특허요건

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목차 1 특허요건 1.1 산업상 이용가능한 발명 1.1.1 발명의 성립성 1.1.2 산업상 이용가능성 1.2 명세서 기재요건 1.2.1 발명의 상세한 설명 1.2.2 특허청구범위 1.3 신규성 1.3.1 공지 및 공연실시된 발명 1.3.2 반포된 간행물에 기재된 발명 1.3.3 신규성 의제 1.3.4 선행기술조사, 특허분석(Patent Map) 1.4 진보성 1.4.1 진보성판단 일반 1.4.2 특수한 발명에서의 진보성 판단 1.5 기타 불특허사유 1.5.1 선출원주의 1.5.2 확대된 선원 1.5.3 정당한 권리자의 보호 1.5.4 공동발명 1.6 출원의 보정 등 1.6.1 출원의 보정 1.6.2 국내우선권 1.6.3 분할출원

특허요건

산업상 이용가능한 발명

발명의 성립성

제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. [개정 95·12·29]
 1. "발명"이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.
 2. "특허발명"이라 함은 특허를 받은 발명을 말한다.

특허법상 발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다. 따라서 청구항에 기재된 발명이 자연법칙 그 자체나 인간의 정신활동, 논리법칙, 경제법칙을 그대로 이용하고 있는 경우에는 발명에 해당하지 아니하고, 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 발명에 해당하지 않는다.

사례 : 외국어발음 표기문자의 형성방법, 특허법원 2002. 1. 17, 2001허3453

• 기초사실

갑1 내지 6호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 출원발명의 내용

명칭; 외국어발음 표기문자의 형성방법

출원일/출원번호; 1997. 3. 8./1997-7849호 ㅤ 출원인; 원고

특허청구범위(1998. 5. 6. 보정된 것임)

1. 외국어 발음표기 문자를 형성하는 방법에 있어서, 문자에 대한 한글과 외국어의 발음상의 차이에 의하여 표기시에 차이가 생기는 문자들의 표시를 위하여 해당 문자의 발음시에 형성되는 사람의 목구멍의 형상과 혓소리가 발음상 변화를 일으키는 현상과 이에 따른 입술모양에 따라서 문자를 변형시켜서 형성하는 것을 특징으로 하는 외국어 발음표기 문자의 형성방법.

2. 제1항에 있어서, 상기 문자는 상기 목구멍의 형상 중 하단부의 모양에 따라서 기존의 한글에 변형을 가하여 형성하는 것을 특징으로 하는 외국어 발음표기 문자의 형성방법.

3. 제1항에 있어서, 상기 문자는 상기 혓소리의 상단부의 모양에 따라서 기존의 한글에 변형을 가하여 형성하는 것을 특징으로 하는 외국어 발음표기 문자의 형성방법.

(특허청구범위 제4, 5항은 영어 및 중국어 발음표기 문자를 구체적으로 한정하고 있는 종속항인바, 그 기재를 생략함.)

• 특허청의 결정과 특허심판원의 심결

(1) 거절사정

특허청은 2000. 5. 30. 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 내지 제5항에 기재된 발명은 인간의 순수한 지능적ㅤ정신적 활동에 의하여 발견되고 인위적인 결정에 의하여 만들어진 법칙에 불과한 것일 뿐, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아니어서 발명에 해당하지 아니하므로 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위배되어 특허받을 수 없다는 이유로 이 사건 출원발명을 거절사정 하였다.

(2) 원고의 거절사정불복심판청구(특허심판원 2000원1292호)

이 사건 출원발명에서 형성된 문자들은 기존의 한글에 변형을 가하여 형성된 것으로서 기존의 한글을 변형하여 정해지는 문자가 항상 이 사건 출원발명과 같은 형상의 문자로 당연히 정해진다고는 할 수 없으므로 이 사건 출원발명은 자연법칙과는 관계없는 인위적 결정에 의한 것으로 인정되고, 더욱이 이 사건 출원발명과 같이 한글에 변형을 가하여 형성된 문자는 우리나라 사회에서 이 사건 출원발명과 같이 사용할 것을 약속하지 아니하면 아무런 의의도 없는 것이어서 이 사건 출원발명은 인위적인 약속 등에 의한 것일 뿐, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 인정되지 아니하므로 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정하는 발명에 해당되지 아니하여 특허 받을 수 없는 것이다.

• 특허법원의 판단

가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지

(1) 특허청이 원고에게 이 사건 출원발명이 자연법칙을 이용한 기술에 해당하지 아니한다는 의견제출통지를 한 것에 대하여 원고가 이를 반박하는 의견서와 관련자료를 제출하였음에도 특허청이 이에 관한 증거자료의 제시나 설명도 없이 거절사정한 것은 부당한 것임에도 이 사건 심결에서는 이를 심리하지 아니하였고, 특허심판원은 이 사건 심결의 이유를 심결문 작성 전에 원고에게 통지하지 아니한 채 심결을 하였으므로 이는 위법한 것이다.

(2) 훈민정음의 제자원리인 음양오행이 자연법칙이므로 훈민정음은 자연법칙을 이용한 특허법상의 발명인 것이 명백하고, 이러한 점에 비추어 볼 때 이와 유사한 제자원리에 의한 이 사건 출원발명의 문자 형성방법 또한 자연법칙을 이용한 특허법상의 발명이다.

나. 판단

(1) 이 사건 심결에 절차 위반의 위법이 있는지 여부

갑1,2,3,4,5호증의 각 기재에 의하면, 특허청 심사관이 1999. 12. 29. 원고에게 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 내지 제5항은 인간의 순수한 지능적ㅤ정신적 활동에 의하여 발견되고, 인위적인 결정에 의하여 만들어진 법칙으로서 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 아니므로 특허의 대상이 될 수 없다는 취지의 거절이유를 통지한 사실, 이에 원고가 2000. 2. 22. 이 사건 출원발명은 우리말에 없는 외국말 소리를 자연법칙을 기초로 하여 정확히 형상화시켰으므로 단순히 글꼴을 변형시킨 것이 아닌 순수발명품이라는 요지의 의견서와 함께 참고자료들을 제출한 사실, 특허청 심사관은 2000. 5. 31. 이 출원은 2000. 2. 24. 자 접수된 의견서에 의하여 재심사한 바 비고란에 기재된 사유에 의하여 1999. 12. 29.자 거절이유의 전부를 해소하지 못하였으므로 특허법 제62조의 규정에 의거 거절사정합니다 라는 내용의 거절사정을 한 사실이 인정되는바, 특허법 제63조는, 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 고 규정하고 있을 뿐이므로 심사관은 출원인이 제출한 의견서를 검토한 후 특허의 부여 여부를 결정하면 충분하고, 심사관이 거절사정을 함에 있어서 출원인이 제출한 의견서의 내용에 대한 개별, 구체적인 답변을 거절사정서에 기재하여야 하는 것은 아니므로 이를 내세우는 원고의 주장은 이유 없다.

또한, 원고는 이 사건 심판단계에서 심판부가 심결이유를 심결문 작성 전에 통지하지 아니하였으므로 이 사건 심결은 위법한 것이라고도 주장하고 있으나, 살피건대, 특허법 제170조 제2항에는 심판단계에서 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하도록 규정하고 있고, 이 사건 심결의 이유는 이 사건 출원발명이 자연법칙과는 관계없는 인위적인 결정에 의한 발명이라는 것으로서 이는 거절사정의 이유와 동일한 것임은 앞서 본 바와 같으며, 특허심판원의 심판부가 심판청구인에게 심결문 작성 전에 심결의 이유를 통지하여야 할 의무가 있는 것도 아니므로 이와 관련된 원고의 주장 또한 이유 없다.

(2) 이 사건 출원발명이 특허법상 발명에 해당하는지 여부

(가) 판단기준

특허를 받기 위해서는 먼저 산업상 이용할 수 있는 발명 이어야 하고(특허법 제29조 제1항 본문), 특허법상 발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것 을 말하는 것이며(특허법 제2조 제1호), 자연법칙 이란 자연의 영역에서 경험에 의하여 발견되는 법칙으로서 일정한 원인에 의하여 항상 일정한 확실성을 가지고 같은 결과가 반복하여 발생할 수 있는 법칙(인과율)에 따르는 것임과 동시에 제3자에 의하여도 반복하여 재현될 수 있는 것, 즉 재현 가능성 또는 반복가능성을 구비한 것이라야 한다.

따라서 출원발명이 인간의 추리력 기타 순지능적ㅤ정신적 활동에 의하여 발견되고 안출된 법칙(수학 또는 논리학적 법칙 등), 인위적인 결정(금융보험제도, 과세제도, 유희방법 등) 또는 경제학상의 법칙에 해당하거나 이와 같은 것만을 이용하고 있는 경우에는 자연법칙을 이용하지 아니한 것이어서 특허법상의 발명에 해당하지 아니한다.

(나) 이 사건 출원발명이 특허법상의 발명인지 여부

갑3호증의 기재에 의하면, 이 사건 출원발명은 우리나라의 고유한 문자표기를 좀 더 다양화시켜서 정확한 외국어 발음을 표기할 수 있도록 하는 외국어 발음표기 문자의 형성방법을 제공하는 것을 그 목적으로 하고 있고, 청구항 1에 기재된 발명의 기술구성은 외국어 발음표기 문자를 형성하는 방법에 있어서, 문자에 대한 한글과 외국어의 발음상의 차이에 의하여 표기시에 차이가 생기는 문자들의 표시를 위하여 해당 문자의 발음시에 형성되는 사람의 목구멍의 형상과 혓소리가 발음상 변화를 일으키는 현상과 이에 따른 입술모양에 따라서 문자를 변형시켜서 형성하는 외국어 발음표기 문자의 형성방법이며, 청구항 2 내지 청구항 5는 청구항 1을 구체적으로 한정한 종속항인 사실이 인정된다.

이 사건 출원발명의 기술구성을 이 사건 출원발명의 상세한 설명 및 도면에 기재된 구체적인 예를 참고로 하여 살펴보면, 영어 등 외국어의 발음을 표기할 때 기존의 한글만으로 정확히 표기할 수 없는 발음인 영어의 'r'과 'l'을 과 의 문자로 표기하고, 영어의 'b' 와 'v'를 'ㅤ'과 ' '의 문자로 표기하고, 영어의 'p'와 'f'를 'ㅤ'과 ' '의 문자로 표기하고, 영어의 'd'와 ' th '를 'ㅤ'과 ' '의 문자로 표기(기타 문자들은 생략함)하는 등과 같은 방법으로 외국어의 발음을 기존의 한글 및 이와 별도로 고안한 기호를 함께 사용하여 정확히 표기하도록 하겠다는 것인바, 문자를 발음할 때 목구멍의 형상, 혓소리가 발음상 변화되는 현상 및 입술모양은 누구에게나 반복 관찰될 수 있는 것이지만, 관찰된 그 형상 및 모양 등을 문자로 형성하는 것은 문자를 형성하는 사람의 주관에 따라 다양하게 변형이 가능한 것일 뿐 아니라(알파벳이나 한글 모두 표음문자에 해당하면서도 그 구체적인 기호에 있어서는 차이가 있음은 이와 같은 현상에 기인한 것이다), 문자를 발음할 때 목구멍의 형상, 혓소리가 발음상 변화되는 현상 및 입술모양은 사람마다 조금씩 차이가 있게 마련이므로 특정한 외국어의 발음이 항상 이 사건 출원발명의 문자형성방법에 의하여 형성된 특정의 문자 또는 기호로 필연적으로 정해지는 것이라고는 할 수 없으므로 그 반복가능성(재현 가능성)이 결여된 것이다.

결국, 이 사건 출원발명이 문자표기방법으로서 의미를 가지려면 언어사회에서 원고가 정하는 특정한 모양의 기호를 특정한 외국어 발음의 표기방법으로 정한다는 약속을 하고 이를 준수하는 것이 필요한 것이고 이는 자연법칙과는 관계없는 인위적 결정에 지나지 않는 것이어서 특허법상의 발명에 해당되는 것이라고 할 수 없으므로, 훈민정음의 기초인 음양오행설이 자연법칙에 해당하고 조음기관의 모양도 인간 모두에게 공통적인 것이어서 훈민정음이나 이 사건 출원발명은 모두 특허법상의 발명에 해당하는 것이라는 주장에 대하여는 나아가 살필 것도 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.

관련 문제

중국어의 한글 표기법에 관한 발명(온누리한글)

휴대폰 문자입력방법 ex) 천지인

특허청 심사지침서, 발명에 해당하지 않는 유형 : 자연법칙 자체, 단순한 발견, 자연법칙에 위배되는 것, 자연법칙을 이용하지 아니한 것, 기능, 단순한 정보의 제시, 미적 창조물, 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체, 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것, 아직 완성되지 아니한 발명(미완성 발명)

ex) 악기 연주방법, 투구방법(Cummings curveball), 높이뛰기방법(Fosbury Flop); cf) Repeatable and Accurate Golf Putting Apparatus and Method(U.S. Patnet No. 5,913,738)

미국 특허법 제101조 (Invention Patentable) Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirements of this title.

관련 판례

에너지 보존법칙에 반하는 발전기

특허법원 2005. 11. 25, 2005허537 "이 사건 출원발명은 발전기를 교류장에 부가한 진행자기장을 만드는 1차권선 및 1차권선으로 설정된 진행자기장과 교류장에 교차결합 되어지도록 배치된 2차권선으로 구성함으로써, 입력전력보다 더 큰 출력전력을 얻어 출력의 일부를 입력으로 공급하여 초기 시작단계를 제외하고는 외부에서의 에너지 공급 없이도 지속적으로 자가발전을 한다는 것이어서, 자연법칙 중 에너지보존법칙에 어긋나고, 한편 에너지보존법칙에 반하는 물리현상이 있음을 인정할 아무런 증거가 없을 뿐만 아니라, 이 사건 출원발명의 명세서에 의하더라도 이 사건 출원발명이 어떠한 원리에 의하여 에너지보존법칙에 반하여 입력전력보다 더 큰 출력전력을 얻을 수 있는지 전혀 알 수 없어서(갑 제2호증의 1, 2) 이 사건 출원발명이 에너지보존법칙을 뛰어넘거나 보완하는 새로운 발견을 한 것으로 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원발명은 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 볼 수 없다."

대법원 98후744 "양수조로부터 급수조로 낙하하는 물을 이용하여 수력발전기를 돌려 에너지를 얻고, 급수조에 낙하된 물은 다시 제네바 기어장치, 노즐회전관 및 복수의 공기실을 이용한 연속적인 수격작용(水擊作用)에 의하여 폐수되는 물이 없이 전량을 양수조로 끌어 올려서 재순환시킴으로써 계속적인 에너지 추출이 가능하도록 하는 것을 요지로 하는 출원발명은 일정한 위치에너지로 유지되는 수조의 물을 수격작용에 의하여 그 수조의 물의 자유표면보다 일정 높이 위에 위치한 수조로 끌어 올리는 공지된 양수펌프에서와 같이 수조로부터 낙하되는 물의 상당 부분을 폐수하고 남는 일부분의 물만을 높은 위치의 수조로 양수하는 것이 아니라, 외부의 에너지 공급 없이 급수조에서 낙하하는 물 전부를 폐수되는 물이 없이 보다 높은 위치의 양수조로 끌어 올린다는 것이 되어 에너지 보존 법칙에 위배되므로, 출원발명은 자연법칙에 어긋나는 발명으로서 특허법 제29조 제1항 본문에서 규정한 발명의 요건을 충족하지 못한다."

특허법원 2004. 10. 8, 2002허5715 "과거 양자론의 수소 원자 모델의 문제점을 해소하기 위해 제시된 발명"

대법원. 2003. 5. 16, 2001후3149 "생활쓰레기 재활용 종합관리방법"

관련 문제

특허청 심사지침서: 논리적인 법칙이나 수학적인 원리 그자체나 이를 직접적으로 이용하는 방법이나 원리 자체에 대하여 특허를 청구하는 것이 아니고, 수학적인 연산을 통하여 변환되는 데이터를 이용하여 특정한 기술수단의 성능을 높인다거나 제어함으로써 유용하고 구체적이고 실용적인 결과를 얻을 수 있는 기술적인 장치나 방법으로 청구하는 경우에는 그와 같은 장치나 방법이 특정한 목적을 달성하기 위한 합리적인 수단으로서 보편성과 반복성 및 객관성을 갖는 것이라면 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라 할 것이다. (2006.10.1. 개정) 또한 특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로 판단하여야 한다. 따라서, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니하고, 반대로 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있지 아니한 부분(예: 수학공식 등)이 있어도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당된다. (2006. 10.1. 개정)

미완성 발명

완성된 발명에 이르지 못한 이른바 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, i) 발명이 복수의 구성요건을 필요로 할 경우에는 어느 구성요건을 결여한 경우, ii) 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, iii) 해결과제, 해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, iv) 용도를 밝히지 못할 경우, v) 발명의 기술적 사상이 실현가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로 볼 것이며, 어떤 특허출원이 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세어의 기재요건을 충족하지 못하였다고 하여 이를 미완성 발명이라고 단정할 수는 없다고 할 것이다(특허법원 2000허7038). 미완성 발명에 해당되는 경우에는 보정에 의해서도 그 하자를 치유할 수 없고, 그와 같은 이유로 거절된 경우에는 선원으로서의 지위도 인정되지 않는다(대법원 91후1656).

발명의 성립성이 문제되는 경우

컴퓨터프로그램 관련 발명

사례 : 인터넷 커뮤니티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법, 특허법원 2006. 12. 21, 2005허11094

"...보정된 청구항 3 발명은 온라인 커뮤니티 활동공간에서 자신의 정체성을 표현하고 새로운 수익모델을 확보하기 위한 BM발명에 해당한다(을 제4호증 6쪽 14줄∽7쪽 1줄, 8쪽 11∽13줄). 따라서, 먼저 보정된 청구항 3 발명에서 소프트웨어에 의한 각 처리단계가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는지 여부를 살펴본다. 보정된 청구항 3 발명의 미니룸 생성 및 관리방법은 사람들이 온라인 커뮤니티에서 자신만의 공간을 만들고 그 공간에 자신만의 물건을 전시하고 꾸밈으로써 자기 정체성을 표현하고자 하는 욕구를 해결함을 목적으로 한다(을 제4호증 6쪽 5∽16줄). 이러한 목적을 실현하기 위한 소프트웨어 수단은 미니룸을 쉽게 만들 수 있는 미니룸 생성 시스템과 이를 커뮤니티 게시판이나 회원 홈페이지를 통하여 다른 회원에게 전달할 수 있는 시스템, 미니룸을 꾸밀 수 있도록 하는 미니룸 표현 시스템이다(을 제4호증 6쪽 17줄∽ 7쪽 1줄). 그리고 소프트웨어에 의한 정보처리에 이용되는 하드웨어 수단은 온라인 커뮤니티라는 표현으로부터 유추되는 서비스제공자의 서버, 회원단말기, 인터넷망을 비롯한 미니룸 저장공간(10), 가구 저장공간(30) 및 미니룸 가구저장 공간(20)이다. 따라서, 보정된 청구항 3 발명은 문언상으로만 보면, 미니룸 생성·전달·표현 시스템의 소프트웨어 처리단계와 미니룸 저장공간, 가구 저장공간 및 미니룸 가구저장 공간의 하드웨어 수단이 포함되어 있기는 하다.

그러나 보정된 청구항 3 발명의 청구범위에는 아래에서 보는 바와 같이, 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 발명의 목적이 달성되는지에 대하여 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다. ① 제1단계 구성에서 회원가입과 동시에 서비스제공자 서버의 미니룸 저장공간(10)에 미니룸이 자동 생성만 될 뿐, 회원이 컴퓨터를 통해서 미니룸의 생성 여부를 어떻게 확인하는지 명확하게 기재되어 있지 않다. ② 제2단계 구성의 “전시”라는 표현은 회원이 볼 수 있는 상태를 전제로 하는 것임에도, 기억수단인 데이터베이스[가구 저장공간(30)]에 가구가 어떻게 전시되고, 회원이 구매가구 선택을 위해 데이터베이스에 저장된 가구목록에 어떻게 접근하여 선택할 수 있는지 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다. ③ 제3단계 구성에는 회원이 데이터베이스[미니룸 가구저장 공간(20)]에 어떻게 접근하여 어떤 방식으로 가구위치를 지정할 수 있는지 명확하게 기재되어 있지 않다. ④ 제4단계 구성에서 온라인 게시판에 글이 저장될 경우에 데이터베이스(회원의 미니룸)에 어떻게 접근하고 이를 불러내는지 명확하게 기재되어 있지 않다. 결국, 보정된 청구항 3 발명의 청구범위는 그 구성요소인 각 단계들이 소프트웨어와 하드웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 않을 뿐 아니라, 사용목적에 따른 각 단계별 정보의 연산 또는 가공이 어떻게 실현되는지에 대해 구체적으로 명확하게 기재되어 있지도 않다. 따라서, 보정된 청구항 3 발명은 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다.

원고는, 보정 전 청구항 3 발명에서 미니룸과 관련된 단계별 정보를 회원에게 제공하고 선택하도록 하는 것은 필수구성요소가 아니고, 청구범위에 범용성이 있는 하드웨어나 자명한 정보처리에 대한 기재가 나와 있지 않더라도 발명으로 성립할 수 있다고 주장한다. 그러나 BM발명은, 컴퓨터에서 단순히 읽혀져 특정한 결과를 얻는 것을 목적으로 하는 컴퓨터프로그램과 달리, 하드웨어와 소프트웨어의 상호 유기적인 결합 내지 협동관계에 의해 발명의 목적에 대응한 특유의 동작방법이 구현되고 추가적인 상승효과가 발생할 때 비로소 발명으로 인정된다. 따라서, 특허청구범위에 각 정보를 처리하는 단계들이 하드웨어를 어떻게 이용하여 발명의 목적을 달성하는지에 대하여 구체적이고 명확하게 기재되어야 한다. 원고의 위 주장은 이유 없다..."

관련 판례

대법원 2001. 11. 30, 97후2507 "하드웨어와 결합된 컴퓨터 프로그램 관련 발명(10-1990-0009332)"

"...기록에 의하면 제5항 발명은 기본워드에 서브워드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 워드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있으므로 이와 같은 제5항 발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다...

기록에 의하면 제5항 발명은, 우선 그 특허청구범위자체에서 수치제어장치(하드웨어)에 수치제어 입력포맷을 사용해서 서브워드에 의해 기계식별·제어·작동시키는 방법으로 되어 있어 하드웨어를 이용하고 있는 구성으로 되어 있고, 다음으로 그 발명의 상세한 설명에는 이 사건 출원 발명이 복합 공작기계의 제어가 자유로운 동시에 다공정 공작기계의 제어도 각 유닛별·기능용 워드의 통일과 유△조합의 변경에 의한 가공이 가능한 수치제어방법을 얻는 것을 그 목적으로 하고 있으며, 또한 가공 프로그램에 사용되는 순서번호, 준비기능워드 등 기본워드에 서브워드를 부가함으로써 제어축 수의 증가, 제어기능이 확장되고 1계통제어, 다계통제어가 장치 외의 별도의 제어기기를 보충하는 일 없이 작용한다고 되어 있고, 또 기본워드에 서브워드를 부가하는 방법에 대해 개시되어 있으며, 이들에 의하여 작동, 제어되는 실시례가 기재되어 있어, 한 가지 이상의 실행되어야 할 동작을 가지고 있고 또한 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 공개되어 있음을 알 수 있어 제5항 발명에는 하드웨어 자원이 이용되고 있는 것으로 볼 수 있다..."

특허법원 2001허942 "삼성전자 원격교육특허사건"

"...이 사건 특허발명은 단순한 수학적인 원리나, 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능의 단순한 이용 자체를 특허로 청구하고 있는 것이 아니라, 인터넷이라는 기술적인 통신수단에 의하여 연결되고, 원격 교육을 위한 교육용 페이지와 평가용 페이지를 상호 전송하고 학습이나 시험데이터를 평가하고 관리 및 저장함으로써 시간과 장소의 제약을 덜 받으면서 동시에 학습과 평가의 결과를 지속적으로 할 수 있는 효과적인 원격 교육을 가능하게 한다는 구체적이고 실용적인 효과를 달성할 수 있는 기술적인 수단으로서, 접속부, 인터페이스부, 운영시스템 등의 수단과 함께 CGI 프로그램부와 데이터베이스부 및 데이터베이스관리부 등으로 구성된 원격교육 수단이 유기적으로 결합된 단말장치와 서버장치를 청구하고 있고, 이러한 장치들이 자연법칙을 이용한 기술적 장치들로서 원격교육의 수단으로서 보편적, 반복적으로 사용될 수 있는 기술 수단임은 명백하므로 이 사건 특허발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상 이라고 할 수 있다. ..."

특허법원 2006. 12. 14, 2006허1742 "생활설계 토털 컨설팅 제공방법";

"...청구항 1 발명은 정보 기술을 이용하여 새로운 영업방법을 실현하는 BM(business method)발명으로서, ① 네트워크를 기반으로 상품 구매 정보 및 가상 아이템 정보를 이용하여 아이템 서버에서 컨설팅 정보를 제공하는 방법에 있어서(이하 ‘전제부의 구성’이라고 한다), ② 사용자로부터 생활설계 요청을 수신하는 단계(이하 ‘제1단계의 구성’이라고 한다), ③ 데이터베이스로부터 미리 저장된 상기 사용자의 상품 구매 정보, 획득 아이템을 추출하는 단계(이하 ‘제2단계의 구성’이라고 한다), ④ 추출된 상품 구매 정보 및 획득 아이템을 이용하여 상기 사용자의 생활설계 기초 정보를 도출하는 단계(이하 ‘제3단계의 구성’이라고 한다), ⑤ 도출된 생활설계 기초 정보를 분야별, 영역별로 분석하거나 미리 저장된 생활설계 기준 정보와 비교하는 단계(이하 ‘제4단계의 구성’이라고 한다), ⑥ 위의 분석 또는 비교 결과를 이용하여 사용자의 생활설계 결과를 산출하는 단계(이하 ‘제5단계의 구성’이라고 한다) 및 ⑦ 그 생활설계 결과를 사용자에게 전송하는 단계(이하 ‘제6단계의 구성’이라고 한다)로 구성되어 있다.

청구항 1 발명이 이루고자 하는 기술적 과제의 요지는, 실생활과 가상세계를 이어주는 매개체로서 실물 및 추상개념과 일대일 등가인 ‘아이템’을 도입하여 실물자산의 가치평가와 계획구매, 재테크 및 일생의 자금소요 분석 등 개인 생활 전반에 관한 토털 컨설팅을 제공하는 것이다. 따라서, 청구항 1 발명의 구성요소들 중 위 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분은 사용자의 생활설계 기초 정보를 분석, 비교한 후 그 결과를 이용하여 생활설계 결과를 산출하는 제4, 5단계의 구성이라고 판단된다. 그런데, 청구항 1 발명의 청구범위에는 생활설계 기초정보를 분석, 비교하여 의미 있는 결과를 산출하는 구성이 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 아니하다. 또한, 발명의 상세한 설명에도 생활설계 기초 정보를 “미리 정해진 컨설팅 정보 산출 방법”에 따라 분석하거나[갑 3호증(명세서)의 65-9면 중 8-9행], 한국인의 평균치 또는 회원 전체의 평균치와 비교, 분석하여[같은 증거 65-28면 12-13행 및 65-29면 9-10행] 생활설계 결과를 산출한다고만 기재되어 있을 뿐, “미리 정해진 컨설팅 정보 산출 방법”이 구체적으로 어떠한 내용의 방법인지, 생활설계 기초 정보를 한국인의 평균치 또는 회원 전체의 평균치와 구체적으로 어떠한 방식으로 비교, 분석하여 의미 있는 결과를 산출해 내는지에 대하여 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다. 나아가 생활설계 기초 정보에 대한 비교, 분석 및 생활설계 결과의 산출이 소프트웨어와 하드웨어가 어떻게 협동함으로써 실현되는지에 대하여도 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않다. 따라서, 청구항 1 발명 중 사용자의 생활설계 기초 정보에 대한 분석, 비교 및 생활설계 결과를 산출하는 구성은 사람이 생활설계 기초 정보를 분석, 비교하여 결과를 판단하는 과정으로 해석할 수밖에 없다. 결국, 청구항 1 발명은 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분에 사람의 정신적 판단이 개입될 수밖에 없어 자연법칙을 이용하고 있다고 볼 수 없으므로, 전체적으로 볼 때 특허법상의 발명에 해당한다고 볼 수 없다. 설령, 청구항 1 발명이 자연법칙을 이용하고 있는 특허법상의 발명에 해당한다고 하더라도, 출원발명의 청구범위와 발명의 상세한 설명에 생활설계 기초 정보를 분석, 비교하여 결과를 산출하는 방법이 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 아니함은 앞서 본 바와 같으므로, 청구항 1 발명은 이를 실시하기 위한 방법의 전부 또는 일부를 결여한 미완성 발명에 해당한다고 판단된다..."

특허법원 2007. 6. 27, 2006허8910 "회사여행계획 및 관리시스템 및 방법";

"...구성요소 3, 5는 여행계획과 비용보고에 대한 승인을 여행관리시스템으로 얻는 단계들인바, 일응 여행관리시스템을 통한 소프트웨어 처리단계와 이를 수행하기 위한 여행관리시스템이라는 하드웨어 수단이 포함되어 있기는 하나, 그 소프트웨어와 하드웨어 수단은 매우 추상적인 용어인 ‘여행관리시스템’으로만 기재되어 있다.

즉, 이 사건 제12항 발명의 청구항과 상세한 설명 및 도면을 살펴볼 때 위와 같은 승인을 행하는 주체는 회사 내의 승인권자라는 사람일 수밖에 없고, 발명의 실시를 위하여는 위와 같은 사람에 의한 승인 절차가 필수불가결하다고 보이는바, 위 여행관리시스템이 회사 여행자 등으로부터 요청된 여행계획이나 비용보고를 어떠한 구체적인 수단이나 절차를 통하여 위 승인권자로부터 승인받는지, 위 승인 절차에서 승인권자인 사람의 행위와 위 시스템의 행위가 어느 정도로 관련되어 있는지 등에 대한 소프트웨어와 하드웨어의 구체적인 협동 수단 및 그 협동 관계가 불명료하고, 단순히 ‘여행관리시스템으로 승인을 얻는 단계’라고만 기재되어 있다.

그리고 청구항 전체로도, 여행관리 시스템이 특정한 목적 달성을 위하여 갖추어야 할 구체적인 협동 수단(예를 들면, 여행계획이나 비용보고의 작성과 보고 루트를 자동화하고, 승인권자에게 적절한 승인, 정밀한 비용상환 등을 보장하기 위한 자동화된 요약보고나 구체적인 시스템으로 구현된 승인 화면을 제공하며, 이때 회사 자원의 적절한 관리가 가능하도록 하는 여행계획 및 비용보고 모듈과 위 모듈로부터 발생한 자료를 통합하여 회사 여행관리자나 부서관리자들이 활용할 수 있도록 하는 여행결정 모듈 등이 동시에 작성, 제공되게 하는 수단 등)이 어떻게 구현되는지를 구체적으로 한정하지 않고 있어서, 소프트웨어와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법으로 구축되어 새로운 효과를 발휘하고 있다기보다는, 컴◇터나 인터넷시스템의 범용적인 기능이 단순히 이용되고 있는 것에 불과하다고 보이므로, 이 사건 제12항 발명은 전체적으로 위와 같은 컴◇터나 인터넷시스템의 범용적인 기능을 이용하는 사람의 행위 위주로 구성된 것으로서 자연법칙을 이용한 기술적 사상에 해당한다고 할 수 없는 것이다..."

참고자료

정재훈, 소프트웨어 발명의 판례 해석에 따른 이원적 구분과 특허법적 보호

이철남, 컴퓨터프로그램보호론 중 제3장 컴퓨터프로그램 관련 발명의 보호 참조

미생물, 식물, 동물관련 발명

대법원 2005. 9. 28, 2003후2003 "미생물 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 발명"; 대법원 96후658

"...미생물을 이용한 발명에 있어서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 없는 경우에는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고, 명세서에 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하는 외에 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하지 아니하면 그 발명이 완성되었다고 할 수 없는 한편, 특허협력조약에 의한 국제출원으로서 특허절차를 위한 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약에 따라 세계지적소유권기구(약칭 : WIPO) 총장이 승인한 국제기탁기관에 기탁한 경우에는 1985. 2. 26.자 특허청 고시 제85-1호에 의하여 국제특허출원의 출원번역문 제출기간이 경과하였다고 하더라도 그 출원이 공개되기 전까지 그 미생물을 한국과학기술원 또는 사단법인 한국종균협회에 다시 기탁하고 그 기탁증명서를 제출하면 된다.

위 법리와 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 원 출원발명은 국제기탁기관인 미국의 ATCC에 이 사건 미생물을 기탁하였고, 국내에서는 그 출원 공개일인 1987. 2. 28. 이전임이 역수상 명백한 1986. 9. 12. 한국종균협회에 이 사건 미생물을 기탁하였으므로 위 기탁이 기탁 기준일 이후에 이루어진 것이라고 할 수 없음에도 불구하고 이와 달리 판단한 원심에는 미생물 기탁에 관한 법리를 오해한 위법이 있으나, 위 기탁일 이후에 원 출원발명에서 분할되어 출원된 이 사건 특허발명의 출원서에 위 기탁사실을 증명하는 서면이 별도로 첨부된 바는 없고, 이 사건 특허발명의 출원시에 제출된 명세서가 기탁을 증명하는 서면에 해당한다고 할 수 없음은 아래에서 보는 바와 같으므로 원심의 이러한 잘못은 이 사건 특허발명이 미완성발명이어서 그 권리범위를 인정할 수 없다는 원심의 결론에 아무런 영향이 없다.

나. 구 특허법 시행령 제1조 제2항이 정한 '기탁사실을 증명하는 서면'은 미생물의 수탁기관이 발행하는 미생물수탁번호통지서나 수탁증 등과 같이 당해 미생물의 기탁사실을 객관적으로 증명하는 서면을 말하는 것이므로, 특허발명의 출원시에 제출된 명세서에 당해 미생물의 기탁번호·기탁기관의 명칭 및 기탁연월일을 기재하였다고 하더라도, 이는 구 특허법 시행규칙 제31조의2 제2항의 명세서 기재요건을 충족한 것으로 볼 수 있을 뿐, 이러한 출원서의 제출을 들어 위 시행령 제1조 제2항의 '기탁사실을 증명하는 서면'이 제출되었다고 할 수는 없고, 이 사건 미생물이 미국의 ATCC에 기탁되어 있다는 사실만으로는 이 사건 특허발명의 우선일인 1984. 12. 4.경 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 미생물을 용이하게 얻을 수 있는 것이라고 할 수도 없으며, 특허발명의 심사단계에서 미생물 기탁증명서의 미제출을 간과한 채 특허가 되었다고 하여 그 출원절차상의 하자가 치유된다거나 출원에 있어서의 하자를 들어 특허의 효력을 부인하는 것이 금지된다고 보아야 할 아무런 근거가 없다.

다. 따라서 미생물의 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 이 사건 특허발명은 미완성 발명에 해당하고, 미완성발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 원고의 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 미생물기탁이나 특허발명의 권리범위에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다..."

특허법원 2002. 10. 10, 2001허4722 "반복재현성이 없는 돌연변이 변종식물"

"...따라서 변종 식물의 발명이라도 특허법 제29조 제1항의 '산업상 이용할 수 있는 발명'에 해당하기 위해서는 출원발명이 완성된 발명이어야 할 것이고, 발명으로서 완성되었다고 하려면 당업자가 명세서에 기재된 바에 따라 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있어야 할 것인바, 당업자가 이 사건 출원발명을 반복하여 실시할 수 있다는 의미는 당업자가 동일한 육종소재를 사용하여 동일한 육종과정을 반복하면 명확히 동일한 변종 식물을 재현시킬 수 있다는 의미이고, 이러한 반복재현성을 갖기 위하여는 반드시 첫째 단계로 이 사건 출원발명에서와 같은 특징을 가진 돌연변이가 일어난 장미의 변종식물을 얻을 수 있어야 하고, 그 다음 단계로서 그 변종을 자손대까지 수립 및 전달하는 과정이 모두 가능하여야만 그 목적을 달성할 수 있는 것이므로, 이 사건 출원발명이 완성된 발명으로 되기 위하여는, 위 두 단계에 모두 반복재현성이 요구되어, 먼저 첫째 단계로 당업자가 육종소재(교배친으로 선택된 변종 식물)를 사용하여 교배하는 교배친들의 개체수, 교배과정, 교배에 의하여 얻어진 자손의 개체수, 반복된 세대수, 재배조건, 변이개체를 선발하는 기준과 둘째 단계로 육종과정(무성생식)을 반복하면 동일한 변종 식물을 재현시킬 수 있는 방법이 제시되어야 할 것이다.

보건대, 무성번식식물에 있어서 일단 신품종이 얻어지면 그 이후는 무성적 증식방법에 의해 동일한 특성을 재현할 수 있는 것이어서, 장미의 일종인 'Rosa canina Inermis' 등을 대목으로 하여 이 사건 출원발명의 변종 식물을 아접에 의하여 무성번식시키는 과정 즉 위 둘째 단계에 있어서의 반복재현성은 인정된다고 할 것이지만, 이 사건 출원발명의 변종 식물을 얻는 위 첫째 단계에 대하여 이 사건 출원명세서에는 교배친이 '황색 플로리분다 장미 식물 No. 966'이라고 기재되어 있고, 수분에 의해 육종된다고는 기재되어 있으나, 이들을 교배시킬 경우 암수의 유전자가 합쳐지는 과정에서 무수한 변화가 일어날 뿐 아니라, 이 사건 출원명세서에는 교배된 교배친들의 개체수, 교배에 의하여 얻어진 자손의 개체수, 반복된 세대수, 재배조건 등 교배육종을 수행하기 위한 구체적인 사항이 전혀 기재되어 있지 아니하여 당업자가 이러한 명세서의 기재에 따라 반복 실시하더라도 목적하는 이 사건 변종 식물을 얻을 수 있을 것이라 할 수 없어 반복재현성이 인정되지 않는다고 할 것이다..."

특허법원 2001. 12. 7, 2000허7519

"...식물에 있어서 일단 신품종이 얻어지면 그 이후는 고접·아접 등의 무성적 증식방법에 의해 동일한 특성을 재현할 수 있다 할 것이므로, 이 사건 출원발명도 발견된 복숭아 변이종을 고정화하는 과정에서는 반복재현성이 인정된다 할 것이다. 그러나 이 사건 출원발명의 복숭아와 동일한 특징을 갖는 복숭아나무는 인위적인 조작 없이 자연교잡과정에서 돌연변이를 일으킨 변이종을 우연히 발견한 것으로서, 동일한 특징을 갖는 변이종이 돌연변이에 의해 생길 가능성은 극히 희박하므로, 이 분야에 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원발명의 복숭아나무 가지를 용이하게 얻을 수 있다 할 수 없어, 이 사건 출원발명의 복숭아 변이종을 얻는 과정에 대한 반복재현성은 인정할 수 없다.

어떤 발명이 산업상 이용할 수 있는 완성된 발명에 해당하려면 그 일부분이 아닌 발명의 전체에 반복재현성이 인정되어야 할 것이므로, 이 사건 출원발명은 발견된 변이종을 고정화하는 과정에서는 반복재현성이 인정된다고 하더라도, 이 사건 출원발명의 변이종을 얻는 과정에 반복재현성이 인정되지 아니하므로, 이는 산업상 이용할 수 있는 완성된 발명이라고 할 수 없다..."

관련 문제

종자산업법과 특허법의 공통점 및 차이점 :

제12조 (품종의 보호요건) 품종이 다음 각호의 요건을 갖춘 때에는 이 법에 의한 품종보호를 받을 수 있다. 1. 신규성 2. 구별성 3. 균일성 4. 안정성 5. 제108조제1항의 규정에 의한 품종명칭

참고자료

공민호, "특허법에 의한 식물발명의 보호", 한국육종학회지 제36-1호, 2004.

용도발명

대법원 2006, 2. 23, 2004후2444 "의약의 용도발명에서 약리효과의 기재" ; 2001후65, 2003후1550 등 참조

"...약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 의하면, 명칭을 ‘피페라진 유도체를 포함하는 인식장애 치료용 약제학적 조성물’로 하는 이 사건 출원발명은 약리기전이 명확하게 밝혀지지 아니한 것임에도 불구하고 명세서에 그 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였다고 할 수 없으므로, 원심이 그 판시와 같은 이유로 이 사건 출원발명은 그 화합물의 효과를 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 이해할 수 있도록 명확하게 기재한 것으로 인정할 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 의약의 용도발명에 있어서의 약리효과 기재요건에 관한 법리오해나 심리미진 등의 위법이 없다...."

산업상 이용가능성

제29조 (특허요건) ①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는
그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

특허법의 최종 목표는 산업발전에 기여하는데 있으므로 모든 발명은 산업상 이용가능성이 있어야 한다. 하지만 특허법 제29조의 '산업'은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 최광의의 개념으로 해석된다. 파리조약 제1조(3)에도 산업재산권은 최광의로 해석되어 엄격한 의미의 공업 및 상업뿐만 아니라 농업 또는 채취산업의 분야 및 제조 또는 천연의 모든 산품, 예컨대 포도주, 곡물, 담뱃잎, 과실, 가축, 광물, 광천수, 맥주, 꽃, 밀가루에 대하여도 적용된다.

다만 개인적 또는 실험적, 학술적으로만 이용할 수 있고, 업으로서 이용될 가능성이 없는 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당되지 않는 것으로 취급한다. 그러나, 개인적 또는 실험적, 학술적으로 이용될 수 있는 것이라도 시판 또는 영업의 가능성이 있는 것은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다. (심사지침서)

또한 '오존층의 감소에 다른 자외선의 증가를 방지하기 위하여 지구표면 전체를 자외선흡수플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법' 등 이론적으로는 그 발명을 실시할 수 있더라도 그 실시가 현실적으로 전혀 불가능하다는 사실이 명백한 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는다. 다만 그 발명이 실제도 또는 즉시 산업상 이용되는 것이 필요하지는 않고, 장래에 이용될 가능성이 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명이라 판단한다. (심사지침서)

대법원 2003. 3. 14, 2001후2801 "수지상 세포를 이용한 발명"

"...이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 실시예에는 이 사건 출원발명에 사용되는 수지상 세포를 사람의 비장으로부터 얻는 방법만이 기재되어 있지만, 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터도 얻을 수 있음이 이미 그 출원일 전에 알려져 있고, 실제로 출원일 이후 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있는 이상, 비록 사람의 비장으로부터 수술에 의하여 수지상 세포를 얻는 것이 일반적이었고, 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 손쉽게 얻는 것이 곤란하여 이 사건 출원발명의 출원일 당시 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 얻는 것이 산업상 이용되고 있지 않다 하더라도, 출원일 당시에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 장래 의학기술의 발전에 따라 장래에 혈액으로부터도 필요한 양의 수지상 세포를 얻는 것이 가능하리라는 것을 용이하게 생각할 수 있다 할 것이므로, 결국 이 사건 출원발명의 수지상 세포를 외과적인 수술을 거쳐 사람의 비장으로부터 얻는 것을 전제로 하여 이 사건 출원발명이 산업상 이용할 수 없는 발명이라고 할 수 없고, 나아가 이 사건 출원발명은 '수지상 세포'라는 물의 발명이므로 산업상 이용가능성이 부정되는 의료행위에 관한 방법의 발명에도 해당하지 아니하며, 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고도 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.

그러나 특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니라 할 것인바, 원심도 인정한 바와 같이 이 사건 출원발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 않아 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 이 사건 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 이 사건 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다 할 것이다..."

의료행위

인간을 수술하거나, 치료하거나, 진단하는 방법의 발명은 산업상 이용가능성이 없는 것이어서 특허의 대상이 될 수 없고(대법원 90후250), 사람을 치료하는 방법에는 치료를 위한 예비적 처치방법이나 건강상태를 유지하기 위하여 처치를 하는 방법이 모두 포함된다. 그와 같은 방법에 대하여 특허를 부여하지 아니하는 주된 이유는, 인간의 생명이나 건강을 유지, 회복하기 위한 방법에 관하여 배타적, 독점적 지위를 부여함으로써 치료, 진단, 질병 예방행위를 자유로이 할 수 없도록 하는 것은, 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하기 때문이다(특허법원 2004허7142).

사례: 의료행위관련 발명, 특허법원 2005. 6. 23, 2004허7142

관련 판례

대법원 1991. 3. 12, 90후250 "인간을 제외한 의료행위관련 발명"

"...원심결은 이 사건 발명의 요지가 왁진 조성물에 관한 것으로서 그 판시내용과 같은 것임을 설시한 다음 본원발명의 특허청구 범위 제3항, 제4항 및 제8항 내지 제10항에는 비록 인간을 제외한 포유동물의 “왁진접종방법”이라고기재되어 있으나 본원발명은 실질적으로 의약을 사용하여 사람의 질병을 예방하는 방법의 발명에 해당되는 것으로서 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로 볼 수 없어 특허를 받을 수 없는 발명에 해당한다고 하여 이 사건 특허출원에 대한 거절사정을 유지하고 있다.

사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의약이나 의약의 조제방법 및 의약을 사용한 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이나 다만 동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있다면이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다고 할 것이다.

기록에 의하면 이 사건에서 출원인이 당초 특허청구 범위의 기재에 있어서 특허청구범위 제3항, 제4항 및 제8항 내지 제10항에 관하여 그 발명이 동물에만 한정됨을 명시하는 취지의 기재를 하지 아니하였으나 특허청 항고심 계속중 위 특허청구범위에 관하여 “인간을 제외한 포유동물의 왁진접종방법”이라고 보정을 하여 그 특허청구범위를 동물에만 한정하고 있으므로, 비록 그 발명이 실질적으로 사람의 질병의 경우에도 적용될 수 있다 하더라도 이를 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 볼 수 없음에도 불구하고 원심이 본원발명은 실질적으로 의약을 사용하여 사람의 질병을 예방하는 방법의 발명에 해당한다는 이유로 본원발명이 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 본 것은 특허요건에 관한 법리를 오해한 위법이 있다할 것이고 이 점을 지적하는 논지는 이유있다..."

특허법원 2004. 7. 15, 2003허6104 "모발의 웨이브방법"

청구항 1. 하기의 단계를 특징으로 하는 케라틴 섬유의 영구적 형성 방법: 100 S-1의 층류(laminar flow rate)중의 점성도 0 내지 2500 mPaㅤs 및 결합력 15g 미만을 특징으로 하는 케라틴 환원 조성물을 케라틴 섬유에 적용하고, 케라틴 섬유를 형태가 갖추어진 상태로 두는 단계, 케라틴 섬유를 환원시키기에 충분한 노출 시간 후, 중간 헹굼 단계 없이 상기 섬유에 산화 조성물을 적용하는 단계, 형태가 갖추어지고 환원된 상기 섬유를 고정하기에 충분한 시간 후, 영구적인 형성 시에 헹굼을 수행하는 단계.

"...인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이 특허의 대상에서 제외된다고 보아 온 근거는, 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 들 수 있는바, 이와 같은 점에 비추어 보면, 인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이라 하더라도 인체에 행하여지는 수술 또는 치료방법 등 의료행위에 해당하지 않는 한, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하여 특허법 제32조 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명 에 해당되어 특허가 허용될 수 없는 경우를 제외하고는, 산업상 이용이 가능하여 특허로서 보호받을 수 있다 할 것이다.

갑 제4호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 출원발명은 일정한 단계를 특징으로 하는 케라틴 섬유의 영구적 형성 방법 에 관한 발명이고, 케라틴 섬유(Keratin 纖維) 라 함은 경단백질(硬蛋白質)로 이루어진 길고 가늘며 연하여 굽힐 수 있는 물질로서 모발(毛髮)을 말하는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면 이 사건 출원발명은 모발에 환원 조성물 및 산화 조성물을 사용하여 모발을 영구적으로 재형성하기 위한 처리 방법에 관한 발명(이른바 모발의 웨이브방법 에 관한 발명)이라 할 것이다. 이러한 모발의 웨이브방법에 관한 발명은 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 의료행위가 아니라 미용행위에 해당한다 할 것이고, 그 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고도 볼 수 없으므로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라고도 할 수 없다 할 것이다. 따라서 모발의 웨이브방법에 관한 이 사건 출원발명은 특허법 제29조 제1항 본문 소정의 산업상 이용할 수 있는 발명에 속한다 할 것이다..."

참고 자료

신혜은, "의료방법발명의 특허법에 의한 보호", 안암법학, 2006.

김병일, "의료관련행위의 특허법에 의한 보호", 산업재산권 제18권, 2005.

박영규, "유전자 치료법을 포함한 의료방법 발명의 특허법적 문제-유럽에서의 논의를 중심으로", 산업재산권 제13권, 2003.

특허를 받을 수 없는 발명

제32조 [특허를 받을 수 없는 발명] 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 
염려가 있는 발명에 대하여는 제29조제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

특허심판원 2003. 9. 30, 2002당29 "내기 게임방 운용방법"

특허심판원 2003. 3. 14, 2002당1494 "성기능 강화용 링"

명세서 기재요건

제42조 (특허출원) ①특허를 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
  1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
  2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 
      경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
  3. 삭제 [2001.2.3]
  4. 발명의 명칭
  5. 발명자의 성명 및 주소
  6. 삭제 [2001.2.3]
②제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.
  1. 발명의 명칭
  2. 도면의 간단한 설명
  3. 발명의 상세한 설명
  4. 특허청구범위
③제2항제3호의 규정에 따른 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 
  쉽게 실시할 수 있도록 산업자원부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 한다. 
④제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 
  2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다. 
  1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
  2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
  3. 삭제 
⑤특허출원인은 제2항의 규정에 불구하고 특허출원 당시에 제2항제4호의 특허청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에
  첨부할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 구분에 따른 기한까지 특허청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다. 
  1. 제64조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지
  2. 제1호의 기한 이내에 제60조제3항의 규정에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날까지
   (제64조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 날부터 1년 3개월이 되는 날 후에 통지받은 경우에는 동항 각 호의 어느 하나에
    해당하는 날부터 1년 6개월이 되는 날까지)
⑥제2항제4호의 규정에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 
  필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.
⑦특허출원인이 특허출원 후에 제5항 각 호의 규정에 따른 기한까지 명세서를 보정하지 아니한 경우에는 그 기한이 되는 날의 
  다음날에 해당 특허출원은 취하된 것으로 본다. 
⑧제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 
⑨제2항의 규정에 의한 요약서의 기재방법등에 관하여 필요한 사항은 산업자원부령으로 정한다. 

(대법원 2006. 11. 24, 2003후2072)

(2) 특허법 제42조 제4항에 관하여

특허법 제42조 제4항은 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 1 또는 2 이상 있어야 하며 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 함을 규정하고 있는데 그 뜻은 다음과 같이 해석하여야 할 것이다. 먼저, 같은 항 제1호는 ‘특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것’을 요구하고 있는바, 그 의미는 청구항은 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 한다는 것이다(대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결, 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 각 참조).

다음으로, 같은 항 제2호는 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구하고 있는바, 그 취지는 특허법 제97조가 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것임에 비추어 특허청구범위에는 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다.

마지막으로, 같은 항 제3호는 청구항에는 ‘발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재될 것’을 규정하고 있는바, 이 규정은 출원발명에 대한 특허 후에 그 특허청구범위에 발명의 구성에 필요한 구성요소를 모두 기재하지 아니하였음을 들어 특허 당시 기재되어 있지 아니하였던 구성요소를 가지고 원래 기재되어 있던 듯이 포함하여 해석하여야 한다고 주장할 수 없음은 물론, 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수구성요소로 파악되어야 하며 일부 구성요소를 그 중요성이 떨어진다는 등의 이유로 필수구성요소가 아니라고 주장할 수 없다는 것(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 참조)을 확인하는 것으로 보아야 할 것이다.

(3) 특허법 제42조 제3항에 관하여

한편, 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 그 뜻은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것이며(대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결, 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결 등 참조),...

사례: 한·영 자동전환 방법, 특허법원 2003. 8.14. 2002허956 (대법원 2006. 11. 24, 2003후2072)

발명의 상세한 설명

관련판례

특허법원 2001. 10. 30, 2000후2958 "화학발명에서의 실시예의 기재"

"...일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 당업자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만, 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 당업자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많고..."

대법원 2007. 3. 30, 2005후1417 "의약의 용도발명에서의 약리효과의 기재정도"

"...명칭을 ‘암로디핀 및 아토르바스타틴을 함유하는 치료적 배합물’로 하는 이 사건 출원발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 출원발명’이라고 한다)은, 이 사건 출원발명의 우선일 전에 그 개개 활성성분인 암로디핀의 약리기전과 아토르바스타틴의 약리기전이 개별적으로 공지되었다거나 암로디핀과 로바스타틴을 병용하는 경우 동맥경화증 등의 질환에 효과가 있다는 사실이 공지되었다는 사정만으로는 이 사건 제1항 출원발명의 암로디핀과 아토르바스타틴의 배합물에 관한 약리기전이 명확하게 밝혀졌다고 할 수 없음에도 불구하고, 명세서에 그 배합물의 약리효과에 관하여 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하지 아니하고 있으므로, 그 약리효과를 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 이해할 수 있도록 명확하게 기재한 것으로 볼 수 없고, 나아가 약리기전이 명확하게 밝혀지지 아니한 이 사건 제1항 출원발명에 대하여 그 출원일 후에 약리데이터 등을 제출함으로써 약리효과를 입증하려는 것은 허용될 수 없다..."

대법원2007. 9. 6, 2005후3338, "선택발명의 명세서 기재 요건"

권영모, "선택발명의 명세서 기재 요건", 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 2008. 2.

대법원 2004. 10. 28, 2002후2488 "변종식물의 반복재현성"

"...그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이러한 명세서의 기재에 따라 반복 실시하더라도 목적하는 이 사건 변종식물을 얻을 수 있을 것이라고 볼 수 없어 반복 재현성이 인정되지 아니하므로, 이 사건 출원발명은 출원 당시에 완성되었다고 볼 수 없어 특허법 제29조 제1항 본문의 규정에 위반될 뿐 아니라, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 실시할 수 있도록 그 명세서가 기재되어 있다고 볼 수도 없어 특허법 제42조 제3항에도 위반되며, ..."

미생물의 기탁

특허법 시행령
제2조 (미생물의 기탁) ①미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 정하는 기탁기관 또는
   「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」 제7조의 규정에 의하여 국제기탁기관으로서의 지위를 
   취득한 기관(이하 "국제기탁기관"이라 한다)에 그 미생물을 기탁하고 특허출원서에 그 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에
   기탁한 경우에는 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙」 제7규칙에 의한 수탁증중 최신의 
   수탁증 사본)를 첨부하여야 한다. 다만, 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 
   입수할 수 있는 경우에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다. 
 ②특허출원인 또는 특허권자는 제1항의 미생물의 기탁에 대하여 특허출원후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체없이 그 
   사실을 특허청장에게 신고하여야 한다.  
제3조 (미생물에 관계되는 발명의 특허출원명세서 기재) 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 
   법 제42조제2항의 규정에 의한 명세서를 기재함에 있어서 제2조제1항 본문의 규정에 의하여 미생물을 기탁한 때에는 그 
   기탁기관 또는 국제기탁기관의 명칭·수탁번호 및 수탁연월일을, 제2조제1항 단서의 규정에 의하여 그 미생물을 기탁하지 
   아니한 때에는 그 미생물의 입수방법을 기재하여야 한다. 
제4조 (미생물시료의 분양) ①제2조에 따라 기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하고자 하는 
   자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 기탁기관 또는 국제기탁기관으로부터 그 미생물시료를 분양받을 수 있다. 
    1. 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우 
    2. 법 제63조제1항(법 제17법 제63조제1항(법 제170조제2항 및 법 제174조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 
     따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우
 ②제1항의 규정에 의하여 미생물시료를 분양받은 자는 그 미생물을 타인에게 이용하게 하여서는 아니된다.

사례 : 간암생쥐 및 그 제조방법, 특허법원 2001. 12. 20, 2000허7748

거절사정 및 특허심판원의 심결

특허청은 2000. 2. 21. 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제4항 및 제5항(이하 각 제4항 발명 및 제5항 발명 이라 한다)은 간암생쥐 수정란의 기탁내용과 수탁증이 누락되어 있어 이 분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 당업자 라 한다)가 용이하게 반복재현할 수 있도록 명세서가 기재된 것으로 인정되지 아니하므로 특허받을 수 없다는 이유로 이 사건 출원발명을 거절사정하였다.

이 사건 출원발명에서 간암 유전자인 X유전자를 함유한 발현벡터 pHEX1 및 수정란의 공여자인 C57BL/6 X DBA 교배생쥐는 이 분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 것이며, 발현벡터 pHEX1을 잘라 수정란에 미세주사하고 이 수정란을 대리모 생쥐의 난관에 이식하여 생쥐를 생산한 후, 그 중 X 유전자가 삽입된 생쥐를 교배하여 형질전환생쥐를 제조하는 공정 자체는 이 분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 것으로 인정된다.

그러나, 이 사건 출원발명의 명세서에 X 단백질 유전자의 발현량이 많으면 태어난 간암 생쥐는 즉시 사망할 수 있으며, 발현량이 적을 때에는 간암으로의 진행이 늦어질 수 있을 것이므로, 예컨대 5카피 정도의 적당한 X 단백질 유전자가 염색체 내로 삽입되는 것이 바람직하다(4쪽 3ㅤ8줄). 간암 생쥐의 꼬리로부터 추출한 게놈의(genomic) DNA로부터 X 단백질 유전자가 5카피 정도 존재함을 확인하였다(5쪽 19ㅤ20줄) 라 기재하고 있는 바와 같이, 이 사건 출원발명은 X 유전자의 발현량이 염색체 내에 5카피 정도로 조절되지 않는 한 이 사건 출원발명에서 사용한 1161 이상의 수정란으로부터 반드시 목적하는 간암생쥐를 얻을 수 있다는 반복재현성이 인정되지 아니하므로, 수정란의 기탁이 이루어지지 않는 한 제4항 발명 및 제5항 발명은 특허법 제42조 제3항 및 제4항의 규정에 위배되어 특허받을 수 없다.

특허법원의 판단

가. 특허법 제42조 제3항 및 제4항의 규정은 미생물기탁과 관련이 없고, 이 사건 출원발명의 출원 전에는 국내에 수정란을 기탁할 기관이 없었기 때문에 이 사건 출원발명은 수정란의 기탁에 관련 없이 특허가 허여되어야 한다는 주장에 대한 판단.

(1) 출원발명이 특허를 받기 위해서는 특허출원서에 첨부된 명세서 중 발명의 상세한 설명 에는, 당업자가 용이하게 그 발명을 반복 실시할 수 있도록 그 발명의 목적ㅤ구성 및 효과가 기재되어야 하는데(특허법 제42조 제3항), 미생물(여기서 미생물은 수정란 을 포함한다)에 관련된 발명의 경우 극미의 세계에 존재하는 미생물의 특성상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있는 보장이 없는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라고 할 수 없기 때문에 신규의 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 한 것인 점(대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결 참조)에 비추어 볼 때, 미생물 기탁제도 는 서면만으로는 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 명세서를 기재하기 어려운 미생물 관련 발명의 특수성을 감안하여, 미생물의 기탁을 통하여 당업자가 명세서의 기재로부터 출원발명을 용이하게 반복 실시할 수 있도록 요구하고 있는 특허법 제42조 제3항의 규정을 보완하기 위한 것이므로 특허법 제42조 제3항의 규정이 미생물 기탁과 아무런 관련이 없다는 원고의 주장은 이유 없다.

(2) 특허법 제42조 제4항은 특허청구범위의 청구항 기재와 관련된 것으로서, 청구항이 1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 2. 발명이 명확하고 간결하게 기재되며, 3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 한다 고 규정하고 있다. 그런데, 위 제1호는 당업자가 보아 청구항에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있어야 한다는 것이고, 제2호는 청구항의 기재가 불명확해서는 안된다는 것이며, 제3호는 청구항에는 불필요한 사항을 기재하지 말아야 한다는 것이므로, 위 법조항은 출원발명의 용이한 반복 실시를 보장하기 위한 미생물 기탁제도와 관계가 있다고 보기는 어렵다.

(3) 한편, 이 사건 출원발명은 1997. 10. 6. 출원된 것이고, 갑4호증의 기재에 의하면, 우리나라에서 1999. 10.부터 생명공학연구소(KCTC)가 동물수정란을 기탁받기 시작한 사실이 인정되므로, 이 사건 출원발명이 출원될 당시에는 국내에 동물수정란을 기탁할 기관이 없었다고 할 것이지만, 당업자가 용이하게 반복 실시할 수 있도록 발명의 상세한 설명 을 기재하여야 한다 는 특허법 제42조 제3항의 규정은 관련 제도의 미비나 출원인의 사정과 관계없이 특허를 받기 위하여 반드시 충족되어야 하는 특허요건이며, 더욱이 미생물의 기탁은 국내 기탁기관뿐 아니라 특허절차상 미생물기탁의국제적승인에관한부다페스트조약 제7조의 규정에 의하여 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 외국의 기탁기관에도 기탁할 수 있는 것이므로(특허법시행령 제2조 제1항), 이 사건 출원발명의 출원 당시에 국내에 수정란 기탁을 위한 기관이 없었다는 사정만으로 위 시행령 소정의 기탁을 하지 않은 것이 정당화될 수는 없다.

(4) 따라서, 이 사건 출원발명이 수정란의 기탁에 관련 없이 특허가 허여되어야 한다는 원고의 주장은 어느 모로 보나 그 이유가 없다.

나. 수정란이 기탁되지 아니하였어도 제4항 및 제5항 발명이 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 명세서에 기재된 것인지 여부에 대한 판단.

(1) 판단기준

발명에 이용된 미생물이 신규의 미생물로 인정되는 경우에는 미생물기탁제도에 관한 법령의 취지에 비추어 일응 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간 생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종생성물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 하겠다(대법원 1997. 3. 28. 선고 96후702 판결, 1991. 11. 12. 선고 90후2256 판결, 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결 각 참조).

(2) 갑3,5호증의 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 발명의 상세한 설명에, ㅤ HBV 증폭제(enhancer), X 단백질 유전자, 전사종지신호(universal terminator), SV40 poly A 염기서열을 플라스미드 pUC118에 삽입하여 pHEX1을 제조하고, ㅤ 플라스미드 pHEX1을 EcoRI/HindIII로 처리하여 얻은 HEX1을 C57BL/6 X DBA 교배생쥐의 수정란 1,161개에 미세주입(micro injection)하고 ICR계 생쥐에 946개를 이식하여 그중 279마리를 생산하며, ㅤ 이들 279마리의 형질전환된 생쥐 꼬리를 절단한 다음 Hogan의 방법(PP 174-176 in : Manipulating the mouse embryos, 1st ed. Cold Spring Habor Laboratory, 1986)을 사용하여 게놈의(genomic) DNA를 추출하고 플라스미드 pHEX1을 제한효소 BamHI/BgIII로 처리하여 얻은 0.6kb 크기의 DNA에 P-dATP로 표지하여 서던블럿을 수행하여 최종 3마리가 형질전환되었음을 확인하였으며(수율은 1.07%), 그 중 살아남은 한 마리를 계대번식하여 간암생쥐를 생산하였다는 내용의 기재되어 있는 사실, 간암 유전자인 X 단백질 유전자를 함유한 플라스미드 pHEX1이 특허법시행령 제2조의 규정에서 정하는 기탁기관인 생명공학연구소에 기탁되었음을 증명하는 서류(수탁번호 KCTC 8813P)가 출원서에 첨부되어 있는 사실이 인정되는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 출원발명의 출발물질은 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 것이고, 수정란의 공여자로 사용된 C57BL/6 X DBA2 교배생쥐나 대리모로 사용된 ICR계 생쥐도 당업자가 용이하게 구입할 수 있는 것이며, 당업자라면 이 사건 출원발명의 명세서 기재로부터 발현벡터 pHEX1을 잘라 수정란에 미세주사하고 이 수정란을 대리모 생쥐의 난관에 이식하여 생쥐를 생산한 후, 그중 X 유전자가 삽입된 생쥐를 교배하여 간암생쥐를 제조하는 이 사건 출원발명의 간암생쥐 생산공정 자체를 용이하게 반복 실시할 수 있다고 봄이 상당하다.

(3) 이 사건 출원발명에서 간암 유전자인 X 유전자를 함유한 수정란 946개를 대리모인 ICR계 생쥐의 난관에 이식하여 생산된 279마리의 생쥐 중 3마리만이 형질전환됨으로써 생산된 생쥐를 기준으로 한 형질전환률이 1.07%에 불과하기는 하지만, 동물 관련 발명에서 외래 유전자를 수정란에 미세 주입하여 원하는 형질전환동물을 생산하는 기술의 성공 확률이 매우 낮을 수 있음은 이 기술분야에 일반적으로 인식되어 있는 사실이므로, 형질전환률이 1.07%라는 것만을 들어 이 사건 출원발명에 반복재현성이 없다고 할 수는 없다.

(4) 이에 대하여 피고는 이 사건 출원발명의 명세서(4쪽 3ㅤ8줄)에 기재된 바와 같이, X 단백질 유전자의 발현량이 많으면 태어난 생쥐가 즉시 사망할 수 있으며, 발현량이 너무 적은 경우에는 간암으로의 진행이 늦어질 수 있으므로, X 단백질 유전자가 형질전환 생쥐의 염색체내에 단지 5카피 정도로 조절되지 않는 한, 이 사건 출원발명에서 사용한 1,161개 또는 그 이상의 수정란으로부터도 목적하는 간암생쥐를 얻을 수 없는 것인바, 이와 같이 명세서에 기재한 사항에 따라 출원발명을 실시하더라도 목적하는 간암생쥐를 얻기 위해서는 과도한 시행착오가 요구되기 때문에 반복재현성이 없다고 주장하고 있다.

살피건대, 출원발명의 반복재현성은 반드시 100%의 확률로 효과를 얻을 수 있는 것을 의미하는 것이 아니고, 가사 극소수의 확률이라도 효과를 얻을 수 있는 것이 확실하다면 반복재현성이 있다고 할 것인바, 일반적인 화학분야 발명과 달리 질환모델동물에 관한 발명은, 외래 유전자의 삽입 여부 및 삽입되는 카피수가 불규칙적(random)이고 예측불가능하다는 데에 그 기술적인 특징이 있으므로, 단순히 출원발명에 기재된 대로 반복실험을 하여 출원발명에 기재된 수율대로 목적하는 질환모델동물을 얻을 수 없는 가능성이 있다고 하여 그 출원발명의 반복재현성을 부정할 수는 없는 것이며, 출원발명의 산물이 구체적인 수단 없이 우연히 생산된 것이 아니고, 당업자가 출원발명에 기재된 대로 실시하여 목적하는 질환모델동물을 얻는 것이 가능하다면 그 출원발명의 반복재현성은 충족된다고 봄이 상당하다고 할 것인데, 이 사건 출원발명은 종래 실패하였던 간암생쥐 생산의 확률을 높이기 위하여 플라스미드의 생산과정에서 X 유전자 말단에 전사종지신호(universal terminator)와 SV40 poly A 염기서열을 첨가하는 구체적인 수단을 도입하였고, 이 사건 출원발명에서 수정란 946개를 대리모인 ICR계 생쥐의 난관에 이식하여 생산된 279마리의 생쥐 중 3마리가 형질전환되어 1.07%의 형질전환율을 보인 실시예가 있음은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 출원발명이 우연히 생산된 것이기 때문에 당업자가 반복실시하여 동일한 결과를 얻을 수 없다고 하는 피고의 주장은 이유가 없다.

(5) 따라서, 출발물질을 당업자가 용이하게 얻을 수 있고, 이를 이용하여 중간생성물 및 최종생성물인 형질전환동물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재된 이 사건 출원발명은 당업자가 반복실시하기 위하여 수정란의 기탁을 필수적으로 요구하는 경우에는 해당되지 아니한다.

특허청구범위

특허청구범위의 기재방법

특허법시행령
제5조 (특허청구범위의 기재방법) ①법 제42조제8항에 따른 특허청구범위의 청구항(이하 “청구항”이라 한다)을 
   기재할 때에는 독립청구항(이하 “독립항”이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 
   종속청구항(이하 “종속항”이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 
   구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다. [개정 2006.9.28, 2007.6.28] 
 ②청구항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다. [개정 2003.06.13.]
 ③삭제 [99·6·30]
 ④종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 
   번호를 기재하여야 한다. [개정 99·6·30]
 ⑤2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다. [개정 2003.06.13.]
 ⑥2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 
   2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 
   2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다. [개정 2006.9.28] 
 ⑦인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다. [개정 2003.06.13.]
 ⑧각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다. 

관련문제

특허청구범위의 작성형태

• Combination Type
• Jepson Claim : "...에 있어서, ...를 특징으로 하는 OO 발명
• Markush Claim : "A, B, C 또는 D" 혹은 "A, B, C 및 D로부터 구성된 군에서 선택한 ..."
• Product by Process Claim : "...에 의해 제조된 물건"
• Means plus Function Claim : "....하는 수단"

특허청구범위의 기재시 최종 상품까지 포함하는 청구항을 작성하면 손해배상액이나 실시료를 산정하는데 유리 (현종철, 2007 특허명세서의 작성-화학분야)

기능식 청구항

특허법원 2006. 11. 23, 2005허7354 "약액저장수단(200)과 약액조절수단(500)을 포함하는 것을 특징으로 하는 의약품주입기"

"... 청구범위를 발명의 구성으로 기재하지 아니하고 기능적 표현으로 기재하면 청구범위가 불명확해지는 문제점이 있다. 또한, 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하도록 하고, 같은 조 제4항은 청구범위에는 발명을 명확하고 간결하게 기재하되, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만을 기재하도록 규정하고 있다. 따라서, 청구항의 기능적 표현은 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우에만허용된다(대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결). 이 때 기능적 표현에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우라고 함은, ① 종래의 기술적 구성만으로는 발명의 기술적 사상을 명확하게 나타내기 어려운 사정이 있어 청구항을 기능적으로 표현하는 것이 필요한 경우, ② 발명의 상세한 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우(대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252 판결 참조)를 가리킨다. 또한, 기능적 표현으로 된 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하는 것이 아니라, 청구항의 기재와 발명의 상세한 설명 및 도면에 의하여 명확히 확정할 수 있는 구성만을 포함하는 것으로 한정하여 해석되어야 한다..."

Product By Process 청구항

대법원 2006. 6. 29, 2004후3416 "PBP 청구항의 진보성 판단"

"...물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다..."

관련판례

특허법원 2000. 10. 20, 99허7728 "'폭발'을 '발포'로 해석할 수 없음"

특허법원 1999. 7. 1, 98허9840 "'폴리'에 대한 용어정의가 당업자에게 용인될 수 있는 범위를 벗어난 경우"

특허법원 2007. 3. 28, 2006허4765 "조성물 발명의 성분함량이 100%를 초과하는 경우"

특허법원 2004. 12. 17, 2004허2314 "제42조 제4항 제2, 제3호의 의미" "스탠드 등의 지지고정수단이 청구항에 기재되지 않은 경우"

대법원 2007. 3. 15, 2006후3588 "상세한 설명에 발명의 구성은 기재되어 있으나 발명의 작용 및 효과가 잘못된 경우"

특허법원 2006. 12. 14, 2006허5560 "청구범위에 '대략', '짧게'라는 표현이 있는 경우"

특허법원 2004. 1. 9, 2003허2188 "상세한 설명(도면제외)에 의해 뒷받침되지 않는 청구범위"

특허법원 2006. 11. 23, 2005허7354 "기능적 청구항을 인용한 종속항에서 구성요소를 부가 또는 한정하고 있는 경우"

참고자료

박길채, 특허법상 명세서 기재요건에 관한 연구 -화학관련분야 주요쟁점을 중심으로, 충남대학교 박사학위논문, 2006. 8.

이원일, 특허명세서작성(1)-작성기본요령, http://general.ipacademy.net

이원일, 특허명세서작성(2)-보정과 침해대응, http://general.ipacademy.net

현종철, 2007 특허명세서의 작성-화학분야, http://general.ipacademy.net

박성수, "이른바 발명의 필수구성요소를 갖추지 못한 청구항에 대하여", 특허법원 개원 10주년 논문집, 특허법원 2008. 2.

신규성

제29조 (특허요건 ) 
①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 
  특허를 받을 수 있다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3>
 1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
 2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 
    공중이 이용가능하게 된 발명
...
③특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 
 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 
 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 
 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 
 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

특허법 시행령 제1조의2 (전기통신회선의 범위) 「특허법」 (이하 “법”이라 한다) 제29조제1항제2호 및 
 법 제129조제2호에서 “대통령령이 정하는 전기통신회선”이라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 
 운영하는 전기통신회선을 말한다. 
  1. 정부·지방자치단체, 외국의 정부·지방자치단체 또는 국제기구
  2. 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교 또는 외국의 국·공립대학
  3. 우리나라 또는 외국의 국·공립 연구기관
  4. 특허정보와 관련된 업무를 수행할 목적으로 설립된 법인으로서 특허청장이 지정하여 고시하는 법인

특허법은 새로운 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하고 있으며, 이미 일반에 알려진 발명에 대해서는 특허권을 부여하지 않는다. 이에 따라 특허법 제29조 제1항은 공지되었거나 공연히 실시된 발명, 간행물에 게재된 발명 등에 대해서는 신규성이 없는 발명으로 보아 특허를 받을 수 없도록 하고 있다.

공지 및 공연실시된 발명

'공지된 발명'은 발명의 내용이 비밀상태로 유지되지 않고 불특정인에게 알려져 있는 것이거나, 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미한다(대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결, 2000. 12. 22. 선고 2000후3012 판결 등 참조).

공연히 실시된 발명 이라 함은 발명의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에서 실시된 발명을 말한다(대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결 참조).

불특정 다수인 이라 함은 일반 공중을 의미하는 것이 아니고 발명의 내용을 비밀로 유지할 의무가 없는 사람이라면 그 인원의 많고 적음을 불문하고 불특정 다수인에 해당된다 할 것이다. 통상 비밀유지의무가 인정되는 경우는 법령에 의한 경우(변호사, 변리사등), 계약에 의한 경우(종업원, 용역계약자 등), 상관습상 인정되는 경우(바이어, 운송업자 등)가 있다.

특허법원 2003. 4. 10, 2002허6701 "체험판 게임CD의 배포"

"... 원고는 선행발명 2의 기술내용을 담고 있는 ‘파라파 라파 게임 체험판 CD’는 플레이스테이션 회원에게만 배포되는 것이므로 일본에 주소를 갖고 있지 않은 한국사람이 이를 받아 보는 것은 불가능하여 위 체험판 CD가 국내에서 실시되었다고 볼 수 없고, 설령 위 체험판 CD가 국내에서 실시되었다 하더라도 그에 담긴 게임의 내용과 위 게임 정본 CD에 담긴 게임의 내용이 서로 동일한지 알 수 없는 상황에서 정본 CD에 담긴 내용 특히 스테이지 2 게임 내용을 선행발명으로 삼은 이 사건 심결은 위법하다고 주장하므로, 이하에서는 과연 위 체험판 CD에 담긴 게임내용을 선행기술로 삼을 수 있는지 여부에 대하여 보기로 한다.

갑 제8호증의 1, 2, 갑 제11호증, 을 제1호증의 1 내지 4, 을 제2호증의 1 내지 4, 을 제3호증의 각 기재에 의하면, 갑 제8호증의 1, 2는 1997. 2. 25. 발행되어 배포된 게임라인이란 잡지(1997. 4월호)로서, 위 잡지에는 소외 1이란 사람이 위 체험판 CD를 접하게 된 경위, 시연 소감, 게임의 개략적 내용 등을 보여주는 체험판 수기가 기재되어 있는 사실, 위 수기에는 필자와 같은 회사에 근무하는 소외 2란 직원이 파라파 라파 게임 체험판 CD를 시현하다 필자를 불러 그 때 처음으로 위 체험판 CD를 접하게 되었다는 내용, 위 파라파 라파 게임 체험판 CD는 플레이스테이션 게임 발매 전에 정기적으로 회원에게만 보내지는 것이라는 내용, 국내에는 위 체험판 CD가 20여개 반입된 것으로 추정한다는 내용 등이 기재되어 있는 사실, 그런데 위 수기의 필자는 그 후 위 체험판 CD를 구입하게 된 경위에 대하여 위 수기와 달리 1997. 1.경 일본에서 직접 CD로 구입한 다음 국내로 들여와 시현하였고 그 시현에 따른 게임 내용을 위 게임라인 잡지에 수기 형식으로 기고하게 되었다는 취지의 사실확인서를 작성한 사실, 한편 위 파라파 라파 게임 CD는 일본 소니사에서 만든 플레이스테이션 게임기{2002. 2. 2. 판매된 플레이스테이션 게임기와 구별하기 위하여 이하 ‘PS(Playstation) 1’이라고 한다}에서 구동되는 여러 게임 소프트웨어의 하나로서, 위 PS 1은 별지 3. 선행발명 그림에서 보는 게임기 본체와 콘트롤러가 함께 판매되는데 그 사용방식은 게임기 본체를 텔레비전에 연결하고, 게임기 본체에 콘트롤러를 연결하여 플레이어가 텔레비전 화면을 보면서 콘트롤러를 조작하여 게임을 즐길 수 있도록 한 가정용 게임기인 사실, 위 PS 1은 일본에서 처음 판매된 1994. 12.경 이래 국내에 대량으로 밀반입되어 용산전자 상가와 같은 일선 전문상가에서 판매되었고, 그리하여 1995. 12.경에는 게임기 본체 뿐만 아니라 PS 1에 사용되는 PS 1용 게임 소프트웨어를 판매하는 전문점이 생기게 되었으며, 위 게임라인 잡지(1997. 4.호)에도 구입할 수 있는 PS 1용 게임 소프트웨어들이 소개된 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 위 ‘파라파 라파 게임 체험판 CD’는 1997. 1.경 국내에 반입되어(위 수기의 필자가 직접 일본에서 구입하였는지, 아니면 국내에서 회원용으로 우송받았는지는 불분명하다) 1997. 2.경 국내에서 실시되었다고 봄이 상당하고, 위 체험판 CD를 구입한 위 수기의 필자 또는 그 실시 당시 입회하였던 필자의 동료직원에게 위 체험판 CD 내용을 누설하지 않을 비밀 준수 의무가 있다고 보기 어려운 점, 위 체험판 CD를 구동할 수 있는 PS 1이 국내에 대량으로 퍼져 있었던 점, 위 필자 등이 체험판 CD 시현 수기를 쓴 것은 게임 내용을 널리 알리려는 의도에서였던 점, 위 게임라인 잡지가 발간된 후 이 사건 발명의 출원일(1997. 9. 17.)까지는 약 5개월의 기간이 있는 점 등에 비추어 보면, 위 체험판 CD에 의해 실시된 발명은 위 수기 기고 당시, 또는 적어도 특허법 제54조에 의하여 이 사건 발명의 출원일로 인정되는 1997. 9. 17.까지는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 있었다고 봄이 상당하다. 따라서 선행발명 2는 이 사건 특허출원일(1997. 9. 17.) 전 국내에서 공지되었다고 보아야 할 것이다. ..."

특허법원 2006. 9. 20, 2006허1902 "인터넷을 통해 공지된 온라인 바둑서비스 시스템"

"... 별지 3항 기재의 비교대상발명 2는 온라인 바둑서비스 시스템으로서 1995년경부터 1996년경까지 국내 업체인 I-Net에 의하여 서비스되다가 일본국 업체인 PandaNet에 매각되어 그 때부터 PandaNet이 이를 서비스하기 시작하였고, 국내에서도 그 서비스를 이용하려고 하는 사람은 누구나 인터넷에 접속하여 비교대상발명 2의 서버접속 프로그램을 컴퓨터에 설치한 다음 비교대상발명 2의 서버에 접속해 서비스를 이용할 수 있으며, 위 서버접속 프로그램의 압춭ㄱ파일 명칭은 WINIGC82_korea.zip이고, 그 실행파일의 명칭은 WINIGC.EXE이며, 실행파일의 제작일은 1998. 1. 12. 이고, 압축파일의 인터넷 등재일은 1999. 10. 23. 이다.

그리고 위 인정사실에 따르면 위 접속프로그램의 압축파일이 인터넷에 올려진 1999. 10. 23.부터는 서비스 이용자들이 국내에서 비교대상발명 2의 서비스를 이용할 수 있었던 것으로 판단되므로, 비교대상발명 2는 위 1999. 10. 23.부터 국내의 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었다고 할 것이고, 따라서 적어도 이 사건 등록출원일인 2000. 9. 30. 전에 국내에서 공지되었다고 봄이 상당하다. ..."

비밀유지의무의 인정여부

대법원 2005. 2. 18, 2003후2218 "기술이전을 위한 교육자료의 배포";

"... '선로접속자재 개량기술개발'이라는 명칭의 자료(갑 제8호증의 1, 2)는 원고가 기술이전계약을 체결하게 될 접속관 시작품(始作品) 제작업체를 상대로 '조립식 접속관'에 관한 기술이전을 교육하기 위하여 1992. 12.경 작성한 교육용 자료로서 1994. 1. 26.∼27. 2일간 원고에 의하여 실시된 기술이전교육에서 원고와 사이에 이미 기술이전계약을 체결한 금성전선 주식회사, 대한전선 주식회사, 주식회사 럭키, 유신전자공업 주식회사, 제일엔지니어링에게 배포된 것인 사실, 한편 원고는 1993. 12. 27.경 금성전선 주식회사와 사이에 조립식 접속관 기술전수계약을 체결하면서 위 회사는 기술이전과 관련된 모든 기술 및 노하우에 대하여 원고의 사전 서면동의 없이 제3자에게 유출하지 아니하기로 약정하였는데, 다른 참가업체인 제일엔지니어링 등도 그 무렵 원고와 사이에 위 조립식 접속함 제작기술과 관련하여 위와 동일한 취지의 비밀유지의무를 약정한 것으로 보이는 사실, 피고는 제일엔지니어링으로부터 위 조립식 접속함을 제작·납품할 것을 하청받았는데 당시 금형 제작기술을 보유하고 있지 않았으므로 태백정밀이란 상호의 업체에게 위 조립식 접속함에 대한 금형제작 의뢰를 하였고, 피고를 포함한 위 제일엔지니어링, 태백정밀은 일의 진행 결과를 팩스 등을 통해서 서로 주고받은 사실을 인정한 다음, 피고와 태백정밀은 제일엔지니어링으로부터 이 사건 조립식 접속함 제작과 관련하여 지정된 하청업체들로서 제일엔지니어링의 필요한 지시에 따라야 할 위치에 있었을 뿐만 아니라, 위 제일엔지니어링이 시작품 제작에 관여하게 된 경위 등에 관하여 잘 알고 있었거나 알 수 있었던 상태에 있었다고 추정함이 상당하므로 적어도 위 제일엔지니어링이 비밀유지의무를 지고 있음을 잘 알고 있었다고 보이고, 피고나 태백정밀 또한 위 제일엔지니어링이나 피고에 대하여 상관습상 이러한 비밀유지의무를 부담한다 할 것이므로, 위 기술개발자료는 비밀유지의무를 지고 있는 특정인에게만 배포된 것으로서 결국 명칭을 '통신케이블 접속용 접속관 외함'으로 하는 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 제148093호)이 출원되기 전에 공지된 것이라 할 수 없다. ..."

특허법원 2006. 8. 11, 2005허7613 "도급업체가 수급업체에게 제작도면을 교부한 경우";

"... 도급업체게 수급업체에게 물품의 제작을 의뢰하면서 제작도면을 교부하는 경우 도급업체와 수급업체 사이에는 특별한 사정이 없는 한 상관습상 비밀유지의무가 있다고 할 것이므로, 비교대상고안 1이 고급업체인 로템이나 수급업체인 유성산업 등에게 알려진 것만으로는 이 사건 등록고안이 공지 또는 공연실시되었다고 할 수 없다. ..."

특허법원 2005. 10. 13, 2005허2328 "분뇨처리장치의 설치, 양도"

"...원고는, 이 사건 처리장치는 1993년 10월에 가동을 시작하여 2002. 11. 28. 이 사건 처리장치가 해체되기까지 그 내부의 보수 없이 약 9년 동안 정상적으로 가동되었으므로 설사 다수인이 이 사건 처리장치에 접근하였다 하더라도 그 내부를 볼 수 없는 상태에 있었고, 이 사건 지침서는 옥천군에 의하여 비공개로 관리되어 왔으므로 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 것으로 볼 수 없다고 주장하므로 살피건대, ... 당시 이 사건 특허발명의 특허권자이던 소외 장◑윤이 운영하던 현대환열공사가 충청북도 옥천군과 사이에 옥천군의 분뇨처리장에 이 사건 처리장치를 설치하기로 하는 계약을 체결한 후 이를 설치하여 그 소유권을 양도한 것은 일반 상거래의 일환으로서 충청북도 옥천군 분뇨처리장의 담당자들이 이 사건 처리장치의 내용을 특별히 비밀로 유지해야할 계약상 또는 상관습상 의무가 있다고 볼 아무런 이유가 없는 것인바, 이 사건 처리장치는 소유 및 관리가 비밀유지 의무가 없는 제3자인 충청북도 옥천군에 귀속한 가운데 불특정 다수인이 접근 가능한 상태에 놓여 있었던 것으로 추정되므로 이 사건 특허발명은 공지되었거나 공연히 실시된 발명이라고 봄이 상당하다 할 것이고, 충청북도 옥천군이 실제로 이 사건 처리장치를 보수하였는지 여부는 위 인정에 아무런 방해가 되지 않는다 할 것이다.

또한 이 사건 지침서는 앞서 본 바와 같이 그 성격상 이 사건 처리장치를 설치한 후 원활한 가동, 운전 및 유지보수를 위하여 기계의 구조, 설계 및 유지보수방법 등 필요한 사항 일체를 설명하는 문헌인 점에서 사용자에게 제공되는 매뉴얼 내지 제품설명서와 성격이 같은 것으로서, 이 사건 특허발명과 같이 화학약품의 공급과 유기물의 처리를 반복하는 장치의 경우에는 작업자가 일상적으로 작업조건을 설정하고 가동상황을 점검하는 것이 필수적이며, 장기간 사용에 따른 부속품의 교체와 수리 등 제반 작업을 위해서는 이 사건 지침서가 자유로이 참조될 수 있어야 하는 것이므로, 가사 이 사건 지침서가 외부에 비공개 문헌으로 관리되었다 할지라도 이 사건 지침서는 옥천군청 및 환경시설관리공사 옥천사업소의 담당자들이 수시로 열람 가능한 상태에 있었다 할 것이므로 이 사건 특허발명은 이 사건 지침서에 의해서도 공지된 발명이라 할 것이다. ..."

특허법원 2002. 4. 19, 2001허911 "녹즙기 공급계약서의 체결"

"... 물품공급계약 또는 물품판매동업계약은 통상적으로 이미 생산되었거나 생산되고 있는 물품을 대상으로 하는 것이 일반적이고, 피고의 주장과 같이 피고와 김홍근 사이의 계약 체결 당시 인용고안 1과 동일한 하이센스 녹즙기의 개발이 완료되지 아니하였다면 위 김홍근은 장래 생산될 물품을 대상으로 공급계약을 체결하면서 미리 거래보증금까지 지급한 것이 되며 이 같이 장래 생산될 물품에 관한 공급계약을 체결하는 경우에는 피고와 김홍근 사이가 그 정도로 친밀한 관계이거나 대상 물품의 품질이 특히 우수하거나 판매 전망이 높다는 등의 특별한 사정이 있어야 할 터인데, 이 같은 특별한 사정을 인정할 아무런 증거가 없는 점 등에 비추어 보면, 인용고안 1의 제품인 하이센스 녹즙기는 이 사건 등록고안의 출원일인 1994. 12. 9. 이전에 주식회사 판▲정밀에 의하여 생산ㅤ판매되고 시중에 유통되었다고 할 것이므로, 인용고안 1은 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었다고 할 것이다. ..."

특허법원 1999. 1. 14, 98허4449 "자동침연마기 공장을 방문하는 불특정 다수인이 발명의 기계적인 구성과 작동과정을 볼 수 있었던 경우"

"... 위 동방침구제작소에 설치되었던 위 자동침연마기는 기계의 작동부위가 덮개나 뚜껑 에 의하여 가려지지 않고 그대로 드러나 있어서, 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 위 자동침연마기를 외부에서 보기만 하더라도 그 기술구성을 파악할 수 있는 사실, 원고와 피고는 위 자동침연마기 4대를 위 동방침구제작소를 방문하는 제3자가 볼 수 없도록 비밀로 관리하여 오지 아니하여서, 1988년경부터 1990년경까지 위 자동 침연마기에 의하여 제조된 의료용 침을 구매하거나 또는 그 원료를 공급하는 업자, 위 자동침연마기에 의하여 생산되는 의료용 침에 대한 광고를 게재하고자 하는 전문지 기자, 우리 나라의 한의학 현황을 시찰하기 위하여 방문한 덴마크, 스웨덴, 노르웨이의 의사들 등이 위 동방침구제작소를 방문하여 자유롭게 위 자동침연마기의 작동과정을 살펴본 사실을 인정할 수 있고, 갑 제5호증의 기재는 위 인정에 방해가 되지 아니하며 달리 반증이 없다.

위 인정 사실에 의하면, 비록 위 동방침구제작소의 종업원들에게는 묵시적인 비밀유 지의무가 인정된다 하더라도, 위 종업원들 이외에 위 동방침구제작소를 방문하는 관련 업자들나 외국의 한의사들 등 블특정 다수인이 위 자동침연마기의 기계적인 구성과 그 작동과정을 손쉽게 볼 수 있었으므로, 위 자동침연마기는 당해 기술분야에서 통상 의 지식을 가진 자가 그 구성을 용이하게 알 수 있는 상태에서 실시되었다 할 것이니, 결국 그 등록청구의 범위가 위 자동침연마기와 동일한 이 건 등록고안은 그 등록출원 전에 국내에서 공연히 실시되었다 할 것이다. ..."

특허법원 2000. 9. 21, 99허6596 "공장의 신축과정에서 기계를 볼 수 있었고, 준공식에서 기계에 의해 제품을 생산한 경우";

"공장건물을 지을 당시 인용고안과는 아무런 관계가 없는 100여명이 넘는 공장건물의 건축업자, 전기설비업자 등 불특정다수인이 인용고안 장치의 주위를 자유롭게 다니면서 외부에서 그 구성을 봄으로써 고안의 내용을 인식할 수 있었던 상태에 있었다고 봄이 상당하고(위에서 인정한 바와 같이 인용고안은 밖에서 보이지 않는 내부 구조에 특징이 있는 장치가 아닐 뿐만 아니라, 외부에서 보더라도 그 내용을 쉽게 이해할 수 없는 복잡하고 어려운 기술이 아니다), 또한 준공식 당시에 다수의 업계관련 사×들이 모인 자♤에서 아무런 비밀유지조치도 취한 바가 없이 인용고안의 장치를 실시하고, 인용고안 장치에 의하여 제품이 나오는 과정을 설명함으로써(원고는 인용고안의 핵심 구조와 기술에 대하여 설명한 바가 없이 비밀로 유지하였다고 주장하나, 당업자라면 인용고안은 외부 구조만으로도 그 내용을 쉽게 이해할 수 있다고 보여지고, 원고가 인용고안 장치를 특별히 비밀로 유지하고자 하는 조치를 취한 흔적이 전혀 없다) 인용고안의 내용을 불특정다수인이 용이하게 알 수 있었던 상태에서 인용고안을 실시하였다고 봄이 상당하다 할 것이다. ..."

명세서에 기재된 종래기술

대법원 2005. 12. 23, 2004후2031 "냉장고 냉기조절장치 발명의 명세서에 기재된 종래기술"

"...실용신안등록출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 같은 법 제5조 제1항 각 호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것이다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 등록고안의 명세서 중에 종래기술로 기재되어 있는 고안은 출원인이 그 출원고안을 착상하게 된 배경기술로서 그 출원고안에서 해결하고자 하는 기술적 과제로 삼아 임의로 기재한 것으로서 출원인 스스로 종래기술이 출원 전에 공지된 것임을 명세서상에서 명백히 인정하고 있는 경우가 아니라면 명세서에 종래기술이라고 기재한 사실만으로 그 출원 전에 불특정 다수에게 알려진 공지기술로 보아 신규성이나 진보성을 부정하는 증거로 사용할 수 없다고 판시한 후, 이 사건 등록고안의 명세서에 종래기술로 기재된 고안에 대하여 위 명세서에서 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 기술이라고 명백하게 밝히고 있지 아니하다는 이유로 구 실용신안법 제5조 제1항 각 호가 규정한 고안으로 보지 아니한 채 이 사건 등록고안의 진보성 유무 판단에 있어서 가정적인 판단만을 하였는바, 위 법리에 비추어 보면 원심의 이러한 판단은 진보성에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다고 할 것이다. ..."

특허법원 2000. 12. 23, 2000허4565 "명세서에 종래의 기술이라고 기재된 경우"

"... 갑 제9호증의 1 등에 기재된 고안 은 이 사건 등록고안의 명세서에서 종래의 기술이라고 기재되어 있으나, 그 종래 기술로 기재된 것은 갑 제9호증의 1의 제4도(이 사건 등록고안의 명세서에서 종래 기술로 도시하고 있는 제3도와 동일함)를 근거로 하고 있다. 그런데 갑 제9호증의 1은 피고가 1997. 3. 22.에 출원번호 제97-9974호로 실용신안으로 출원하여, 이 사건 등록고안의 출원일(1997. 6. 9.) 이후인 1997. 9. 12. 공개된 것이다. 그렇다면 갑 제9호증의 1 등에 기재된 고안 은 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 것이 아니므로, 갑 제9호증의 1 등에 기재된 고안 은 이 사건 등록고안의 진보성 유무를 판단함에 있어서 대비될 수 없다. 또한 그 출원인은 피고로서, 이 사건 등록고안의 출원인과 동일인이고 청구범위에 기재된 내용도 서로 다르기 때문에 갑 제9호증의 1 등에 기재된 고안 과 이 사건 등록고안은 실용신안법 제5조 제3항이나 같은 법 제8조의 규정에서 말하는 선후원관계에 있다고 볼 수도 없다. ..."

특허법원 2000. 11. 16, 2000허2453 "'폐수여과기의 레이크 보호장치' 청구범위의 전제부에 기재된 고안의 구성"

"... 피고는 이 사건 등록고안의 구성요소 ㅤ 내지 ㅤ까지는 전제부에 기재된 것으로서 그 기재 자체로서 공지기술을 나타내는 것으로 보아야 한다고 주장하나, ....에 있어서 라는 전제부의 형식을 가진다고 하여 반드시 공지된 구성요소를 나열한 것으로 볼 이유는 없는 것이고, 오히려 이 사건 등록고안의 명세서 본문에 나타난 기술적 목적, 구성 및 효과를 참작하면 원고는 전제부에 기재된 구성요소들을 공지된 것으로 인정하고자 한 것이 아님을 알 수 있으므로(명세서 두 번째 페이지에 기재된 등록 제104628호 실용신안은 원고의 선출원 고안으로서 이 사건 등록고안의 출원 당시 공지된 상태에 있지 않았다) 위 주장은 이유 없다. ..."

반포된 간행물에 기재된 발명

(특허청 심사지침서)

'간행물'이란 "일반공중에게 반포에 의하여 공개할 목적으로 복제된 문서, 도면, 기타 이와 유사한 정보전달 매체"를 말한다.

여기서 일반 공중에게 반포에 의하여 공개할 목적으로 복제된 것이란, 반드시 공중의 열람을 위하여 미리 공중의 요구를 만족할 수 있을 정도의 부수가 원본에서 복제되어 일반 공중에게 제공되어야 하는 것은 아니며, 원본이 공개되어 그 복사물이 공중의 요구에 의하여 즉시 교부될 수 있으면 간행물로 인정될 수 있다.

또한 마이크로필름 또는 CD-ROM 등에 의한 특허공보류의 경우 일반공중이 디스플레이장치 등을 통하여 열람할 수 있고, 또 필요시에는 종이에 출력하여 그 복사물의 교부를 받을 수 있는 상태에 있으므로 간행물로 인정된다.

한편 비 특허문헌으로 마이크로필름이나 CD-ROM 형태의 자료는 물론 플로피 디스크, 슬라이드, 프리젠테이션 또는 OHP용 자료 등도 공중에게 전달할 목적으로 제작된 것이라면 간행물에 포함될 수 있다.

대법원 2002. 9. 6, 2000후1689 "내식성 오스테나이트계 스테인레스강 발명, 석박사 학위논문의 반포 및 공지 시점";

"... 박사학위나 석사학위 논문은 일반적으로는 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 ○○대학도서관 등에 입고(서가에 진열)되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하고(대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결 참조), 위와 같은 반포시점 이전인 도서관에서의 등록시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 그 기재 내용이 공지로 되는 것은 아니라고 할 것이며, 한편 이 사건에 있어서도 이와 달리 볼 만한 특별한 사정이 기록상 나타나 있지 아니하다. 그럼에도 불구하고, 원심은 이와 다른 견해에서 공공도서관에 신규도서가 반입되어 일단 최초의 등록절차만 마치면 비록 서가에 진열하는 입고를 하지 아니한 상태라고 하여도, 적극적인 관심을 가지는 사람의 요청이 있으면 도서의 반입 여부 및 그 내용의 확인을 허용하고 있다고 전제하고, 이 사건 학위 논문은 늦어도 그것이 국회도서관에 등록된 1984. 5. 20.경 이미 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 이르러 반포되었다고 봄이 상당하다 하여 이 사건 특허발명은 이 사건 학위 논문에 의하여 신규성을 상실하였다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 구 특허법 제6조 제1항 제2호에서 정한 '반포된' 간행물에 관한 법리를 오해한 위법이 있어 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 일응 이유 있다고 할 것이나(아울러 이 사건 학위 논문이 국회도서관에 등록된 날에 서가에 진열된 것으로 본 원심의 판단 역시 잘못이라고 지적해 둔다),..."

대법원 1996. 6. 14, 95후19, "동물의 세포보호제 및 그 제조방법, 박사학위논문의 반포 및 공지 시점"

"...박사학위논문은 논문심사위원회에서 심사를 받기 위하여 일정한 부수를 인쇄 내지 ○○대학원 당국 에 제출하는 것이 관례로 되어 있다고 하더라도 이는 논문심사를 위한 필요에서 심사에 관련된 한정된 범위의 사람들에게 배포하기 위한 것에 불과하므로, 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, ○○대학원 당 국에의 제출시 또는 논문심사위원회에서의 인준시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 논 문내용이 공지된다고 보기는 어렵고, 일반적으로는 논문이 일단 논문심사에 통과된 이후 에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 ○○대학도서관 등에 입고되거나 주위 의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당 하다고 할 것이다. ..."

특허법원 2001. 6. 22, 2000허4633 "배합사료용 사료첨가제, 카탈로그의 발행일";

"... 원고 회사가 발행한 카탈로그로서 그 발행일이 기재되어 있지 아니하나, 원고 회사의 주소가 "서울 ○○구 ○○동1560의 8 ○○빌딩 2층"으로 기재되어 있다. 그런데, 을 11호증(원고 회사의 등기부등본)의 기재에 의하면 원고 회사는 1993. 6. 10. 그 지점을 "서울 ○○구 ○○동1560의 8 ○○빌딩 2층"에서 "서울 ○○구 ○○동19의 4 상아쇼핑 2층 203호"로 이전하고 1993. 6. 15. 변경등기를 마친 사실을 인정할 수 있으므로, 갑 5호증은 원고 회사의 지점이 이전한 1993. 6. 10. 이전에 발행된 것으로 추정된다. 따라서, 인□발명은 이 사건 특허발명의 출원일인 1994. 12. 30. 이전에 국내에서 공지되었다 할 것이다. ..."

대법원 2000. 12. 8, 98후270 "외국회사 카탈로그의 발행시점";

"... 기업에서 자사의 제품을 소개 또는 선전하기 위하여 제작되는 카탈로그는 거래선에게 자사제품의 선전, 새로운 거래선의 확보 및 개척을 위하여 제공 또는 송부함으로써 판매촉진을 기하는 것이 일반화되어 있으며 거래선인 소비자는 물론 거래기업에서도 이와 같은 카탈로그를 신속히 입수하여 분석하고 이에 대처하고 있는 것이 산업계의 현실적인 상황이며 이와 같은 카탈로그의 배부는 국내에 한정되지 않고 오늘날과 같이 교역이 빈번하고 교통이 편리하여짐에 따라 국제간에도 상품 및 기술정보를 입수하기 위하여 타사의 카탈로그를 신속히 수집, 이용하고 있음도 우리의 경험칙상 알 수 있는 것이므로 카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없는 것 인바(대법원 1985.12.24.선고 85후47 판결, 1992.2.14.선고 91후1410 판결 참조), 원심이 갑 제4호증의 카탈로그를 외국회사가 발행한 카탈로그라 하더라도 반포된 간행물에 해당된다고 본 것은 위 법리에 따른 것으로 정당하고, ..."

특허법원 2003. 3. 21, 2002허734 "국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙에 의해 작성된 원가계산보고서"

"... 을7호증(원가계산보고서)에는 원가계산개요, 원가계산서, 도로봉합제를 사용한 신축이음장치 공사시방서 등을 내용으로 하여 ○○학교 ○○대학 경영연구소가 1996. 2. 서부건설사업소에게 전달하기 위하여 작성한 것인바, 제2면에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 , 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 등을 기준으로 하여 작성하고, 공사비 예정가격 작성에 참고가 되는 자료를 제공하는 데 그 목적이 있음을 밝히고 있다.

한편, 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령(1999. 9. 9. 대통령령 제16548호로 개정되기 전의 것, 이하 시행령 이하 한다) 제9조 제1항 제2호는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사, 용역 등의 경우 적정한 거래 실례가격이 없는 경우에 원가계산에 의한 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하여야 함을 규정하고 있고, 아울러 위 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 에는 원가계산의 용역대상기관으로서 소정의 요건을 ○○학교의 연구소 등이 열거되어 있으며, 제7조는 입찰시까지 예정 가격 등을 비밀로 유지해야 함을, 제14조 제3항은 입찰을 위한 현장설명에 참여한 자의 요구가 있기 전에는 물량내역서, 세부설명서 등 예정가격 작성의 참고자료를 공개하지 않도록 하고 있음을 규정하고 있음을 고려하면, 을7호증은 서부건설사업소가 향후 입찰을 위한 예정가격 작성의 참고자료로 혹은 도로봉합제를 사용한 신축이음장치 공사의 소요 예산을 미리 추산하기 위한 자료로 삼기 위해 위 ○○학교 경영연구소에 용역의뢰를 하여 그 성과품으로 수신한 자료라고 보이고, 그 작성일 이후 서부건설사업소에 의하여 공개되었거나, 혹은 불특정인이 이를 알 수 있었던 상태에 있었다는 점에 대하여는 이를 인정할만한 아무런 증거가 없다. ..."

대법원 1997. 8. 26, 96후1514 "미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 경우"

"... 출원고안의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있는 것이고, 기록에 의하면 위 갑 제4호증에는 수장함의 외부형상만이 나타나 있고 내부구성을 알 수 없는 것이기는 하나, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 그 기술내용의 파악이 가능하다고 보이므로 이 사건 등록고안의 신규성과 진보성 판단의 대비 대상으로 삼을 수 있다고 하겠다. ..."

특허심판원 2007. 2. 28, 2006당3008 "인터넷에 게재된 자료";

신규성 의제

제30조 (공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우) 
①특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 6월이내에 
 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항의 규정을 적용함에 있어서는 그 발명은 
 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.
 1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 
   조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
 3. 삭제<2006.3.3>
②제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 
 특허출원일부터 30일이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

사례: 내식성 오스테나이트계 스테인레스강, 발명학회지논문게재와 학위논문발표, 특허법원 2000. 6. 30, 99허5418

"...이 사건 학회지 논문에 기재된 기술내용은 이 사건 특허발명과 동일한 것이라고 할 것이나, 이 사건 학회지 논문은 그 문면상의 발행일 기재와는 달리 1984. 3. 25. 발행되어 반포되었다고 할 것이고, 그로부터 6개월 이내에 신규성 의제 신청이 적법하게 이루어졌으므로, 이 사건 특허발명이 이 사건 학회지 논문의 반포로 신규성을 상실하였다는 원고의 주장은 이유 없다. ...

무릇 공공도서관에서는 일반적으로 신규도서가 반입되면, 이를 장서로서 관리하기 위하여 도서명과 저자, 출판사 등 정보를 기록하여 등록한 다음, 도서관의 장인을 찍고 도서분류표를 부착하는 등의 작업을 거쳐 일반인의 열람 또는 대출에 제공하는 절차를 밟게 되는데, 일단 최초의 등록절차만 마치면 비록 서가에 진열하는 소위 입고를 하지 아니한 상태라고 하여도, 적극적인 관심을 가지는 사람의 요청이 있으면 도서의 반입 여부 및 그 내용의 확인을 허용하고 있으므로, 이 사건 학위 논문은 늦어도 그것이 국회도서관에 등록된 1984. 5. 20. 경 이미 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 이르러 반포되었다고 봄이 상당하다. ...

피고는 이 사건 학위 논문은 신규성 의제를 적용 받은 이 사건 학회지 논문과 밀접 불가분의 관계에 있으며, 위 학회지 논문을 복수 회에 걸쳐 공개한 것에 해당하고, 김순태는 피고의 의사에 반하여 이 사건 학위 논문을 통하여 이 사건 특허발명을 공개한 것이므로 이 사건 특허발명이 이 사건 학위 논문에 의하여 신규성을 상실한 것이 아니라고 주장한다.

그러므로 보건대, 먼저 이 사건 학위 논문이 피고의 지도 하에 작성되고 인준된 경위를 보면, 그 이후 이루어진 위 학위 논문의 반포가 피고의 의사에 반하여 된 것이라고 볼 수 없으므로, 이 사건 학위 논문이 피고의 의사에 반하여 이루어진 것이어서 신규성 의제가 되어야 한다는 취지의 피고의 주장은 이유 없다.

또한 이 사건 학회지 논문이 피고와 김순태와의 공동명의로 되어 있다고 하더라도 두 사람이 사제지간인 점, 피고가 단독으로 이 사건 특허발명을 출원한 점, 그리고 피고가 독자적으로 이 사건 특허발명을 발명한 것으로 보도되었고, 피고 혼자서 이 달의 과학기술자상 을 수상한 점 등에 비추어 보면 김순태가 공동발명자로서 특허를 받을 수 있는 권리자에 해당한다고 단정할 수는 없으며 달리 이 점을 인정할 증거가 없고, 가사 김순태가 특허를 받을 수 있는 권리자의 지위에 있었다고 보더라도 학회지 논문과 학위 논문은 그 성격상 서로 밀접불가분의 관계에 있다고 보기 어렵고, 따라서 김순태의 이 사건 학위 논문의 공개는 결국 제3자의 반포행위에 해당한다고 볼 수 밖에 없으므로, 이 사건 학회지 논문에 관한 신규성 의제의 효력이 이 사건 학위 논문의 공개에도 미친다는 피고의 주장도 역시 이유 없다고 할 것이다. ..."

특허법원 1998. 11. 26, 98허1747 "'주조용 쉘몰드 조형기, 원고의 의사에 반하여 이루어진 경우"

"...이 건 등록발명이 출원되기 전에 원고와의 노무도급계약에 의하여 이 건 등록발명의 시제품을 제작한 김◎식과 그의 종업원들은 원고에 대한 관계에서 이 건 등록발명에 대한 비밀유지의무를 지는 것이 일반적인 거래관행이라고 할 것이므로 위 김◎식과 그의 종업원들이 이 건 등록발명의 내용을 알게 되었다고 하여 이 건 등록발명이 공지되거나 공용된 것은 아니라고 할 것이나, 위 김◎식으로부터 위 김◎식이 원고 몰래 이 건 등록발명을 이용하여 별도로 제작한 제품을 매수한 이영광은 원고에 대한 관계에서 비밀유지의무가 없는 제3자라고 할 것이므로 이 건 등록발명의 실시품이 위 이영광에게 판매됨으로써 이 건 등록발명은 공지 또는 공용의 상태로 되어 신규성을 상실하게 되었다고 할 것이다. 그러나 이와 같이 위 김◎식이 이 건 등록발명의 실시품을 원고 몰래 제작하여 이영광에게 판매한 것은 원고의 의사에 반하여 이루어진 것이라고 할 것이고, 한편 이 건 등록발명이 그로부터 6월 이내에 특허출원이 된 것임은 역수상 명백하므로, 이 건 등록발명은 위 구 특허법 제7조 제1항 제2호 소정의 신규성 의제의 규정에 의하여 신규성을 상실하지 아니한다고 할 것이다. ..."

대법원 1995. 2. 24, 93후1841 "발포기, 공개실험 후 출원전 제조납품"

"...피심판청구인이 1985. 6.경 본건발명의 공개실험에 성공하고 같은 해 12.경 특허청에 특허출원한 사실이 인정된다면 이 사건 특허출원일은 실험을 실시한 날로부터 6개월 이내가 되므로 본건 발명은 구특허법 제7조 제1항에 의거하여 신규성이 인정되어야 한다는 취지로 주장하나, 위 규정에서 말하는 "자기의 발명을 시험함으로써 제6조 제1항 각호에 해당하게 된다"는 뜻은 특허출원전에 공지공용된 원인이 자기의 발명의 실험행위가 원인이 되어 공지공용화된 것을 말한다 할 것이고 실험 후 출원전에 발명자의 다른 행위로 공지공용이 된 경우에는 그 적용이 없다 할 것인 바(당원 1971.3.9. 선고 70후69판결 참조), 원심이 적법하게 인정한 사실관계에 의하면 본건발명이 공지공용으로 된 것은 발명자인 심판피청구인의 공개실험 후 출원전에 이를 상품화하여 이를 타인에게 제조납품한 사실 등에 있다 할 것이므로 소론 주장은 받아들일 수 없다. ..."

대법원 2004. 5. 27, 2002후1911 "기계의 주요 구성 부분에 덮개를 설치하는 등의 별다른 조치를 취하지 않은 경우"

특허법원 2001. 5. 11, 2001허263 "연구보고서의 배포"

"...이 사건 연구결과보고서는 처음부터 당연히 배포되어야 하는 것을 전제로 시작된 것으로서, 총괄연구책임자인 원고로서는 이러한 규정 내용을 알고 있다고 봄이 상당하므로, 원고가 이 사건 연구결과보고서에 대하여 특허출원을 하기 전에 비공개로 하여 줄 것을 요청한 사실이 인정되지 않는 이상, 이 사건 연구결과보고서는 위 규정에 따라 정상적으로 배포되었다고 할 것이고, 원고가 출원일까지 이 사건 연구결과보고서의 배포일자를 통고 받은 바가 없었다고 하여 원고의 의사에 반하여 공지된 것이라고 할 수 없다. ..."

참고자료

박영규, "신규성 의제에 관한 고찰", 창작과 권리 2008년 봄호.

선행기술조사, 특허분석(Patent Map)

특허분석보고서: 임베디드 운영체제, 임베디드 미들웨어, 임베디드 기본응용, 특허청 2006, http://www.patentmap.or.kr

진보성

제29조 (특허요건 ) 
①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 
 특허를 받을 수 있다.<개정 2001.2.3, 2006.3.3>
 1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명
 2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 
    공중이 이용가능하게 된 발명
②특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 
 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.<개정 2001.2.3>

진보성판단 일반

특허법 제29조제2항에서 진보성 없는 발명에 대하여 특허를 부여하지 않도록 한 이유는 종래기술과 다를 뿐 기술적 효과에 있어서 더 나아진 것이 없거나, 진보의 정도가 미미한 기술에 대하여 특허권을 부여하는 것은 사실상 종래 기술과 동일한 기술에 대하여 독점권을 부여하게 되어 새로운 기술에 대한 공개 대가로 독점권을 부여하는 당초 특허제도의 취지와도 맞지 않게 될 뿐만 아니라, 이러한 특허권에 의해 제3자의 기술 실시를 제한하게 됨으로써 산업발전에 기여하고자 하는 특허제도의 목적에 오히려 반하기 때문이다. (특허청, 심사지침서)

사례 : 연료라인의 기포 검출장치, 특허법원 2007. 4. 6, 2006허6099

가. 이 사건 출원발명

(1) 명칭 : “연료라인의 기포 검출장치(BUBBLE DETECOR OF FUEL LINE)”

(2) 출원일/출원번호 : 2002. 8. 2./제2002-45900호

(3) 특허청구범위(2005. 3. 18. 보정된 것임)는 아래와 같고, 그 도면은 별지 1에 도시된 바와 같다.

청구항 1. 연소를 위하여 연소실까지 액상의 연료가 이송되는 연료라인에 있어서, 상기 연료라인을 관통하는 관(管)형상으로 형성되며 일측이 두 갈래로 분기되는 하우징(이하 ‘구성 1’이라고 한다); 상기 하우징의 분기되는 일단에 적외선 램프가 설치되어 이로부터 적외선을 방출하는 발광부(이하 ‘구성 2’라고 한다); 상기 하우징의 분기점을 지나도록 비스듬히 설치되어 상기 발광부로부터 방출되는 적외선의 일부를 통과시키고 나머지 일부를 반사시키는 광분할기(이하 ‘구성 3’이라고 한다); 상기 하우징의 분기되는 타단에 설치되어 상기 광분할기를 통과하여 상기 연료라인을 통해 이송되는 연료를 통과하지 않고 입사되는 적외선을 검출하는 제1수광부(이하 ‘구성 4’라고 한다); 상기 하우징의 분기되지 않는 일측에 설치되어 상기 광분할기에서 반사되어 상기 연료라인을 통해 이송되는 연료를 통과하면서 일부 파장대가 흡수된 후 입사되는 적외선을 검출하는 제2수광부(이하 ‘구성 5’라고 한다); 상기 제1수광부 및 제2수광부와 동시에 연결되어 상기 제1수광부에서 검출된 적외선과 상기 제2수광부에서 검출된 적외선의 강도를 비교하는 비교기(이하 ‘구성 6’이라고 한다); 및 상기 비교기에 연결되어 적외선의 강도 차이에 따라 미리 설정된 기포량 측정값을 산출하는 교정기(이하 ‘구성 7’이라고 한다)를 포함하는 것을 특징으로 하는 연료라인의 기포 검출장치(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다).

나. 비교대상발명

비교대상발명은 1980. 3. 18. 공개된 미국특허공보 제4193692호에 게재된 ‘ 광학측정법을 이용한 유체 속의 미립자 농도 측정방법과 장치(Method and apparatus for the optical measurement of the concentration of a particulate in a fluid)’에 관한 발명으로서, 그 기술의 내용과 도면은 별지 2 기재와 같다.

다. 거절결정과 이 사건 심결

(1) 특허청은 2005. 1. 17. 이 사건 출원발명이 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 거절결정을 하였다. 그러자 원고는 2005. 2. 17. 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하면서 2005. 3. 18. 위와 같이 특허청구범위 중 빛을 적외선으로 한정하고 청구항 2를 삭제하는 내용으로 명세서 등을 보정하였고, 그에 따라 개시된 심사전치절차에서 심사관이 보정된 명세서를 다시 심사하였으나 위 거절결정은 유지되었다.

(2) 그 후 특허심판원은 위 심판청구를 2005원966호로 심리하여 2006. 5. 30. 이 사건 제1항 발명이 아래와 같이 비교대상발명에 비하여 진보성이 인정되지 아니하고, 이 사건 제1항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상 이 사건 출원발명 전체가 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

...

3. 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 있는지에 대한 판단

가. 진보성의 판단기준

특허법 제29조 제1항 제2호, 제2항의 각 규정은 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명이나, 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 특허된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 특허발명의 진보성을 인정하여야 하고, 특허발명의 유리한 효과가 상세한 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 상세한 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때에는 진보성 판단을 함에 있어서 그 효과도 참작하여야 한다(대법원 1997. 12. 9. 선고 97후44 판결, 1999. 4. 9. 선고 97후2033 판결, 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 등 참조).

그리고 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 특허청구범위의 청구항에 기재된 기술적 사항이 그 판단의 대상이 되는 것이지만, 특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 어느 특허발명의 진보성 판단의 기초가 되는 기술적 구성의 곤란성을 평가함에 있어서도 과제의 해결원리를 배제한 채 특허청구범위에 기재된 복수의 구성을 하나 하나 분해한 후 비교되는 발명의 대응구성요소로부터 각각 분해된 개별 구성요소를 도출하는 데 기술적인 어려움이 있는지만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제의 해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 살펴보아야 할 것이다.

나. 구체적 판단

(1) 목적의 대비

(가) 이 사건 제1항 발명

이 사건 제1항 발명은 LPLi(Liquid Phase LPG injection, LPG 연료를 액상상태로 분사하는 방식) 시스템을 장착한 LPG 차량의 연료라인의 기포 검출장치에 관한 것이다. 그런데 LPLi 시스템을 장착한 LPG 차량의 연료라인 내에는 기포가 발생할 수 있고, 발생된 기포는 연료 분사기에 모여 엔진이 정지함과 동시에 기포가 분사기 내에서 순환하지 않고 남아 베이퍼 록(Vapor Lock) 현상을 유발하는 문제가 있었다. 이 사건 제1항 발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여 창안된 것으로, 액체를 통과하는 적외선 강도가 연료라인 내의 액상 LPG를 통과하면서 특정 파장대(wage length, 2.5~3.5μm)의 일부분이 흡수되고, 액상 LPG 내에 기포가 많을수록 투과되는 광량이 많아지는 원리에 착안하여, LPG 차량의 연료라인 내에서 발생되어 액상의 LPG에 섞여 함께 이송되는 기포를 정량적으로 측정할 수 있는 연료라인 기포 검출장치를 제공하고자 하는 데에 그 목적이 있다.

(나) 비교대상발명

비교대상발명은 유체 속의 미립자(particulate, 미립자는 그 명세서에서 기포나 임계상태에 가까운 액체 등을 포함하는 물리학상의 개념이 아니고 빛을 산란시키는 성질을 가지는 고체를 의미하는 것으로 사용되었다)의 농도를 광학적으로 측정하는 장치에 관한 것이고, 특정한 농도와 이 장치에 의해서 계산된 신호와의 일차함수 관계를 갖도록 선형화(linearizing) 하는 방법에 관한 발명이다. 그런데 유체 속의 미립자의 농도를 측정할 경우 200ppm 이상의 높은 농도에서는 산란된 광과 통과한 광의 비율과 농도가 일차 관계를 갖지 않는 문제를 해결하기 위하여, 종래기술은 산란된 광의 세기와 통과한 광의 세기의 비율의 신호를 선형화하는 네트워크에 입력하고 이 네트워크의 결과를 이용하는 방법을 이용하는 것이었는데, 이러한 방법은 네트워크의 설계와 제작비용이 많이 들고 각각의 측정장치에 맞추어 보정할 필요가 있는 단점이 있었다. 비교대상발명은 농도에 선형관계를 가지는 출력신호를 만들어 광학측정법을 이용한 미립자 농도를 측정하는 장치를 제공하는 것과 광학 방사광의 통과와 산란을 이용하여 농도를 측정하는 방법과 장치를 개량하려는 데 그 목적이 있다.

(다) 비교대상발명 이외의 유체 속 이물질의 측정에 관한 기술의 단계

종래 액체 중 고체로 된 미소입자에 의한 광의 흡수(입자에 의한 광의 차단을 의미)나 산란을 이용하여 미소입자를 계수하는 기술들이 있었는바, 구체적으로는 반도체 소자 제조에 사용하는 순수(純水) 중 1μm 전후의 미소입자에 대한 검출, 계수능력을 개선하기 위하여 미소입자를 핵으로 하여 기포화시킨 후 산란광을 이용하는 방법(을 제2호증), 시료액 중 0.1μm~0.3μm 이하의 미립자에 대한 검출이 가능하도록 입자 또는 입자 주위의 액체를 기화 또는 플라즈마화 하여 산란체의 체적을 증가시킴으로써 산란광의 강도를 증가시키는 방법(을 제3호증), 배관 속을 유동하는 액체에 혼입된 기포 등을 검출하여 액위(液位)의 감시 등을 도모하기 위하여 배관 속에 액체가 충만하여 있는 경우에는 수광소자에 광이 도달하고 액체에 기포가 혼합되어 있거나 액체가 비어있는 경우에는 광◇으로부터의 광이 반사, 굴절하여 수광소자에 도착하지 않는 것을 이용하여 광의 변화를 검출하는 방법(을 제4호증) 등이 있었다.

(라) 이와 같이 비교대상발명은 유체 일반에서 고체인 미립자의 농도를 측정함에 있어서 빛의 산란되는 성질을 이용한 발명인 반면에, 이 사건 제1항 발명은 LPG 차량의 연료라인 내 연료 속의 기포를 측정함에 있어서 적외선이 연료에 흡수되는 성질을 이용한 발명이다. 그리고 발명의 단계에 있어서도 이 사건 제1항 발명의 이전에는 오로지 산란광과 굴절광을 이용한 검출, 계수에 관한 발명이 있었을 뿐이고, 그 대상도 연료가 아니라 반도체 소자의 제조에 사용하는 순수, 시료액, 배관 속의 물 등에 대한 것들이었다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과는 구체적인 기술적 과제가 상이하고, 이를 해결하고자 착안한 원리 내지 방법이 비교대상발명에 내재되어 있거나 비교대상발명으로부터(비교대상발명 이외의 종래기술을 포함하더라도) 용이하게 도출되지도 아니하므로, 목적의 특이성이 인정된다.

(2) 구성의 대비

(가) 구성 1에 대하여

구성 1은 ‘연료라인을 관통하는 관(管)형상으로 형성되며 일측이 두 갈래로 분기되는 하우징’인데, 비교대상발명은 광◇에서 빛을 조사하여 광 성형장치를 통하여 하나의 챔버에 빛을 조사하는 구성이므로, 이에 대응되는 구성이 없다. 그런데 구성 1은 발광부와 제1, 2수광부를 설치하기 위한 구성으로서, 개개의 부품을 일체로 설치하기 위하여 하우징을 구비하는 것 자체만으로는 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수 없다. 그렇지만 구성 1은 연료라인을 관통하는 수광부와 연료라인을 관통하지 않는 수광부로 구분하여 두 개의 수광부를 형성한다는 기술사상에서 도출된 것이므로, 이러한 기술사상을 찾아볼 수 없는 비교대상발명이나 이 사건 출원 당시의 기술수준에 비추어 볼 때 빛을 이용한 연료 내의 이물질을 측정하는 장치에 구성 1을 선택하여 채용하는 것이 자명하다고 할 수 없다.

(나) 구성 2에 대하여

구성 2는 ‘하우징의 분기되는 일단에 적외선 램프가 설치되어 이로부터 적외선을 방출하는 발광부’인데, 비교대상발명의 가시광선을 포함하여 적외선부터 자외선까지 전 영역의 빛을 방사하는 광◇에 대응된다. 그런데 구성 2에서 적외선을 선택한 것은 연료라인을 지나 이송되는 LPG 연료를 통과하면서 특정 파장대의 일부분이 흡수되는 성질, 즉 포화상태의 액체의 경우 증기비율(또는 건도)이 증가하면 빛의 흡수가 감소하여 액체만 있는 경우에 비하여 이를 통과한 빛의 강도가 증가하는 성질을 이용하기 위한 것인데, 비교대상발명의 명세서에는 ‘적외선이 사용될 경우 적절한 다른 검출장치일 수 있다. 통과되는 광은 흡수에 의해서도 에너지가 줄어들 수 있다.’는 정도의 기재가 있을 뿐이므로, 이러한 정도의 기재만으로는 적외선이 연료에 흡수되는 성질을 이용(빛은 이론적으로는 빛이 부딪치는 물체의 표면 상태와 밀도 및 색상 등에 따라 반사, 흡수, 굴절의 성질을 다 가지고 있지만, 이 사건 제1항 발명은 빛의 성질 중 흡수라는 주된 측면을 이용한 것이다)하는 이 사건 제1항 발명에 이르는 동기가 개시되거나 시사되어 있다고 할 수 없다.

이에 대하여 피고는 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 연료의 종류를 한정하고 있지 않아서 적외선을 선택한 점에 특별한 기술적 의의가 없다고 주장하나, 연료의 종류가 LPG이든 DME이든 적외선 중 흡수되는 파장대 자체는 크게 다르지 않을 것이고 필요에 따라 흡수되는 적외선의 파장대를 교정할 수도 있는 것이어서, 그 특허청구범위에 연료의 종류를 한정하지 않았다고 하여서 적외선을 선택한 점에 기술적 의의가 없다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 구성 3에 대하여

구성 3은 ‘하우징의 분기점을 지나도록 비스듬히 설치되어 상기 발광부로부터 방출되는 적외선의 일부를 통과시키고 나머지 일부를 반사시키는 광분할기(beam splitter)’인데, 비교대상발명은 하나의 챔버에 광을 직접 조사하는 구성이므로, 이에 대응되는 구성이 없다. 그런데 구성 3의 광분할기를 비스듬히 설치하여 광분할기를 투과하는 적외선과 반사하는 적외선으로 분할하는 구성 자체만으로는 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수 없으나, 구성 3인 광분할기는 발광부로부터 방출되는 빛을 받아서 일부는 통과시켜 제1수광부로 입사되고 나머지는 반사시켜 연료라인을 관통하여 제2수광부로 입사되도록 하는 역할을 하면서 연료 속에 포함된 기포량을 정량적으로 검출한다는 특유한 기술적 과제를 해결하기 위해서는 필수적인 구성이므로, 이러한 기술적 과제가 없는 비교대상발명으로부터 광분할기의 구성을 쉽게 생각해 낼 수 있다고 보기 어렵다.

(라) 구성 4에 대하여

구성 4는 ‘하우징의 분기되는 타단에 설치되어 상기 광분할기를 통과하여 상기 연료라인을 통해 이송되는 연료를 통과하지 않고 입사되는 적외선을 검출하는 제1수광부인데, 이는 비교대상발명의 제1검출장치에 대응된다. 그런데 제1수광부는 연료를 통과하지 않고 직진한 적외선을 검출하는 장치로서 발광부에서 방출되어 광분할기를 통과하여 직진한 적외선의 강도를 검출하고, 제2수광부와 동시에 연결된 비교기에서 제1수광부에서 검출된 값에다가 적외선이 기포가 없는 순수한 연료를 통과하는 비율(비교적 간단한 실험을 통하여 얻을 수 있는 수치이다)을 곱한 데이터를 활용(명세서에 명시적으로 기재되어 있지는 않으나, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 명세서의 상세한 설명을 참작하여 용이하게 이해하고 재현할 수 있는 사항이다)하여 제2수광부에서 검출되는 적외선의 강도를 비교하는 기능을 수행하는 반면에, 비교대상발명의 제1검출기는 광이 유체 속의 미립자에 의해 산란되거나 유체에 흡수되지 않고 유체를 통과한 광의 양을 검출하는 장치로서, 유체 속의 미립자에 의해 산란된 광의 양을 검출하는 제2검출기의 신호와 비교되는 신호를 생성하여 신호프로세서에 전하는 기능을 수행하므로, 양 발명의 위 대응구성은 측정대상과 액체 속의 이물질을 측정하는 전체 장치 내에서 수행하는 기능이 상이하다. 나아가 제1수광부에서 검출되는 적외선과 제2수광부에서 검출되는 적외선은 광◇에서 동시에 방출된 동일한 광◇을 분할한 것이어서, 이 사건 제1항 발명의 구성 4인 제1수광부는 항상 제2수광부에서 검출되는 값에 대한 상대적인 기준값을 제공하게 되므로, 발광부에서 방출되는 적외선의 강도가 변동되더라도 기포량을 안정적으로 측정할 수 있게 하는 효과가 있다는 점이 그 구성으로부터 자명하게 추론된다.

이에 대하여 피고는 제1수광부에서 검출되는 값은 한 번만 측정하면 되는 수치이므로 필요가 없는 구성이고 또 비교대상발명에서 제1검출기를 단순히 배열만 바꾼 것에 불과하여 서로 동일한 구성이라는 취지로 주장하나, 위와 같이 제1수광부는 안정적으로 기포량을 측정하는 효과를 거두기 위하여는 제2수광부에 대하여 상대적인 기준값을 항상적으로 제공할 필요가 있을 뿐만 아니라, 앞서 살펴 본 바와 같이 제1수광부와 비교대상발명의 제1검출기는 전체 측정장치 내에서 수행하는 기능을 달리하므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(마) 구성 5에 대하여

구성 5는 ‘하우징의 분기되지 않는 일측에 설치되어 상기 광분할기에서 반사되어 상기 연료라인을 통해 이송되는 연료를 통과하면서 일부 파장대가 흡수된 후 입사되는 적외선을 검출하는 제2수광부’인데, 이는 비교대상발명의 제1검출기 또는 제2검출기에 대응된다. 그런데 구성 5의 제2수광부는 광분할기에서 반사된 적외선이 연료라인의 연료를 통과하면서 특정 파장대가 흡수된 후(명세서에 기재되지는 않았으나, 기포에 의하여 적외선의 일부가 산란되기도 할 것이다) 통과한 직진광의 강도를 검출하는 장치인 반면, 비교대상발명의 제1검출기는 광이 유체 속의 미립자에 의해 산란되거나 유체에 흡수되지 않고 유체를 통과한 광의 양을 검출하여 제2검출기에서 검출되는 산란광의 양과 비교하는 기준값으로 작용하는 장치이다. 그리고 비교대상발명의 제2검출기는 유체 속의 미립자에 의해 산란된 광의 양을 검출하여 미립자 농도의 측정값을 얻는 장치이다. 따라서 제1검출기는 흡수되거나 산란되지 않고 통과한 직진광을 검출한다는 점에서는 구성 5의 제2수광부와 같지만, 측정값이 아닌 기준값을 얻는 장치라는 점에서는 그 기능이 달라서 제1검출기의 구성을 제2수광부로 치환하는 것이 통상의 기술자에게 용이하다고 할 수 없고(피고의 주장대로 제1검출기와 제2수광부가 액체에서 흡수되거나 산란되지 않고 직진하는 광량을 측정하는 점이 일치한다고 하더라도, 양 구성은 전체 장치에서 다른 구성과 유기적으로 결합하여 수행하는 기능이 전혀 다르므로, 그러한 유기적인 결합관계와 기능을 무시하고 제1검출기로부터 제2수광부를 도출하는 것이 용이하다고는 할 수 없다), 또한 제2검출기는 측정값으로 작용하는 기능은 구성 5의 제2수광부와 같지만 미립자에 의한 산란광을 측정한다는 점에서 그 측정대상이 다르므로, 제2수광부와는 상이한 구성이다.

(바) 구성 6에 대하여

구성 6은 ‘제1수광부 및 제2수광부와 동시에 연결되어 제1수광부에서 검출된 적외선과 제2수광부에서 검출된 적외선의 강도를 비교하는 비교기’인데, 이는 비교대상발명의 ‘유체를 통과한 직진광을 검출하는 제1검출기(20)에서의 신호와, 산란광을 검출하는 제2검출기(24)에서의 신호를 신호처리기(30)로 처리하여 출력신호를 생성하는 구성’에 대응된다. 그런데 비교대상발명의 명세서의 상세한 설명에는 “통과된 광(D)과 산란된 광(S)에서 상수 K를 곱한 것과의 합에 대한 산란된 광의 비율(R=S/[D┼KS])이 농도와의 관계에서 몇몇의 오더(several orders)에 해당되는 농도의 범위에 대해서 실질적인 선형관계를 가짐을 발견했다.”, “S(산란된 광)와 D(통과된 광) 신호를 신호프로세서(30)에 입력하고 이 신호프로세서(30)는 상수 K를 포함하는 처리된 신호인 R을 만들어 낸다. 그러고 나서 상수 K는 전위차 계(54, 55, POTENTIOMETER)를 이용해서 조절된다.”라고 기재되어 있다. 위 기재에 의하면, 비교대상발명 역시 전위차 계(54), (55)를 구비한 신호프로세서(30)에 의하여 입력된 직진광과 산란광의 강도를 비교하는 구성이므로, 양 발명의 위 대응구성은 제1, 2수광부(비교대상발명의 제1, 2검출기)에서 각 검출된 빛의 강도를 비교한다는 점에서는 동일하다고 할 수 있다.

다만, 이 사건 제1항 발명의 구성 6의 비교기는 제1, 2수광부의 적외선의 강도를 비교함으로써 연료 속의 기포량을 대략적으로나마 감지할 수 있게 되는데(예를 들어, 광◇이 200, 제1수광부에서 검출된 적외선의 강도가 100, 기포가 전혀 없는 경우 통과되는 비율이 70%일 경우에, 제2수광부에서 검출된 적외선의 강도가 70이면 기포 없음, 90이면 기포 다량이라고 감지할 수 있다), 비교대상발명에서는 신호프로세서에 의한 선형화 작업이 있어야만 비로소 미립자의 농도를 측정할 수 있게 되는 점에서 작용상 차이가 있다.

(사) 구성 7에 대하여

구성 7은 ‘비교기(21)에 연결되어 적외선의 강도 차이에 따라 미리 설정된 기포량 측정값을 산출하는 교정기(23, calibrator)’인데, 이는 비교대상발명의 신호프로세서(30)에 대응된다. 그런데 비교대상발명의 명세서의 상세한 설명에는 “유체에 있는 미립자의 농도를 측정하는 한 가지 방법으로 기지의 농도에 대해서 곡선(48)을 그려서 나타내고 산란된 광과 통과된 광의 비율에 해당하는 신호를 얻은 후 이 곡선을 이용해서 미지의 농도를 찾는 방법이다.”, “이러한 선형화 방법은 통과된 광에 대한 산란된 광의 비율을 구한 후 특별한 선형화 네트워크를 거치는 방법을 사용하지 않고, 그 대신에 약간 더 복잡한 선형화 관계를 만드는 신호프로세서를 이용하였는데, 여기서는 통과된 광과 산란된 광에 선택된 상수 값 K를 곱한 것을 더한 값을 분모로 하는 방법을 사용한다.”라고 기재되어 있다. 위 기재에 의하면, 비교대상발명은 신호프로세서(30)에 의하여 생성된 출력신호 값(R)을 이미 만들어진 직선에 대입함으로써 미립자의 농도를 측정하는 구성이므로, 기포량 내지 미립자의 농도 측정값을 교정한다는 점에서 구성 7과 서로 동일하다고 할 수 있다.

그렇지만, 구성 7의 교정기는 복잡한 선형화 작업을 수행하는 비교대상발명의 신호프로세서보다는 상대적으로 간단한 구조로 기포량을 측정할 수 있을 것이어서 제조원가를 크게 절감할 수 있는 효과를 기대할 수 있으므로, 이 점에서 효과상 차이가 있다.

(아) 대비결과의 정리

이와 같이 이 사건 제1항 발명의 전체적인 구성은 연료 속에 포함된 기포량을 정량적으로 측정하기 위한 기술적 과제를 해결하기 위하여, 적외선의 일부 파장대가 연료를 통과하면서 기포가 많을수록 연료에 흡수되지 않고 투과하는 적외선의 강도가 세어지는 원리를 이용하여 그 직진광의 측정값과 연료를 통과하지 아니한 광에서 계산되는 기준값을 비교하는 것이다.

그 반면에 비교대상발명은 액체의 미립자에 대한 산란광과 액체를 통과한 직진광을 비교한 후 미립자의 농도가 일정 범위 이상이더라도 선형관계를 갖도록 하는 작업을 통하여 미립자의 농도를 측정하고자 하는 것이다.

따라서 비교대상발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성 중 구성 1인 두 갈래로 분기된 하우징, 구성 3인 광분할기에 대응되는 구성은 아예 결여되어 있고, 이 사건 제1항 발명의 구성 2, 4, 5, 6, 7에 대응되는 비교대상발명의 각 구성요소는 그 기능과 작용의 면에서 상당한 차이가 있는바, 이는 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명과 그 구체적인 기술적 과제 및 그 해결원리가 다름에서 비롯된 것으로서, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 그 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성이 인정된다.

(3) 효과의 대비

이 사건 제1항 발명은 명세서의 기재에 의하면, LPLi 시스템을 장착한 LPG 차량의 연료라인 내에서 발생하는 기포량을 정량적으로 검출함으로써 기포의 발생현황과 원인파악을 가능하게 하는 효과를 거둘 수 있고, 나아가 제1수광부의 구성을 통하여 상대적인 기준값을 가지고 제2수광부의 측정값과 비교하는 구성에 의하여 광량이 불안정하더라도 따로 그 차이를 보상하는 구성을 따로 설치하지 않고서도 기포량을 정확하게 측정할 수 있는 효과 또한 자명하게 추론될 뿐만 아니라, 간단한 구조를 이용하여 연료 속의 기포를 측정함으로써 각종 연료라인에 적용되어서 제조원가를 크게 절감할 수 있는 경제적 효과까지 기대할 수 있다. 비교대상발명은 유체 속의 미립자의 농도가 높더라도 농도와 측정된 값 사이에 선형관계를 갖도록 하되, 종래기술인 직진광과 산란광의 비율을 구한 후 특별한 선형화 네트워크를 거치는 방법에 비하여, 설계 및 제작비용이 덜 들고 측정장치에 따라 보정할 필요가 없는 신호프로세서를 이용하는 효과를 기대할 수 있다.

그러므로 이 사건 제1항 발명은 액체 속의 미립자를 측정하는 비교대상발명과 달리 연료 속의 기포량을 효과적으로 측정할 수 있고(비교대상발명에서도 연료 속의 기포를 효과적으로 측정할 수 있다는 점을 인정할 만한 아무런 자료가 없다), 광량이 불안정한 경우에도 기포량을 안정적으로 측정할 수 있을 뿐만 아니라, 신호프로세서라는 정밀한 장비 없이도 간단한 구조를 이용하여 연료 속의 기포를 측정함으로써 제조원가를 절감할 수 있는 경제적 효과까지 기대할 수 있으므로, 비교대상발명에 비하여 작용효과의 현저성이 인정된다.

이에 대하여 피고는 위 2. 나. (3) 기재와 같이 이 사건 제1항 발명의 연료 중에 미립자가 존재하거나 기포가 과다하게 존재할 경우에 측정오차가 발생하여 비교대상발명에 비하여 효과의 현저성이 인정되지 않는다고 주장하나, 이 사건 제1항 발명을 실시할 경우에 사용되는 연료는 통상적으로 필터링 작업을 통하여 미립자가 제거된 연료일 것이고, 또한 이 사건 제1항 발명은 극히 비정상적으로 기포가 발생하는 경우를 대상으로 하는 것이 아니므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

다. 소 결

이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 비하여 목적의 특이성이 인정되고 비교대상발명과는 과제의 해결원리가 달라서 비교대상발명으로부터 유기적으로 결합된 전체로서의 구성을 용이하게 도출해 낼 수 없어서 구성의 곤란성도 인정되며 효과의 현저성 또한 인정되므로 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없는바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

관련문제

당업자

진보성 유무의 판단에 있어 기준이 되는 자는 "그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자", 즉 당업자이다. 당업자란 출원시에 있어서 당해 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 연구개발(실험, 분석, 제조 등을 포함한다)을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, 출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있고, 발명의 과제와 관련되는 기술분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서 그 기술분야에서의 전문가들이 가지고 있는 지식을 체득하고 있는 특허법 상의 상상의 인물이다.

심사지침서상 진보성 판단방법

2.1 진보성 판단 절차

(1) 청구항에 기재된 발명을 특정한다.

(2) 인용발명을 특정한다.

(3) 청구항에 기재된 발명과 인용발명을 대비하여 양자의 차이점을 파악하여 그 구성의 차이를 명확히 한다.

(4) 청구항에 기재된 발명이 인용발명과의 차이가 있음에도 불구하고 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명에 이르게 된 것이 당업자에게 용이한가, 용이하지 아니한가에 대하여 판단한다.

(5) 인용발명으로부터 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있는지 여부는 당업자의 입장에서 인용발명의 내용에 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있는 동기가 될 수 있는지 또는 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 차이가 당업자가 가지는 통상의 창작능력에 해당하는지 여부를 주요 관점으로 하여 인용발명과 비교하여 더 나은 효과가 있는지를 참작하여 판단한다.

2.2 진보성 판단의 구체적 방법

2.2.1 발명에 이를 수 있는 동기가 있는 것 : 인용발명의 내용 중에 청구항에 기재된 발명에 대한 시사가 있는 경우, 인용발명과 청구항에 기재된 발명의 과제가 공통되는 경우, 기능 작용이 공통되는 경우, 기술분야의 관련성이 있는 경우 등은 당업자가 인용발명에 의하여 청구항에 기재된 발명을 용이하게 발명할 수 있다는 유력한 근거가 된다.

2.2.2 당업자의 통상의 창작능력의 발휘에 해당하는 것 : '통상의 창작능력의 발휘'에 해당하는 유형으로, 일정한 목적 달성을 위하여 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, 수치범위의 최적화 또는 호적화, 균등물에 의한 치환, 기술의 구체적 적용에 따른 설계변경 등이 있으며, 청구항에 기재된 발명과 인용발명의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상 그 발명은 진보성이 부정된다.

2.2.3 더 나은 효과 : 청구항에 기재된 발명의 기술적 구성에 의하여 발생되는 효과가 인용발명의 효과에 비하여 더 나은 효과를 갖는 경우에 그 효과는 진보성 인정에 긍정적으로 참작할 수 있다. 발명의 유리한 효과의 참작은 화학분야의 발명 등 발명의 구성에 의한 효과의 예측성이 낮은 분야의 발명에 대한 진보성 판단에 특히 적합하다.

대법원 1989. 11. 24, 88후769 "발명의 진보성 판단기준"

"...진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적(특허법 제1조)에 비추어 일응 발명의 진보성을 인정하는 것이타당하다 할 것이고(당원 1983.4.26 선고82후72 판결; 1989.7.11.선고 88후516 판결 참조) 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것이 아닌 때에는 발명의 진보성을 결여한 것이라고 보아야 할 것이다.

또한 등록된 발명이 공지공용의 기존기술을 종합한 것인 경우에도 선행기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우에는 발명의 진보성이 인정되어야 할 것이나(당원1987.9.29. 선고 88후25판결; 1988.2.23. 선고83후38 판결; 1989.7.11.선고 88후516판결 참조)그렇지 아니하고 공지공용의 기존기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 없다거나 이로 인한 작용효과도 이미 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과이상의 새로운 상승효과가 있다고볼 수 없는 경우에는 발명의 진보성은 인정될 수 없다 할 것이다..."

특허침해단계에서의 발명의 비교

구성요소완비의 원칙(AER: All Elements Rule)과 균등론

균등론과 출원경과참작의 원칙

관련 판례

사례 : 특허법원 2003. 4. 10, 2002허6701 "음악 게임의 진보성 판단"

관련 자료

미국에서의 진보성 판단, 미국에서의 진보성판단 : Graham v. John Deere Co, KSR v. Teleflex

“Under §103, the scope and content of the prior art areto be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, longfelt but unsolved needs, failure of others, etc., mightbe utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented.”

the Court of Appeals for the Federal Circuit has employed an approach referred to by the parties as the “teaching, suggestion, or motivation”test (TSM test), under which a patent claim is only proved obvious if “some motivation or suggestion to combine the prior art teachings” can be found in the prior art, the nature of the problem, or the knowledge of a person having ordinary skill in the art.

특수한 발명에서의 진보성 판단

특허법원 2005. 6. 10, 2004허4433 "종래 영업방법을 단순히 컴퓨터상에서 수행하도록 한 영업방법발명"

"...이 사건 제1항 발명의 영업방법은 일정한 신용상태가 보증되는 집단을 회원사로 가입시키고, 그 회원사에 속한 경우에만 회원으로 가입되도록 하고, 추후 전자쇼핑몰에서의 거래시에도 회원사의 단말기를 통하여서만 전자쇼핑몰 서버에 접속할 수 있도록 하여 신용을 바탕으로 한 전자상거래를 구현하는 것인바, 결국 사전에 전자쇼핑몰에 접속할 수 있는 회원 및 컴퓨터 단말기를 한정하여, 등록된 컴퓨터 단말기에 의해 접속한 회원에 대하여만 전자상거래를 허용하는 영업방법이라 할 것이다.

이와 같이 회원사를 그룹화하고 그룹범위 내에서 회원가입을 허용하고 등록된 회원만 거래할 수 있는 영업방법 구성은 종래 오프라인상에서 흔히 사용되고 있는 회원제 영업방법과 다를 바 없는 것으로 이를 단지 온라인상에 전용한 것에 불과하여 이 사건 제1항 발명의 영업방법은 새로운 영업방법으로 보기 어렵다 할 것이다.

이 사건 제1항 발명이 회원이 전자쇼핑몰에 접속할 수 있는 컴퓨터 단말기까지 미리 한정하여 전자상거래를 허용하고 있으나 이는 회원 본인 여부를 확인하기 위한 추가적인 제한에 불과한 것으로 보일 뿐이고 그러한 제한에 어떠한 영업방법상의 독특함이 인정되지도 아니하므로 그러한 한정이 추가되었다는 것만으로 새로운 영업방법이라고 보기는 어렵다고 할 것이다..."

대법원 2003. 10. 24, 2002후1935 "특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명"

"...화학분야의 발명에서 라세미체가 공지된 경우 부제탄소의 개수에 따라 일정한 숫자의 광학이성질체가 존재한다는 것은 널리 알려져 있으므로, 특정 광학이성질체의 용도에 관한 발명은, 첫째 그 출원일 전에 라세미체 화합물의 용도를 기재하고 있는 간행물 등에 그 광학이성질체 화합물의 용도가 구체적으로 개시되어 있지 아니하고, 둘째 그 광학이성질체 화합물의 특유한 물리화학적 성질 등으로 인하여 공지된 라세미체의 용도와 질적으로 다른 효과가 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있다.

그런데 광학이성질체에 그 용도와 관련된 여러 효과가 있는 경우에 효과의 현저함이 있다고 하기 위해서는, 광학이성질체의 효과 모두를 이에 대응하는 공지의 라세미체의 효과와 대비하여 모든 종류의 효과 면에서 현저한 차이가 있어야 하는 것이 아니라, 광학이성질체의 효과 중 일부라도 이에 대응하는 라세미체의 효과에 비하여 현저하다고 인정되면 충분한 것이고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 단순한 반복 실험으로 광학이성질체의 현저한 효과를 확인할 수 있다는 사정만으로 그 효과의 현저함을 부인할 수는 없다...

이 사건 출원발명과 그 화합물의 라세미체가 갖고 있는 다른 효과들, 즉 혈당저하나 독성, 저혈당 발현의 위험 배제 등의 효과를 대비하면 이 사건 출원발명이 라세미체에 비하여 현저한 효과가 있다고 보기는 어렵지만, 장기복용을 전제로 하는 당뇨병 치료제의 특성 및 약물의 장기간 체내 축적으로 인한 독성발현 등의 부작용을 종합하여 보면, 이 사건 출원발명의 앞서 본 정도의 신속한 체내 소실의 효과는 위 간행물 기재 발명들에 비하여 현저하다고 보기에 충분하고, 이와 같이 특정한 효과에 있어서 현저함이 인정되는 이 사건 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 간행물 기재 발명들로부터 용이하게 발명해 낼 수 있는 것이라고 할 수 없다..."

특허법원 2003. 7. 10, 2003허1338 "선택발명의 진보성 판단기준"

"... 위와 같이 비교대상발명 1은 로듐촉매와 함께 촉진제로 사용될 금속으로 루테늄과 오스뮴을 포함하여 30가지를 열거하고 있는데 그 금속들 중에서 루테늄과 오스뮴이 특별히 뛰어난 효과를 가진다는 기재가 없고, 비교대상발명 2에서는 로듐과 대등한 촉매로서 루테늄과 오스뮴을 열거하고 있을 뿐, 이들 금속이 로듐과 함께 촉진제로 사용되는 것으로도 소개되어 있지 않다. 그러므로 이 사건 제1항 발명에서 루테늄이나 오스뮴을 촉진제도 채택한 구성이 비교대상발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이라고 할 수 없다.

이에 대하여 피고는 촉진제로 루테늄이나 오스뮴을 채택한 구성은 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상 발명 1에서 소개된 30가지의 금속 중에서 단순한 반복실험을 통하여 용이하게 선택할 수 있는 사항에 불과하므로 진보성이 없다고 주장하고 있다.

그러나 이 사건 제1항 발명에서 촉진제로 루테늄이나 오스뮴을 촉진제로 채택한 구성은 단순히 주어진 물 농도에서 반복실험을 통하여 최적의 조건을 가지는 금속을 선택한 것이 아니라 오히려 물 농도가 수치로 특정되지 아니한 상태에서 비교적 낮은 물 농도 조건으로 카르보닐화 공정을 실시하되, 높은 물 농도에서와 대등한 정도의 효율을 가지는 공정이어야 한다는 요청 아래, 금속의 선택에 따라 그러한 효과를 얻을 수 있는 것인지도 알려지지 아니한 상태에서, 비교적 낮은 물 농도에서 높은 물 농도에서와 대듣한 정도의 효율을 올리도록 하는 촉진효과를 가지는 금속으로 루테늄과 오스뮴을 선택한 것이므로 그 구성에 곤란성이 있다고 할 것이어서 피고의 주장은 이유 없다..."

특허법원 2007. 3. 28, 2006허6877 "수치한정발명의 진보성 판단"

" 이사건 제1항 발명의 구성요소는 ① 유모차에 설치되는 유모차 보호덮개에 있어서,상기 유모차 보호덮개는 비닐, 방수직물, PVC의 적어도 어느 하나의 재질로 이루어지는 보호덮개 몸체(이하 “구성요소 1”이라 한다), ② 승차하고 있는 유아의 시선이 집중되는 전면 상부에 85∼95%의 광투과율과 1.45∼1.55의 절대굴절률을 가지며 평면성을 유지할 수 있는 경질의 투시창(이하 “구성요소 2”라 한다)을 구비하는 것을 특징으로 하는 유모차 보호덮개로 파악된다...

유모차 보호덮개에 투시창이 구비된 것은 비교대상발명들에 의하여 공지된 것으로 이 점에 관하여도 당사자들 사이에 다툼이 없다. 그리고 구성요소 2에서 투시창의 광투과율과 절대굴절률을 수치한정한 것은 통상의 판유리와 유사하거나 그보다 좋은 광투과율과 절대굴절률을 가지는 재질로 투시창을 만든다는 정도의 의미에 불과한 것으로, 이는 비교대상발명 1, 2, 3의 투시창을 투명한 플라스틱 등의 재질로 한다는 구성으로부터 용이하게 도출될 수 있을 것으로 보일 뿐아니라, 구성요소 2에서 한정한 수치범위 내의 광투과율과 절대굴절률을 가져야만 유아의 시력을 보호할 수 있다는 등의 임계적 의의나 기술적 의의를 인정할 만한 자료도 없으므로, 이부분 구성은 단순한 수치한정에 불과하다. 따라서 투시창의 광투과율과 절대굴절률의 수치를 어느 정도로 할 것인지는 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 “통상의 기술자”라고 한다)이 필요에 따라 선택할 수 있는 단순설계변경사항에 해당할 뿐이다. 또한, 투시창을 평면으로 하는 구성은 비교대상발명의 도면들에 암시되어 있어 통상의 기술자라면 비교대상발명들의 도면으로부터 충분히 도출할 수 있을 것으로 보이고, 투시창의 재질을 경질로 하는 것은 그 평면성 유지를 위한 것으로 보이는데, 투시창의 재질을 경질로 하여 평면성이 잘 유지되도록 할 것인지 아니면 투시창의 재질을 연질로 하여 접고 펴기 편하도록 할 것인지는 통상의 기술자가 필요에 따라 선택할 수 있는 단순 설계변경사항에 불과하다..."

수치한정의 임계적 의의(심사지침서)

(1) 청구항에 기재된 발명의 과제 및 효과가 인용발명의 연장선상에 있는 경우에는 그 수치한정 범위 내에서의 효과가 수치한정 범위 외의 효과에 비하여 현저히 향상된 것이어야 한다.

(2) 청구항에 기재된 발명의 과제가 인용발명과 상이하고 그 효과도 이질적인 경우에는 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하여도 수치한정의 임계적 의의를 요하지 않는다.

진보성판단에서의 참고자료

"...Such secondary considerations as commercial success, longfelt but unsolved needs, failure of others, etc., mightbe utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented..."

특허법원 2005. 11. 10, 2005허56 "상업적으로 성공한 경우";

"피고는, 이 사건 제3항 발명이 비교대상발명 1과는 대조적으로 시장에서 막대한 상업적 성공을 거두고 있음에 비추어 그 진보성이 추단될 수 있다고 주장하므로 살피건대, 특허발명이 상업적으로 성공을 하였다는 점은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할 수 있지만(대법원 1995. 11. 28. 선고 94후1817 판결 참조), 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서를 토대로 한 기술적 검토 결과 이 사건 특허발명이 비교대상발명보다 향상 진보된 것으로 인정되지 아니하는 이 사건에서, 설령 피고가 이 사건 특허발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고 하더라도 그 점만으로 이 사건 특허발명의 진보성을 인정할 수는 없으므로(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결), 이에 관한 피고의 주장은 이유 없다."

대법원 1996. 10. 11, 96후559 "액제 우황청심원의 진보성판단"

"... 이 사건 특허발명(특허청 1991. 2. 1. 등록 제39536호, "우황청심액의 제조방법", 이하 본건 발명이라고 한다.)은 산약, 감초, 인삼 등 우황청심원의 재료들인 생약재로 구성되어 있고, 이들 약재 중 우황, 사향 및 용뇌는 미세분말화하고, 이들을 제외한 나머지 생약재들은 물 또는 알코올로 침출하거나 미세분말화하는 전처리공정 및 이들 전처리한 생약재를 혼합하고 물을 가하여 균질화시키는 후처리공정(독립항)과 이들에 방향제, 감미제 등의 보조제를 첨가하는 방법(종속항)으로 구성되어 있는바, 본건 발명은 종래의 우황청심환제를 액제로 조제함으로써 구급환자나 유아, 소아가 간편하게 복용할 수 있고, 또한 약효가 신속하게 나타나도록 하려고 함에 그 목적이 있고, 위 기술적 구성요소들 각각은 그 출원 전에 공지되어 있는 것들이기는 하나 위 각 구성요소들을 결합하여 우황청심액제를 제조하는 구성 자체는 공지된 것이라고 볼 자료가 없으며, 복용의 간편함과 효과의 신속성 등의 작용효과는 우황청심환제 자체가 가지는 작용효과와는 다른 것이라 할 것이고, 더욱이 액제로 된 본건 발명이 환제에 대하여 상업적으로 성공을 거두고 있는 것으로 인정된다. 그렇다면 본건 발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 인정된다고 할 것이다..."

특허법원 2001. 8. 17, 2000허6189 "타정부기관으로부터 지정 또는 인증을 받은 경우"

"...원고는, 이 사건 특허발명은 갑3 내지 7, 갑8의 2로부터 알 수 있는 바와 같이 건설교통부로부터 신기술지정을, 중소기업청으로부터 신기술인증 및 벤처기업확인을, 조달청으로부터 우수제품인정을, 산업자원부 기술표준원으로부터 품질인증을, 서울중소기업수출지원센타로부터 수출지원대상업체지정을, 대전ㅤ충남중소기업수출지원센타로부터 수출유망중소기업지정을 받은 것으로 그 기술성이 인정된 것이고, 또 이 사건 특허발명은 상업적으로 성공한 것이므로, 그 진보성이 인정되어야 한다고 주장한다. 살피건대, 위 기관들에 의한 지정 또는 인증 등은 각각의 법에 따른 것으로 이 사건 특허발명이 그 지정이나 인증 등을 받았다는 사실만으로 특허법에서 규정하고 있는 신규성 및 진보성 등의 특허부여의 요건을 충족하는 것이라고 할 수는 없고, 또한 이 사건 특허발명으로 인해 상업적으로 성공하였다는 아무런 증거도 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다..."

특허법원 2001. 7. 12, 2000허7557 "외국에서의 특허성 판단자료"

"...이 사건 제10항 발명과 동일한 발명이 미국과 아르헨티나에서 특허를 받은 사실 및 미국에서의 특허 출원과정에서 이 사건 출원발명과 액정을 이용한 광밸브 사이의 기술분야의 유사성으로 인하여 거절이유의 통지가 있었으나 최종적으로 특허 사정된 사실은 인정되나, 이와 같은 사정은 그 법제와 실정을 달리하는 우리나라에 있어서는 특허성이 있는지 여부를 판단하는데 참고자료가 될 뿐 그와 동일한 결론을 내려야 할 아무런 근거가 되지 못하므로 이를 내세우는 원고의 주장 또한 이유가 없다..."

참고 자료

이윤원, "특허법상 진보성 판단에 관한 연구", 충남대학교 박사학위논문, 2006. 8.

황영주, "특허의 진보성 판단에 관한 각국 기준의 개괄적 비교", 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 2008.

기타 불특허사유

선출원주의

대법원 2007. 1. 12, 2005후3017 "경합하는 실용신안권의 포기로 하자가 치유되는가?"; 특허법원 2005. 7. 21, 2004허7005; cf. 대법원 1990. 8. 14, 89후1103 "어느 한쪽의 등록이 무효로 확정된 경우 나머지 등록까지 모두 무효로 볼 것은 아니다"

특허법원 2004. 9. 10, 2003허4160 "동일인에 의해 같은 날에 출원된 특허발명이 실질적으로 동일한 발명인 경우"

대법원 1006. 10. 26, 2004두14274 "특허결정의 취소를 구하는 행정소송의 허부"

참고자료

유영일, "중복출원과 특허권자의 권리보호", 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원 2008. 2.

확대된 선원

특허법원 1999. 5. 28, 98허7110 "보정여부와 상관없이 최초 명세서 및 도면에 기재된 발명"

대법원 2002. 9. 6, 2000후2248 "미완성 발명은 확대된 선원의 규정에서 타출원의 지위가 인정되는가?"

정당한 권리자의 보호

특허법원 2004. 8. 27, 2003허1956 "약효검사 수행업체가 약효검사를 통해 얻은 지식을 바탕으로 특허출원한 경우"

특허법원 2007. 3. 28, 2006허6143

대법원 2004. 1. 16, 2003다47218 "특허받을 수 있는 권리의 양도계약이 효력이 상실된 경우 등록된 특허권의 이전을 청구한 경우";

cf. 서울지법 2003. 7. 25, 2002가합73123 "진정한 권리자가 바로 무권리자를 상대로 실용신안권과 의장권의 이전을 구하는 경우"

공동발명

특허법원 2004. 11. 12, 2003허6807 "공동으로 고안한 후 단지 명의만 빌어 제3자 명의로 출원한 경우"

직무발명

대법원 2005. 3. 25, 2003후373

서울고법 2004. 11. 16, 2003나52410 "직무발명 보상금의 범위 산정"

출원의 보정 등

출원의 보정

대법원 2007. 2.8, 2005후3130 "'눈을 감지할 수 있는 센서'에 대한 추가 기재가 신규사항 추가인지의 여부"

특허심판원 2006. 12. 1, 2006원1610 "최후거절이유 통지후 청구항을 신설하거나, 구성요소의 삭제"

대법원 2003. 3. 25, 2001후1044 "보정기간 경과 후 특허출원의 일부 취하"

국내우선권

대법원 2007. 3. 29, 2005후2168 "출원일로부터 1년 3월이 도과한 원출원에 기초하여 분할출원한 경우"

분할출원

사례: 광학 활성 피리도벤즈옥사진 유도체의 제조방법, 대법원 2004. 3.12. 선고 2002후2778 등록무효

1. 원심의 판단 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 명칭이 "광학 활성 피리도벤즈옥사진 유도체의 제조방법"에 관한 이 사건 특허발명(등록번호 : 제75803호)은 출원번호 제86-4934호로 출원된 원출원 발명(출원일 : 1986. 6. 20., 등록번호 : 제60571호)의 분할출원으로 인정되어 1994. 7. 28. 등록된 것인데, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)을 원출원 발명의 특허청구범위 제1항(이하 '원출원 발명'이라 한다)과 대비하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물은 원출원 발명의 중간체인 X 화합물과 동일하므로 양 발명은 모두 일반식(IB, X) 화합물로부터 일반식(VI) 화합물을 제조하는 공정을 포함하는 점에서 동일하고, 다만, ① 원출원 발명에는 이 사건 제1항 발명에 없는 X" 화합물로부터 X 화합물을 제조하는 과정이 부가되어 있고, ② 이 사건 제1항 발명은 출발물질인 IB 화합물과 디에틸 에톡시메틸렌말로네이트를 반응시켜 IC 화합물을 제조하는 과정을 거친 후 IC 화합물을 통상의 방법으로 처리하여 목적물질인 일반식(VI)의 화합물을 제조하는 데 비하여, 원출원 발명은 IC 화합물 제조과정에 관한 언급이 없이 중간체인 X 화합물을 통상의 방법으로 처리하여 목적물질인 일반식(VI)의 화합물을 제조하는 것으로만 기재되어 있는 점에 차이가 있는데, 위 차이점 ①에 관하여 살펴보면, 이 사건 특허발명의 실시례 3에는 실시례 2에서 얻어진 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[ 1,4]벤즈옥사진으로부터 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물을 제조하는 방법이 기재되어 있으나, 위 실시례 2에서 얻어진 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[ 1,4]벤즈옥사진은 원출원 발명의 출발물질인 X" 화합물에 속하는 것일 뿐 아니라, 위 실시례 3은 원출원 발명의 실시례 13과 그 내용이 동일하고, 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 위 실시례 3에 기재된 3S-7,8-디플루오로-2,3-디히드로-3-메틸-4[(s)-N-파라톨루엔술포닐프롤릴]-4H-[ 1,4]벤즈옥사진 외에 다른 화합물로부터 출발물질인 IB 화합물을 제조하는 방법은 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명은 그 실시례의 기재를 참조하여 볼 때 원출원 발명에 기재된 것과 같은 X" 화합물로부터 IB 화합물을 제조하는 과정을 포함하는 것이라고 할 수 있고, 위 차이점 ②에 관하여 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 출발물질인 IB 화합물로부터 IC 화합물을 제조하는 과정은 이 사건 특허발명의 참조실시례 2에 기재되어 있는데, 이는 원출원 발명의 실시례 14 및 실시례 15와 그 내용이 동일하므로, 원출원 발명은 그 실시례의 기재를 참조하여 볼 때 IB 화합물과 디에틸 에톡시메틸렌말로네이트를 반응시켜 IC 화합물을 제조하는 과정을 포함하고 있다고 봄이 상당하여, 이 사건 특허발명과 원출원 발명의 실시례 등 발명의 상세한 설명의 기재를 참조하면, 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 실질적으로 동일한 공정을 통하여 목적하는 일반식(VI)의 화합물을 얻는 것이라고 할 수 있으므로, 결국 양 발명은 그 기술적 사상 및 기술적 수단이 동일한 발명이라고 할 것이니, 이 사건 제1항 발명은 적법한 분할출원이라고 할 수 없어 그 출원일이 원출원 발명의 출원일로 소급되지 아니하므로 이 사건 제1항 발명은 선출원주의에 위배되어 등록된 것으로서 무효라는 취지로 판단하였다.

2. 대법원의 판단 분할출원이란 단일발명, 단일출원의 원칙 아래 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우 이를 2 이상의 출원으로 분할하는 것으로서 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 출원된 경우까지 포함하는 것이므로, 분할출원을 하면서 원출원 당시 제출한 발명의 상세한 설명이나 도면을 다시 사용할 수도 있고(대법원 1983. 7. 26 선고 83후23 판결, 1984. 2. 28 선고 83후20 판결, 1986. 9. 9. 선고 84후71 판결 등 참조), 원출원 중 일부 발명이 실시례 등의 상세한 설명에 기재된 것으로서 원출원 발명과 다른 하나의 발명으로 볼 수 있는 경우에는 그 일부를 분할출원할 수 있으며, 이 경우 그 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다고 하여야 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결 등 참조). 이러한 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명은 그 상세한 설명에 기재된 실시례의 내용이 일부 동일하기는 하지만, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 신규의 IB 화합물을 출발물질로 하여 그 중간체의 IC 화합물을 거쳐 최종목적 물질인 화합물(VI)을 제조하는 방법에 관한 것으로, 그 신규의 화합물 IB를 출발물질로 사용하는 점에 그 기술적 특징이 있는 데 반하여, 원출원 발명은 X" 화합물을 출발물질로 하여 중간체 X(=IB) 화합물을 거쳐 통상의 방법으로 최종목적 물질인 화합물(VI)을 제조하는 방법에 관한 것인데, 원출원 발명에 부가된 X" 화합물 및 중간체 X 화합물은 모두 신규의 물질로서 그 발명의 상세한 설명의 기재를 참작할 때 위 제조 과정은 그 수율 등의 면에서 가장 유효한 화합물(X=IB)을 만드는 필수 구성요소이므로, 이 과정은 이 사건 제1항 발명이 예정하고 있지 않은 새로운 효과를 가진 공정이라고 보아야 하고 이를 단순한 주지 관용기술에 불과하다고 볼 수는 없다고 할 것인바, 따라서 이 점만으로도 이러한 제조 과정을 필수 구성요소로 하지 않는 이 사건 제1항 발명은 원출원 발명과 그 기술적 사상 및 기술 구성이 서로 다른 상이한 발명이라고 할 것이다.

그렇다면 이 사건 제1항 발명과 원출원 발명의 기술적 구성의 차이를 잘 살피지 아니한 채 양 발명이 동일하다고 단정하여 이 사건 제1항 발명이 분할출원으로서 인정될 수 없다고 판단한 원심판결에는 심리를 제대로 하지 아니하고 분할출원에 관한 법리를 오해함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

사례: 분할출원서에 기재된 내용이 원출원서에 자명한 사항인 경우, 특허법원 2002. 3. 8, 2002허1713

특허법원 2001. 8. 31, 2001허1402 "1군의 발명에 포함되지 않는 경우"; 특허법원 1999. 1. 14, 98허5145

대법원 2005. 9. 28, 2003후2003 "분할출원시 미생물 기탁증명서류의 첨부 또는 원용한다는 기재"

대법원 2007. 3. 29, 2005후2168 "출원일로부터 1년 3월이 도과한 원출원에 기초하여 분할출원한 경우"