특허심판전치의 이익
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서언
행정청의 처분에 대해서 구제를 받으려면 같은 행정부내 있는 행정심판 절차를 이용하는 것과 바로 법원에 제소하는 절차가 있다. 이때 법원에 제소하려면 반드시 행정심판을 미리 거쳐야 한다는 원칙이 심판전치주의이다. 심판전치주의의 취지는 행정청의 전문성이 가장 큰 이유다. 현재의 행정소송법은 심판임의주의를 택하고 있어서 개별법에 전치주의를 규정하지 아니한 이상 행정심판은 임의적 절차에 불과하다. 현재 행정부의 심판전치주의를 택하는 분야는 국세(지방세는 아님), 특허, 해난등이다. 이러한 분야는 전문성이 특히 요구되므로 해당 법률에 심판전치주의를 규정하고 있어, 조세심판원/특허심판원/해양안전심판원이 이를 처리하고 있다.
특허심판전치의 범위는 심결취소소송의 심리범위와 직결된다. 특허 제1항 내지 제5항에 대해서 심결이 내려졌고 이에 대해서 불이익한 심결을 받은자가 제1항에 대해서만 심결취소소송을 제기하게 되면 제2항 내지 제5항은 심결이 확정되고, 심결취소소송의 심리범위는 제1항에 국한된다. 문제는 특허법원에서 제1항을 심리할때 심결에서 판단하였던 이유로 심리범위가 국한되는가이다. 심판전치를 청구항 레벨로 볼것인가? 아니면 청구항에 관련된 무효 사유의 레벨까지 낮출것인가?의 문제이다. 전자로 보게 되면 제소대상 청구항에 대해서 심판을 거쳤기 때문에 심판전치를 준수한것이 되므로 특허법원에서는 제소된 청구항에 대해서 심판에서 어떤 사유로 심리하였던지간에 상관없이 원고가 주장하는 무효사유를 심리할수 있다. 그러나, 후자로 보게 되면 심판전치를 심결이유 레벨까지 낮추기 때문에 특허법원에서는 심결에서 판단된 무효 이유이외를 심리한다는 것은 법에 규정된 심판전치를 결하게 되어 심리범위가 될수 없다. 그리고 굳이 다른 무효사유를 판단받으려면 심판청구부터 다시 해야 한다.
심판전치를 어느 레벨까지 볼것인가는 특허법에 아무런 규정이 없어 법의 해석에 의해야 한다. 그리고 이러한 심판전치의 레벨은 심결취소소송의 심리범위에 직결될뿐만 아니라 특허소송분쟁 절차의 속도에도 큰 영향을 미치게 된다.
판례의 태도
당사자계 사건
- 대법원 02. 6. 25. 선고 2000후1290 판결
새로운 선행기술에 의한 무효를 심결취소소송에서 주장 입증 가능함. 이는 심판전치를 청구항 레벨 정도로만 본다는 의미임.
결정계 사건
- 대법원 03. 2. 2.6. 선고 2001후1617 판결
기재불비로 거절결정되었고 이후 거절불복심판이 청구되었음. 이때 심판관은 거절대상 명세서로 심결해야 되는데,최초 명세서로 기재불비라고 거절심결하였음. 이에 대해 "심결취소소송의 심리범위는 무제한이므로, 거절결정 이유와 다른 거절이유만 아니면 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 특단의 사정이 없으면 주장입증 가능하다"고 판시함. 이는 거절결정 이유면 특단의 사정이 없으면 심결이유에 관계없이 심결취소소송의 심리범위가 된다는 의미임. 이러한 논리는 심결을 잘못해도 거절결정만 제대로 되었으면 심결취소가 되지 않는다는 것임. 그런데 대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387 판결등에서는 심판에서 새로운 사유로 심리하려면 당사자에게 반드시 의견제출기회를 부여해야 하고 이는 심판제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이므로 의견제출기회를 주지 않은채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될수 없다고 판시하고 있다. 따라서 거절결정 이유이기만 하면 심결이유에 관계없이 심결의 결론을 주장 입증할수는 있지만 심결이 거절결정이유와 다른 것으로 바로 거절심결한 경우에는 심판절차 의견제출기회 미부여로서 거절결정이 설령 정당하다하여도 심결취소를 면할수 없다. 따라서 2001후1617 판결에서의 특단의 사정은 심판단계에서의 의견제출기회 미부여 정도를 들수 있다. 예를 들어 제1항 내지 제10항을 선행기술a로 거절결정하고 심판에서 선행기술a로 제1항이 진보성이 없어 출원 전체를 거절심결(하나의 청구항이라도 특허성 없으면 출원전체가 거절임)한 경우, 심결취소소송에서 제1항보다 더 넓은 청구항인 제10항이 선행기술a로부터 진보성이 없어 출원전체를 거절한 것은 타당하다는 주장은 허용이 된다. 그러나, 제10항은 심판전치를 거친것이 아니므로 이렇게 허용되는것이 심판전치를 결한것인가 하는 의문이 들수 있다. 하지만 심결에서 제1항만 판단한것은 하나의 청구항이라도 특허성이 없으면 출원 전체가 거절되기 때문에 제10항에 대해 판단할 실익이 없어서 하지 않은 것일뿐이라는 논리도 충분히 가능하다. 아무튼 대법원에서는 결정계사건에서 심판전치를 출원전체의 레벨로서 보고 있다.
외국의 사례
일본
- 최고재 1976. 3. 10. 판결 昭和42년(行ツ)28호 심결취소청구사건
심결취소소송에서는 항고심판절차에서 심리판단되지 않았던 공지사실과의 대비를 통한 무효원인은 심결의 적법 여부를 판단하는 기초가 되는 이유로 주장할 수 없다. 이러한 견해에 반하는 종전의 판례는 변경되어야 할 것이다. -> 심판전치를 심결이유레벨로 낮춤
- 최고재 1999. 4. 23. 판결 昭和63(行ツ)37호 심결취소청구사건
등록상표의 불사용 취소심결에 대한 취소소송에 관해 상표법은 사용사실 입증을 심결시까지 하여야 한다고 규정하지 아니하고 있으므로 사실심의 구두변론 종결시까지 입증이 허락된다고 보는 것이 상당하다.
- 심결이유만이 심결취소소송의 심리범위
결정계, 당사자계 구분없이 심결이유에 판단된 것만이 심리범위가 됨. 거절결정사건에서 우리나라는 거절결정이유면 심결에서 다루지 아니한 것도 심리범위가 되나, 일본은 반드시 심결에서 판단된 것만이 심리범위가 되는 차이가 있음. 불사용취소심판의 경우 사용증거 제출을 심결취소소송에서도 가능하다고 하고 있음.
미국
- 거절볼복
CAFC는 법률심이므로 BPAI에서 판단한 것의 적법여부를 심리할뿐 새로운 주장이 불가함. 특별한 이유가 있어서 새로운 주장을 받아 들이지 않는 것이 아니라 미국 민사소송법 자체가 항소심을 사후심제도로 운영하기 때문임. 침해소송에서도 2심은 1심의 적법여부만을 심리할뿐임. 우리나라 일본과 소송법체계가 다름. 우리나라에서도 거절결정 불복 사건은 의견제출기회 부여 때문에 심사/심판에서 통지되지 않는 사유를 소송에서 주장 불가함. 심리범위에 큰 차이 없음.
- 무효항변
미국은 무효심판이 없고 침해소송의 반소로서 무효소송을 인정하므로 우리나라와 일본처럼 심결취소소송의 심리범위에 대비될 사안 자체가 아님.
독일
- 거절불복
유럽은 EPO에서 등록된 것(EPO에서 거절되면 EPO항고심판부에서 심판함. 그 이상 불복절차 없음)을 체약국에서 소정의 절차에 의해 인정하므로 우리나라/일본과 같은 심결취소소송 제도와 대비될 사안이 아님.
- 무효
독일은 연방특허법원부터 무효소송이 시작됨. 심판원절차가 없어 우리나라/일본과 대비될 사안이 아님.
