특허법
From ITnLAW
목차 |
서론
지적재산권 일반
참고 자료
특허청, 21세기는 기술과 특허전쟁의 시대,특허청 미디어자료실 4번
각국의 지식재산권 제도
미국
유럽
중국
참고 자료
허문일, "중국의 지적재산권침해소송에서의 몇가지 제도적 쟁점에 관한 연구", 충남대학교대학원 박사학위논문, 2008. 2.
윤정화, "중국 상표법에 관한 연구", 충남대학교대학원 박사학위논문, 2007. 8.
송만호, 중국의 특허제도, 특허청 미디어자료실 18번
김호철, 중국 상표침해사례(정관장), 특허청 미디어자료실 13번
특허제도 일반
사례 : 음악연출 게임기 특허침해사건, 서울중앙지법 2007. 7. 6, 2001가합32187
관련 문제
- 게임기 및 프로그램을 특허에 의해 보호함으로써 기대할 수 있는 효과는 무엇인가? 부작용이 있다면 그 내용은 무엇이며, 대안은? (자유소프트웨어(FSF)의 주장, 특허법의 목적과 존립근거, 공정거래법의 역할 등)
- 특허권이외에 어떠한 지적재산권이 있으며, 이 중 원고가 자신의 게임을 보호하기 위한 가장 좋은 수단은 무엇인가? (특허권의 보호대상, 특허권과 저작권의 비교, SDS의 화상전송설비, 봄버맨 v. 비엔비 사례 등)
- 특허침해소송의 항소심과 심결취소소송을 관할하는 법원이 상이하기 때문에 생겨나는 문제점은 무엇이며, 이를 해결하기 위한 방안은 무엇인가? (법률신문기사, 미국 CAFC, 일본 지적재산고등재판소 사례)
- 특허분쟁의 해결과정에서 권력은 어떻게 배분되어 있는가? (관련 기술의 해석과 범위, 사실의 확정, 법의 해석 및 적용과정에서 법관, 기술심리관, 심판관, 심사관, 변호사, 변리사, 배심원(?)의 역할. 로스쿨에서의 특허교육). 특히 특허의 무효를 판단할 수 있는 권한을 누가 가지는 것이 정당하고 합리적인가?
구 특허심판제도의 위헌성, 헌법재판소 1995. 9. 28, 92헌가11, 93헌가8`9`10
- 제청법원의 제청이유
(1) 이 사건 심판대상 법률조항에 의하여 특허청의 항고심판의 심결 또는 각하결정에 대하여는 곧바로 대법원에 상고하도록 되어있는 현행 특허사건(의장사건 포함, 이하 같다)의 상고제도로 인하여 국민은 사실심재판에 관한 한 헌법 제27조 제1항에서 보장하고 있는 법관에 의한 재판을 받을 권리를 박탈당하고 있으므로 이 사건 심판대상 법률조항은 위 헌법조항에 위배된다.
(2) 심판대상 법률조항이 특허사건의 사실심은 특허청 항고심판소의 항고심판이 최종심으로 되도록 하고 있으므로 사법권의 일부가 행정기관인 특허청심판소에 귀속되어 사법권은 법원에 속한다는 헌법 제101조 제1항의 사법국가주의 내지 삼권분립의 원칙에 위배되는 것일 뿐만 아니라 재판의 전심절차로서만 행정심판을 할 수 있도록 한 헌법 제107조 제3항의 규정에도 위배된다.
(3) 심판대상 법률조항은 다른 행정사건과 달리 특허사건의 당사자에게는 고등법원의 재판을 받을 수 없도록 함 으로써 모든 국민은 법 앞에 평등하다는 헌법 제11조 제1항의 규정에도 위배된다.
- 관련기관의 의견
법무부장관 : 우리 헌법에는 강학상 또는 소송실무상 일반적으로 사용되는 개념인 “사실심”과 “법률심”의 구별에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 아니하므로 특허사건의 사실심이 법원의 재판관할에서 벗어났다 하여 이를 위헌이라고 단정할 수는 없을 뿐만 아니라, 특허사건에 관하여도 상고심인 대법원이 일반사건과 마찬가지로 채증법칙위배, 경험칙위배 등을 이유로 하급심인 특허심판소의 사실인정의 잘못에 관하여 사실상 심판을 하고 있으므로 특허사건의 사실인정의 문제가 법원의 재판관할에서 완전히 벗어난 것도 아니다.
상공부장관 : 법관에 의한 사실심리의 기회보장이 재판청구권의 일부를 구성한다는 전제하에 특허법 제186조가 이를 제한하는 법률이라 할지라도, 이는 특허분야의 기술성·전문성으로 인하여 특허쟁송의 기술적 사실판단을 법관으로만 구성된 법원에 맡기는 것보다 기술전문가로 구성된 심판기관에 맡기는 것이 사실판단의 정확성과 절차의 신속성 및 소송경제적인 측면에서 합당하다는 입법정책판단에 기초한 것으로서 그 제한이 방법의 적절성, 피해의 최소성, 법익의 균형성 등 비례의 원칙에 어긋나지 아니하므로 합헌이다.
특허청장 : 현행 특허심판제도는 특허관계의 심판에는 고도의 전문적 기술적 판단이 요구된다는 점을 고려하여 제헌이후 줄곧 전문심판기관에 의한 2단계의 행정심판을 전제로 대법원을 최종심으로 하는 특별행정쟁송의 체제를 유지하여 왔는바, 이는 심판기관이 법원이 아닌 행정기관이므로 판단주체의 지위와 관련하여 심판의 공정성은 다소 저하될 수 있으나, 이 점은 심판절차를 준사법절차화하여 보완하는 대신, 사실인정에 관한 판단을 전문 기술분야의 지식과 능력을 갖춘 행정부 내의 전문심판기관에 분담시킴으로써 소송제도가 추구하여야 할 적정성·신속성·경제성의 이상과 공정성의 이상을 비교형량하여 서로 조화롭게 실현하도록 하여, 특허 등의 산업재산권 분쟁에 관하여 국민의 재판을 받을 권리를 오히려 실질적으로 보장하고 있는 합헌적인 제도이다.
대한상공회의소 : 특허법 제186조 제1항은 위헌이라고 선언하는 것은 법이론적 측면에서는 수긍할 수 있는 긍정적인 면이 있으나, 특허사건의 사실판단을 기술을 모르는 일반 법률가 출신의 법관에게 맡긴다면 적정한 판단을 기대하기 어렵고, 쟁송단계가 늘어남으로 인하여 분쟁해결이 지연되며, 그만큼 당사자의 비용이 증가할 것이므로 당사자의 권리구제나 국내산업발전에 도움이 되지 않을 뿐만 아니라, 특허사건에 대한 쟁송제도가 갑자기 바뀜에 따라 산업계에 혼란과 부담을 초래하여 결과적으로 국내산업의 기술경쟁력을 약화시킬 위험이 있다.
- 헌법재판소의 판단
... 그렇다면 결국 특허법 제186조 제1항은 법관에 의한 사실확정 및 법률적용의 기회를 박탈한 것으로서 헌법상 국민에게 보장된 “법관에 의한” 재판을 받을 권리의 본질적 내용을 침해하는 위헌규정이라 아니할 수 없다. 대법원은 특허청의 심결이나 결정의 채증법칙위배 등을 이유로 법령위반이라 하여 이를 파기할 수 있으나 이는 어디까지나 특허청의 사실확정을 전제로 하여 법률심으로서의 사후심사로서 관여하는 것이지 그 자신이 직접 계쟁사실에 관한 사실확정을 하는 것은 아니어서 이는 위에서 말한 법관에 의한 사실확정이라고 할 수 없다.
...특허청의 항고심판심결이나 결정은 그 판단주체로 보아 행정심판임이 분명하고 이러한 행정심판에 대하여는 법원에 의한 사실적 측면과 법률적 측면의 심사가 가능하여야만 비로소 특허사건에 대한 사법권 내지는 재판권이 법원에 속한다고 할 수 있을 것인바, 특허법 제186조 제1항이 이러한 행정심판에 대한 법원의 사실적 측면과 법률적 측면에 대한 심사를 배제하고 대법원으로 하여금 특허사건의 최종심 및 법률심으로서 단지 법률적 측면의 심사만을 할 수 있도록 하고 재판의 전심절차로서만 기능해야 할 특허청의 항고심판을 사실확정에 관한 한 사실상 최종심으로 기능하게 하고 있는 것은, 앞서 본 바와 같이 일체의 법률적 쟁송에 대한 재판기능을 대법원을 최고법원으로 하는 법원에 속하도록 규정하고 있는 헌법 제101조 제1항 및 제107조 제3항에 위반된다고 하지 아니할 수 없다.
참고자료
특허심판원, 특허분쟁 및 특허심판원 안내 동영상
오병인, "특허쟁송제도의 입법론적 개선방안에 관한 연구", 충남대학교대학원 석사학위논문 2006.2.
이재우, "특허소송의 전속관할에 대한 소고", 지식재산21, 2005. 7.
미국의 특허심판,소송제도: Robert Patrick Merges et.(2002), p.50.
구대환, "국내외 변리사제도의 비교를 통해 본 현행 변리사제도의 문제점과 개선방안", 창작과 권리 2008년 봄호.
신동룡, "특허법이론에 대한 연구", 중앙법학 제8권 4호, 2006.
서환주외, "특허권 강화는 기술혁신을 촉진하는가?:한국의 특허법 개혁을 중심으로", 국제경제연구 제10권2호, 2004.
특허법 개요
제1장 총칙
제1조 목적
제2조 정의
제3조 미성년자등의 행위능력
제4조 법인이 아닌 사단등
제5조 재외자의 특허관리인
제6조 대리권의 범위
제7조 대리권의 증명
제7조의2 행위능력 등의 흠에 대한 추인
제8조 대리권의 불소멸
제9조 개별대리
제10조 대리인의 개임등
제11조 복수당사자의 대표
제12조 「민사소송법」의 준용
제13조 재외자의 재판적
제14조 기간의 계산
제15조 기간의 연장등
제16조 절차의 무효
제17조 절차의 추후보완
제18조 절차의 효력의 승계
제19조 절차의 속행
제20조 절차의 중단
제21조 중단된 절차의 수계
제22조 수계신청
제23조 절차의 중지
제24조 중단 또는 중지의 효과
제25조 외국인의 권리능력
제26조 조약의 효력
제27조
제28조 서류제출의 효력발생시기
제28조의2 고유번호의 기재
제28조의3 전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행
제28조의4 전자문서 이용신고 및 전자서명
제28조의5 정보통신망을 이용한 통지등의 수행
제2장 특허요건 및 특허출원
제29조 특허요건
제30조 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우
제31조
제32조 특허를 받을 수 없는 발명
제33조 특허를 받을 수 있는 자
제34조 무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호
제35조 무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호
제36조 선출원
제37조 특허를 받을 수 있는 권리의 이전등
제38조 특허를 받을 수 있는 권리의 승계
제39조
제40조
제41조 국방상 필요한 발명등
제42조 특허출원
제43조 요약서
제44조 공동출원
제45조 1특허출원의 범위
제46조 절차의 보정
제47조 특허출원의 보정
제48조
제49조
제50조
제51조 보정각하
제52조 분할출원
제53조 변경출원
제54조 조약에 의한 우선권주장
제55조 특허출원등에 의한 우선권주장
제56조 선출원의 취하등
제3장 심사
제57조 심사관에 의한 심사
제58조 선행기술의 조사등
제58조의2 전문기관 지정의 취소 등
제59조 특허출원심사의 청구
제60조 출원심사의 청구절차
제61조 우선심사
제62조 특허거절결정
제63조 거절이유통지
제63조의2 특허출원에 대한 정보제공
제64조 출원공개
제65조 출원공개의 효과
제66조 특허결정
제67조 특허여부결정의 방식
제68조 심판규정의 심사에의 준용
제69조
제70조
제71조
제72조
제73조
제74조
제75조
제76조
제77조
제78조 심사 또는 소송절차의 중지
제78조의2
제4장 특허료 및 특허등록등
제79조 특허료
제80조 이해관계인에 의한 특허료의 납부
제81조 특허료의 추가납부 등
제81조의2 특허료의 보전
제81조의3 특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등
제82조 수수료
제83조 특허료 또는 수수료의 감면
제84조 특허료등의 반환
제85조 특허원부
제86조 특허증의 교부
제5장 특허권
제87조 특허권의 설정등록 및 등록공고
제88조 특허권의 존속기간
제89조 특허권의 존속기간의 연장
제90조 특허권의 존속기간의 연장등록출원
제91조 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정
제92조 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등
제93조 준용규정
제94조 특허권의 효력
제95조 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력
제96조 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위
제97조 특허발명의 보호범위
제98조 타인의 특허발명등과의 관계
제99조 특허권의 양도 및 공유
제100조 전용실시권
제101조 특허권 및 전용실시권의 등록의 효력
제102조 통상실시권
제103조 선사용에 의한 통상실시권
제104조 무효심판청구등록전의 실시에 의한 통상실시권
제105조 디자인권의 존속기간 만료후의 통상실시권
제106조 특허권의 수용등
제107조 통상실시권 설정의 재정
제108조 답변서의 제출
제109조 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취
제110조 재정의 방식 등
제111조 재정서등본의 송달
제111조의2 재정서의 변경
제112조 대가의 공탁
제113조 재정의 실효
제114조 재정의 취소
제115조 재정에 대한 불복이유의 제한
제116조 특허권의 취소
제117조
제118조 통상실시권의 등록의 효력
제119조 특허권등의 포기의 제한
제120조 포기의 효과
제121조 질권
제122조 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권
제123조 질권의 물상대위
제124조 상속인이 없는 경우의 특허권의 소멸
제125조 특허실시보고
제125조의2 대가 및 보상금액에 대한 집행명의
제6장 특허권자의 보호
제126조 권리침해에 대한 금지청구권등
제127조 침해로 보는 행위
제128조 손해액의 추정등
제129조 생산방법의 추정
제130조 과실의 추정
제131조 특허권자등의 신용회복
제132조 서류의 제출
제7장 심판
제132조의2 특허심판원
제132조의3 특허거절결정 등에 대한 심판
제132조의4
제133조 특허의 무효심판
제133조의2 특허무효심판절차에서의 특허의 정정
제134조 특허권의 존속기간의 연장등록의 무효심판
제135조 권리범위 확인심판
제136조 정정심판
제137조 정정의 무효심판
제138조 통상실시권 허여의 심판
제139조 공동심판의 청구등
제140조 심판청구방식
제140조의2 특허거절결정 등에 대한 심판청구방식
제141조 심판청구서의 각하
제142조 보정불능한 심판청구의 심결각하
제143조 심판관
제144조 심판관의 지정
제145조 심판장
제146조 심판의 합의체
제147조 답변서 제출등
제148조 심판관의 제척
제148조 심판관의 제척
제148조 심판관의 제척
제149조 제척신청
제150조 심판관의 기피
제151조 제척 또는 기피의 소명
제152조 제척 또는 기피신청에 관한 결정
제153조 심판절차의 중지
제153조의2 심판관의 회피
제154조 심리등
제155조 참가
제156조 참가의 신청 및 결정
제157조 증거조사 및 증거보전
제158조 심판의 진행
제159조 직권심리
제160조 심리·심결의 병합 또는 분리
제161조 심판청구의 취하
제162조 심결
제163조 일사부재리
제164조 소송과의 관계
제165조 심판비용
제166조 심판비용액 또는 대가에 대한 집행명의
제167조
제170조 심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용
제171조 특허거절결정에 대한 심판의 특칙
제172조 심사의 효력
제173조 심사전치
제174조 심사규정의 심사전치에의 준용
제175조 심사전치의 종결
제176조 특허거절결정 등의 취소
제177조
제8장 재심
제178조 재심의 청구
제179조 사해심결에 대한 불복청구
제180조 재심청구의 기간
제181조 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한
제182조 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권
제183조 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권
제184조 재심에서의 심판규정의 준용
제185조 「민사소송법」의 준용
제9장 소송
제186조 심결등에 대한 소
제187조 피고적격
제188조 소제기통지·재판서정본송부
제188조의2 기술심리관의 제척·기피·회피
제189조 심결 또는 결정의 취소
제190조 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소
제191조 보상금 또는 대가에 관한 소송의 피고
제191조의2 변리사의 보수와 소송비용
제10장 「특허협력조약」에 의한 국제출원
제1절 국제출원절차
제192조 국제출원을 할 수 있는 자
제193조 국제출원
제194조 국제출원일의 인정등
제195조 보정명령
제196조 취하된 것으로 보는 국제출원등
제197조 대표자등
제198조 수수료
제198조의2 국제조사 및 국제예비심사
제2절 국제특허출원에 관한 특례
제199조 국제출원에 의한 특허출원
제200조 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 특례
제201조 국제특허출원의 번역문
제202조 특허출원등에 의한 우선권주장의 특례
제203조 서면의 제출
제204조 국제조사보고서를 받은 후의 보정
제205조 국제예비심사보고서 작성전의 보정
제206조 재외자의 특허관리인의 특례
제207조 출원공개시기 및 효과의 특례
제208조 보정의 특례
제209조 변경출원시기의 제한
제210조 출원심사청구시기의 제한
제211조 국제조사보고서등에 기재된 문헌의 제출명령
제212조
제213조 특허의 무효심판의 특례
제214조 결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원
제11장 보칙
제215조 2 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙
제215조의2 2 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙
제216조 서류의 열람등
제217조 특허출원·심사·심판·재심서류 또는 특허원부등의 반출과 공개금지
제217조의2 특허문서전자화업무의 대행
제218조 서류의 송달
제219조 공시송달
제220조 재외자에 대한 송달
제221조 특허공보
제222조 서류의 제출등
제223조 특허표시
제224조 허위표시의 금지
제224조의2 불복의 제한
제12장 벌칙
제225조 침해죄
제226조 위증죄
제227조 허위표시의 죄
제228조 사위행위의 죄
제229조 비밀누설죄등
제229조의2 전문기관 등의 임·직원에 대한 공무원 의제
제230조 양벌규정
제231조 몰수등
제232조 과태료
특허요건
심사
심사대상 발명의 특정(신규성/진보성 판단시 청구범위해석)
사례: 청구범위 기재가 명확한 경우 상세한 설명이나 도면으로 제한해석가능여부, 대법원 2007. 6. 14, 2007후807
"...특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다( 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 참조).
위 법리에 비추어보면, 이 사건 특허(120321)의 특허청구범위 제6항(이하 ‘이 사건 제6항 발명’이라 한다)의 “원통의 덕트의 바깥벽 밖에 흡인장치와 접속되는 환형공간이 마련되어 있고, 각 덕트는 그 외벽의 상부에 있는 적어도 하나의 출구를 통해 환형공간과 연결되어 있는 것”이라는 기재는 각 덕트가 덕트 외벽 상부에 마련된 출구를 통하여 환형공간과 직접 또는 간접으로 연결되어 있는 것을 모두 포함하는 기술구성임이 특허청구범위의 기재 자체에 의하여 명백하므로, 이 사건 제6항 발명의 기술구성을 그 도면과 같이 각 덕트 모두가 환형공간과 맞닿아서 직접 연결되는 구성으로 제한 해석할 수 없다.
위와 같이 확정되는 이 사건 제6항 발명의 기술구성을 전제로 기록에 의하여 이 사건 특허청구범위 제6항(이하 ‘이 사건 제6항 발명’이라 한다)과 비교대상발명들을 대비하여 보면, 액체 형태의 처리액의 분리회수를 위한 여러 개의 덕트라는 기술구성 및 캐리어와 원통간의 상대위치 변경장치라는 기술구성은 비교대상발명 1의 상·하부 컵 구조 및 승강장치 구조에 개시되어 있거나, 비교대상발명 2의 내·외측 컵 구조 및 웨이퍼 척 또는 내측 컵의 상하 이동장치 구조에 개시되어 있고, 기체 형태의 처리액을 외부로 배출하기 위해 덕트를 덕트에 형성된 출구를 통하여 환형공간과 연결하는 기술구성은 비교대상발명 4의 본체를 본체에 형성된 배기공을 통하여 덕트와 연결하는 구조에 개시되어 있거나, 비교대상발명 5의 폐액을 배출하는 환형덕트의 구조에 개시되어 있음을 알 수 있는바, 여러 개의 덕트와 상대위치 변경장치라는 기본적 기술구성에 덕트와 연결되는 환형공간이라는 기술구성을 결합함에 있어 특별한 곤란성이 있다거나, 이를 결합한 구성인 이 사건 제6항 발명의 효과가 비교대상발명 1 또는 2에 비교대상발명 4 또는 5를 단순 결합한 효과보다 현저하다고 할 수 없으므로, 이 사건 제6항 발명은 진보성이 없다.
그런데도 원심이 이 사건 제6항 발명의 환형공간에 대한 기술구성을 각 덕트와 환형공간이 모두 맞닿아서 직접 연결되는 구성으로 제한 해석한 다음, 비교대상발명들의 결합으로 상정 가능한 실시례 중 한정된 몇몇 실시례와의 대비를 통하여 양자의 기본적인 구조가 상이하고 이 사건 제6항 발명의 비산 처리액 처리 효과가 우수하다는 이유로 이 사건 제6항 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 취지로 판단한 것은 특허청구범위의 해석 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해한 결과이므로, 이를 지적하는 피고의 상고이유는 이유 있다..."
관련 판례
특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다( 대법원 1997. 5. 28. 선고 96후1118 판결, 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결 등 참조).
대법원 2006. 10. 13, 2004후776 "틀체의 해석"
"...모터식 댐퍼장치에 관한 이 사건 특허발명(제199709호)의 특허청구범위 제1항(이 사건 제1항 발명)의 ‘틀체’라는 기재는 그 자체로 기술적인 의미와 그것이 포섭하는 범위가 분명하므로 이를 ‘통로에 짜 넣거나 끼워넣는 방식으로 결합되는 별개의 구성인 틀체’라는 의미로 제한하여 해석할 수 없고, 이러한 사정은 이 사건 특허발명의 도면 7에 나타난 틀체의 양쪽 끝에 실선이 도시되어 있고 틀체 단면의 해칭이 반대방향으로 되어 있음으로 인하여 위 틀체는 통로 본체와는 별개의 부품으로 만든 것으로 볼 여지가 있다고 하여 달라질 수 없으므로, 이와 같은 취지에서 이 사건 제1항 내지 제5항, 제7항 내지 제10항 발명, 그리고 제12항 발명은 원심 판시의 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 한 원심의 판단은 옳고 거기에 상고이유에서 주장하는 법리오해 등의 위법이 없다..."
대법원 2001. 9. 7, 99후734 "1wt% 이하"
"...다만, 이 사건 특허발명의 청구범위에는 중탄산나트륨, 염료 및 식초가 '1wt% 이하'로 사용된다고 기재되어 있고, '1wt% 이하'가 '0 - 1wt%'를 의미한다는 것은 명백하므로, 이 사건 특허발명의 조성물은 위 성분들이 선택적으로 1wt% 범위 내에서 포함될 수 있다고 보아야 할 것이고, 이와 같이 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다. 그럼에도 불구하고 원심이 명세서 본문의 기재를 참작하여 위 성분들이 필수적 성분에 해당한다고 보아 이 사건 특허발명의 진보성 판단의 근거 중 하나로 삼은 것은 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이나(다만, 명세서 본문에는 0중량%를 제외한다는 취지로 기재되어 있는 데 비하여 특허청구범위에는 '1중량% 이하'라고만 기재되어 있어 서로 모순되는 기재로 보이는 경우 명세서 기재불비에 해당할 수 있음은 별론으로 한다). ..."
대법원 2006. 6. 9, 2004후509 "피호출자 이름의 머리문자에 따라"
"...원심이 그 판시와 같은 이유로 명칭을 “머리 문자 부호키 조합 입력을 통한 자동다이얼링 방법 및 그를 채용한 장치”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제113326호)의 특허청구범위 제1항의 “다수의 호출데이터를 상기 메모리에 피호출자 이름의 머리문자에 따라 랜덤하게 어드레싱하여 저장하는 제1단계”는 “피호출자 이름의 머리문자에 따라” 저장한다고 기재되어 있을 뿐 피호출자 이름 중 초성만을 입력하여 저장한다고 기재되어 있지 아니하므로, 피호출자 이름의 머리문자에 따라 이름의 초성만을 입력하여 저장하는 것만을 포함하는 것이라고 할 수 없다고 해석하고, 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 원심 판시의 인용발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 판단하였음은 수긍이 가고, ..."
대법원 2006. 2. 24, 2004후2741 "회전체의 회전방향"
"...원심이 명칭을 ‘해태구이기의 소금공급장치’로 하는 이 사건 등록고안(등록번호 제65389호)의 상세한 설명의 도면에는 브러시로울러가 회전체와 같은 방향으로 회전하는 내용의 화살표가 그려져 있는 점은 인정되나, 이 사건 등록고안의 상세한 설명 및 등록청구범위에는 회전체의 후측에는 브러시로울러가 연접 횡설된다고만 기재되어 있을 뿐 그 회전방향에 대하여는 어떠한 기재도 하고 있지 아니하고, 위와 같은 등록청구범위의 기재만으로 이 사건 등록고안의 기술 구성을 파악하기 곤란한 것도 아니므로, 이 사건 등록고안의 구성을 브러시로울러와 회전체가 같은 방향으로 회전하는 경우로만 한정해서 제한 해석할 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고,..."
기능식 청구항의 해석
대법원 2006.10.26, 2004후2260 "화일 입출력의 감시"
"...특허출원절차에서 심사의 대상이 되는 특허발명의 기술내용의 확정은 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이지만, 그 기재만으로 특허를 받고자 하는 발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허발명의 기술내용을 실질적으로 확정하여야 하며( 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결, 2002. 4. 12. 선고 99후2150 판결 등 참조), 특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하지만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다고 할 것이다( 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결 참조).
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 출원발명(출원번호 제2000-11282호)의 청구항 1(원심 판시 이 사건 제1항 발명) 중 ‘화일 입출력의 감시’라는 구성은 클라이언트 시스템의 구성요소(하드디스크, 인터넷 포트, 메모리 등) 중 어느 부분을 경계로 정하느냐에 따라 달라질 수 있는 상대적인 개념으로서 그 자체로는 기술적 범위를 명확히 확정할 수 없는 경우라 할 것이어서, 원심이 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 ‘화일 입출력의 감시’를 ‘클라이언트 자체 내에서 파일이 실행되기 위하여 파일이 입출력 처리 루틴을 거치는 것을 가로채서(hooking) 해당 파일 정보를 얻는 행위’라고 해석한 것은 정당하며, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 청구범위 해석에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. ..."
대법원 2005. 4. 28, 2004후1533 "일측의 철선과 타측의 철선을 상호 이어주는 다수의 결속구"
"... 이 사건 등록고안의 '칠측의 철선과 타측의 다른 철선을 상호 이어주는 다수의 결속구'는 철선과 철선을 견고하게 연결시키기 위한 것인바, 선행고안 2에는 이에 대응되는 구성으로 크립, 와셔 및 너트가 있는데, 선행고안 2의 크립 등도 금망이 장설된 각 부재를 결속하는 것이어서 이 사건 등록고안의 결속구와 기능이 같고, 이 사건 등록고안의 청구범위에서는 위 결속구의 구성에 대하여 어떠한 한정도 하고 있지 않아서, 피고가 주장하는 바와 같이 이 사건 등록고안의 결속구가 이 사건 등록고안의 명세서상의 도면에 나타난 구성에 한정된다고 볼 수도 없으므로, 위 양 구성은 실질적으로 동일하다. ..."
PBP(product by process) 청구항의 해석
대법원 2007. 5. 11, 2007후449
"...물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조바어법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다(대법원 2006. 6. 29. 2004후3416).
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항에 기재되어 있는, '파도형의 칼날면이 칼날형의 길이방향으로 연속하여 형성된 칼날형을 이용하여, 목재 플리치를 절삭면이 곧은 줄무늬가 되도록 절삭가공하고, 이어서 얻어진 표면이 기복하는 판자를 편평하게 함으로써 만들어지며, 또한 위 파도형의 칼날면은 칼날형의 이동궤적 및/또는 바이엇각에 대응하도록 편향된 경사면을 이루는 구성'은 이 사건 제1항 별명의 대상인 '판자'를 제조하는 방법 및 그 제조에 사용되는 칼날형의 형상ㅇ르 기재한 것으로서, 이와 같은 구성을 제조방법이나 아니면 칼날형에 대한 발명으로 보호받는 것은 별론으로 하고, 이 사건 제1항 발명의 대상인 판자는 그 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없으므로, 이 사건 제1항 발명과 원심 판시의 비교대상발명 1,2를 비교함에 있어서 이러한 제조방법 등을 고려할 필요는 없다. 이러한 제조방법 등을 제외하고 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1,2를 비교하여 보면, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1,2는 모두 천연 상태의 나무가 가지는 곧은 줄무의 단면에 인공적인 엇갈린 나뭇결 또는 물결 내지 구름문양이 나타나 있는 구성으로 이루어져 동일하다.
따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1,2에 의하여 그 진보성 내지 신규성이 부정된다고 할 것임에도, 이 사건 제1항 발명의 진보성을 인정하고, 나아가 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 제2항 내지 제5항의 진보성도 인정한 원심에는 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있으며, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. ..."
특허법원 2006. 10. 11, 2005허10831
참고자료
장완호, "청구범위 해석의 이중성에 관한 고찰", 특허법원 개원 10주년 논문집, 특허법원 2008. 2.
기타
의견제출기회의 부여
제63조 (거절이유통지) ①심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제47조제1항제2호에 해당하는 경우로서 제51조제1항의 규정에 의하여 각하결정을 하고자 하는 때에는 그러하지 아니하다. ②심사관은 특허청구범위에 2 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문의 규정에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명시하고 그 청구항별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다. [신설 2007.1.3][시행일 2007.7.1]
대법원 2003. 12. 26, 2001후2702 "초록과 전문의 관계에 있는 인용발명1, 2의 경우"
"...구 특허법 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절사유에 해당하는 때에는 거절사정을 하여야 하고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제170조 제2항은 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 강행규정이므로, 거절사정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주된 취지에 있어서 거절이유통지서의 기재 이유와 부합하여야 하고, 거절사정에 대한 심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만(대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 참조), 거절사정에서와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것이 아니고, 거절사정에서의 거절이유와 실질적으로 동일한 사유로 심결을 하는 경우에는 특허출원인에게 그 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 97후341 판결 참조).
이 사건에서 보면, 심사관은 출원발명이 인용발명 1에 비하여 진보성이 없다는 취지로 거절사정을 하였고, 심결에서는 인용발명 1의 전문에 해당하는 인용발명 2에 비하여 출원발명이 진보성이 없다는 이유로 거절사정이 정당하다고 판단하였는바, 일반적으로 두 문헌이 초록(abstract)과 전문의 관계에 있다는 것만으로 동일한 자료라거나 그 기재 내용의 요지가 같다고 단정할 수 없으나, 인용발명 1의 분해 생성물은 디클로로에탄과 비점이 유사하여 일반적인 분별 증류로 분리하기가 어려운 경급 부산물이라고 봄이 상당하므로, 인용발명 1과 인용발명 2는 출원발명과의 대비와 관련된 구성에 있어서 실질적으로 동일하여 그와 같은 심결의 이유는 거절사정의 이유와 그 주된 취지에 있어서 서로 부합하여 실질적으로 동일하고, 따라서 특허심판원이 거절사정에 대한 심판절차에서 원고에게 인용발명 2에 관하여 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하였다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다.
이와 달리 인용발명 1과 인용발명 2는 그 발명의 요지가 다르므로 인용발명 2에 의하여 거절이유를 통지하여 의견서 제출의 기회를 주지 아니하고 그 거절사정이 정당하다는 심결은 위법하다고 한 원심의 판단에는 구 특허법 제63조, 제170조의 해석 적용을 그르친 법령위반의 위법이 있고, 이는 판결 결과에 영향을 미쳤으므로 이 점에서도 원심판결은 파기를 면할 수 없다. ..."
관련 판례
특허법원 2006. 5. 26, 2005허5518 "인용발명의 문헌을 잘못 표시한 경우"
특허법원 2000. 5. 25, 99허5326 "신규성이 없음에도 진보성이 없다고 한 심결"
특허법원 2000. 3. 24, 99허4033 "제42조 제4항 제1호와 제2호"
대법원 1990. 1. 25, 89후407 "이의신청과 같은 이유로 거절사정을 하는 경우"
"...이의신청이 있어 출원인에게, 출원을 거절할 이유와 필요한 증거의 표시가 함께 기재된 이의신청서의 부본이 송달되고 답변서의 제출기회가 주어짐으로써, 출원인은 거절의 이유와 증거를 알게 되고 그 거절이유와 증거에 대하여 자기의 의견을 진술한 기회가 주어지는 것이므로, 심사관이 이의신청서에 기재된 출원을 거절할 이유와 같은 이유 및 증거로 거절 사정을 하는 경우에는, 따로 실용신안법 제24조의2 제2항에 따라 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 필요는 없다고 할 것이다. ..."
제3자의 심사참여제도
특허권
제87조 (특허권의 설정등록 및 등록공고 ) ①특허권은 설정등록에 의하여 발생한다. ②특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다. 1. 제79조제1항의 규정에 의하여 특허료를 납부한 때 2.~5. 생략 ③특허청장은 제2항의 규정에 의한 등록이 있는 때에는 그 특허에 관하여 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다. ④비밀취급을 요하는 특허발명에 대하여는 비밀취급의 해제시까지 등록공고를 보류하여야 하며, 그 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 등록공고를 하여야 한다. ⑤특허청장은 등록공고가 있는 날부터 3월간 출원서류 및 그 부속물건을 공중의 열람에 제공하여야 한다. ⑥제3항의 규정에 의한 등록공고에 관하여 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.
특허권의 효력
존속기간
제88조 (특허권의 존속기간 ) ①특허권의 존속기간은 제87조제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일후 20년이 되는 날까지로 한다. ②정당한 권리자의 특허출원에 대하여 제34조 및 제35조의 규정에 의하여 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음날부터 기산한다. ③삭제<2001.2.3> ④삭제<2006.3.3> 제89조 (특허권의 존속기간의 연장 ) 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 활성·안전성등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항의 규정에 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.
대법원 1997. 3. 28, 96다50599 "물품 일부의 제작행위"
"...원고는 1982년경 종래 국군 전투화가 이를 신을 때 구멍에 끈을 꿰는 방식이어서 신속한 착용이 어려웠던 단점을 개량하여 고리에 끈을 걸어 그 양쪽 끝을 당기면 한번에 끈이 조여지도록 하는 방식의 전투화를 고안한 다음 특허청에 그 고안의 명칭을 '요철형 끈결착부를 가진 신발'로 하여 실용신안등록을 출원한 후 1983. 3. 9. 특허청 제23552호로 실용신안등록을 한 사실, 원고는 피고들과의 사이에 판시와 같이 위 실용신안에 관한 통상실시권을 부여하기로 하는 계약을 체결하면서 그 실시료는 피고들이 피고보조참가인 산하 국방군수본부(이하 군수본부라고 한다)에 위 실용신안을 사용하여 제조한 전투화를 납품하고 지급받은 대금에서 부가가치세 10%를 공제한 순수 납품대금의 1% 상당액으로 각 정하되 피고들이 고의 또는 과실로 인한 하자로 납품계약이 이행되지 아니하여도 원고에게 계약분에 대한 실시료를 지급하기로 약정한 사실, 그리하여 피고들은 원고로부터 설정받은 위 통상실시권에 기하여 전투화를 제조하여 군수본부에 납품하여 오던 중 1992. 7. 10.부터 같은 달 15.에 걸쳐 군수본부와의 사이에 1992년도분 전투화납품계약을 체결하였고, 그 후 그 납품계약에 따라 군수본부는 같은 해 9. 22. 피고 조광피혁 주식회사(이하 조광이라 한다)에게 전투화 81,444켤레 대금 1,682,958,816원(켤레당 20,664원, 이하 같다) 상당을, 피고 주식회사 거평(이하 거평이라 한다)에게 전투화 70,574켤레 대금 1,458,341,136원 상당을, 피고 부운물산 주식회사(이하 부운이라고 한다)에게 전투화 55,463켤레 대금 1,146,087,432원 상당을, 피고 군인공제회에게 전투화 278,874켤레 대금 5,762,652,336원 상당을 납품할 것을 통지한 사실, 원고의 위 실용신안권은 존속기간이 1992. 12. 27.로 만료된 사실을 인정...
...원고가 등록해 놓은 이 사건 실용신안권의 권리범위는 신발(전투화 등) 전체의 제조에 대한 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안이 아니라, 신발 결속부의 끈구멍 사이의 상하 폭이 밑부분에서 가장 좁고 위로 올라 갈수록 점차적으로 넓어져 맨 윗부분에 있는 끈구멍의 폭을 가장 넓게 형성하면서 중간에 순차적으로 설치된 돌출부와 요홈부의 각도가 끈의 각도와 거의 동일하게 상측으로 경사지게 형성하여서 된 요철형 끈결착부를 갖게 하는 고안으로서 신발의 일부 부분이고, 그 실용신안의 내용에 따른 실시 작업은 실용신안에 의한 철형을 만들고 그 철형으로 실용고안 내용에 따라 원자재를 여러 개의 부속으로 재단한 다음 봉제된 갑피(전투화 밑창을 제외한 윗부분)에 실용신안 고안 내용에 따라 끈구멍새 작업을 함으로써 종료되는 사실, 한편 전투화 제조 작업은 크기에 따른 문수별 전투화 부속을 제단하는 철형을 제작하고 그 철형을 사용하여 각 문수별 전투화 부속을 재단하는 작업, 재단된 자료의 봉제작업, 끈구멍작업, 신발 윗부분의 갑피 봉제 작업, 중창 붙이는 작업, 밑창 작업, 뒷굽 작업, 마무리 작업 등 20여 단계의 제작공정으로 이루어져 있는 사실을 인정할 수 있고, 이 법원의 환송판결에서 판시한 바와 같이 실용신안에 대한 통상실시권을 사용하여 물품을 제조함에 있어서 그 '실시'라 함은 그 실용신안 내용에 따른 물품을 제조하는 행위 자체를 의미하는 것인 한편, 실용신안권은 물품의 일부, 즉 물품의 구성부분으로서 독립물품으로 취급되지 않는 것에 대하여도 인정되는 것이므로, 이 사건에 있어서 피고들은 원고의 위 실용신안권의 존속기간 내에 위 실용신안 내용에 따라 전투화의 끈결착부에 대한 제작행위를 함으로써 피고들은 위 통상실시권을 사용한 것이 되고, 그 후 제조 완성된 전투화가 군수본부에 납품되었다면 피고들은 원고에게 위 통상실시권의 사용에 대한 실시료를 지급할 의무가 발생한다고 봄이 상당하다고 할 것이다. 따라서 원심으로서는 피고들이 제조·납품한 위 각 전투화들이 위 존속기간 내에 위 실용신안 내용에 따라 끈결착부에 대한 제작행위가 완료된 것인지의 여부를 좀더 심리하여 그 실시료의 지급 여부를 판단하였어야 함에도 불구하고, 이 점을 심리하여 구체적으로 밝혀보지 아니한 채 피고들이 원고에게 지급하여야 할 위 실시료는 위 존속기간 내에 제조된 전투화로서 그 후 납품된 수량에 대하여만 인정된다고 판단한 원심판결에는, 통상실시권에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 미진하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이다. ..."
- 생각해볼 문제
- 특허청구항은 " ~한 신발"로 기재되어 있는데, 끈결착부에 대한 제작행위가 완료되었다고 하여 특허발명의 실시로 볼 수 있는가?
- 위의 경우, 끈결착부의 제작행위는 "간접침해"에 해당하기 때문에 실시료를 청구할 수 있는가?
효력의 범위 및 내용
제94조 (특허권의 효력 ) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 제100조제2항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다. 제95조 (존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력 ) 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건(그 허가등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시외의 행위에는 미치지 아니한다. 제96조 (특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위 ) ①특허권의 효력은 다음 각호의 1에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다. 1. 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시 2. 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치 기타의 물건 3. 특허출원시부터 국내에 있는 물건 ②2이상의 의약(사람의 질병의 진단·경감·치료·처치 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다)을 혼합함으로써 제조되는 의약의 발명 또는 2이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다.<개정 2006.3.3>
특허법원 2004. 5. 21, 2002허3962 "의약에 해당하지 않는 2이상의 물질을 혼합하는 발명"
"...'2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명'을 규정하고 있는바, 그 취지는 위와 같이 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 조제하는 것은 의료인의 진료행위에 속하는 것이므로 국민 복지를 위하여 위와 같은 의료인의 조제행위에 대하여는 누구도 그 권리를 독점하지 않게 함으로써 결과적으로 의사 등이 환자의 상태에 따라 행하는 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 의한 약사의 조제행위의 자유를 해치지 않기 위한 것인바, ...이러한 방사성 금속 원소가 그 자체로 사람의 질병을 진단, 치료, 처치 또는 예방하는 데 사용되는 물질에 해당하여야 할 것인바, 기록을 살펴보아도 다른 원자단 또는 리간드와 결합되지 아니한 위 방사성 금속 원소 자체가 사람의 질병을 진단, 치료, 처치 또는 예방하는 데 사용되었다고 볼 만한 증거가 없다. ...
...이 사건 특허발명은 구 특허법상 불특허 사유의 하나인 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당하지 아니하므로 그 권리범위를 부정할 수 없고, 확인대상발명이 구 특허법상 불특허 사유의 하나인 '의약'에 해당한다거나 또는 확인대상발명의 사용방법이 구 특허법상 불특허 사유의 하나인 "2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 제조하는 방법의 발명"에 해당한다는 이유로 당연히 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 수 없으며, 나아가 살펴보면 확인대상 발명은 이 사건 제1 내지 5, 7항 발명의 제조방법의 실시에만 사용하는 물건이라 할 것이므로 이를 업으로 생산·판매하는 피고의 행위는 구 특허법 제64조에 의하여 이 사건 제1 내지 5, 7항 발명의 특허권을 침해한 것이 되므로 확인대상 발명은 그 권리범위에 속한다고 볼 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위 인정범위 내에서 위법하다. ..."
특허권의 양도, 공유, 실시권의 설정
제99조 (특허권의 양도 및 공유 )
①특허권은 이를 양도할 수 있다.
②특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을
목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
③특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지
아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
④특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을
설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.
제100조 (전용실시권 )
①특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.
②제1항의 규정에 의한 전용실시권의 설정을 받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서
그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.
③전용실시권자는 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의
동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 이전할 수 없다.
④전용실시권자는 특허권자의 동의를 얻지 아니하면 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을
허락할 수 없다.
⑤제99조제2항 내지 제4항의 규정은 전용실시권에 관하여 이를 준용한다.
제101조 (특허권 및 전용실시권의 등록의 효력 )
①다음 각호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.<개정 2001.2.3>
1. 특허권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한
2. 전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸 (혼동에 의한 경우를 제외한다)
또는 처분의 제한
3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸
(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한
②제1항 각호의 규정에 의한 특허권·전용실시권 및 질권의 상속 기타 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를
특허청장에게 신고하여야 한다.
제102조 (통상실시권 )
①특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.
②통상실시권자는 이 법의 규정에 의하여 또는 설정행위로 정한 범위안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 수 있는
권리를 가진다.<개정 1993.12.10>
③제107조의 규정에 의한 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우에 한하여 이전할 수 있다.<개정 1995.12.29>
④제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제70조의 규정에 의한 통상실시권은 그 통상실시권자의 당해
특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고 당해 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸된 때에는 함께 소멸된다.
⑤제3항 및 제4항외의 통상실시권은 실시사업과 같이 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자
(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 얻지 아니하면 이를 이전할 수 없다.
⑥제3항 및 제4항외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권에 있어서는 특허권자 및 전용실시권자)의
동의를 얻지 아니하면 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.
⑦제99조제2항 및 제3항의 규정은 통상실시권에 관하여 이를 준용한다.<개정 1993.12.10>
제103조 ~ 제117조 생략
제118조 (통상실시권의 등록의 효력 )
①통상실시권을 등록한 때에는 그 등록후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 그 효력이 발생한다.
②제81조의3제5항·제103조 내지 제105조·제122조·제182조·제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른
통상실시권은 등록이 없더라도 제1항의 규정에 의한 효력이 발생한다.
③통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는
처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.
사례 : 일부 공유지분의 가처분, 서울고등법원 1997. 7. 1, 97나791; 대법원 1999. 3. 26, 97다41295
- 사실관계
가. 소외 주식회사 나라테크닉스(이하 소외회사라고 한다)는 1989. 11. 24. 카셋트플레이어의 문자정보표시시스템 및 그 표시방식에 관한 발명에 관한 특허를 출원하여 1993. 5. 8. 등록을 마친 이 사건 특허권자이다.
나. 소외회사는 이 사건 특허가 등록되기 이전인 1993. 2. 1. 원고와 사이에, 원고가 그동안 소외회사에 투자한 금원의 반환청구를 포기하고 이 사건 특허의 출원비용과 향후의 특허출원 및 특허유지에 소요되는 비용의 2분의 1을 부담하는 대신, 소외회사는 원고에게 이 사건 특허권의 2분의 1 지분을 양도하기로 하는 계약을 체결하였다.
다. 그후 소외회사가 위 양도계약에 따라 특허권의 2분의 1 지분을 양도하지 아니하자, 원고는 위 양도계약에 기한 특허권이전등록청구권을 보전하기 위하여 1993. 8. 20. 소외회사를 상대로 서울민사지방법원 93카합7351 특허권가처분신청을 하였고, 이에 위 법원은 1993. 9. 7. '소외회사는 이 사건 특허권 중 2분의 1 지분에 대하여 매매, 증여, 사용권의 설정 기타 일체의 처분을 하여서는 아니된다'는 내용의 가처분결정을 하였으며, 위 가처분은 위 법원의 촉탁에 따라 같은 달 11. 특허청 접수 제1993-004290호로 기입등록되었다.
라. 소외회사는 위 가처분이 기입등록된 후인 1994. 7. 6. 원고의 동의없이 이 사건 특허권을 피고 김영일에게 양도하여 위 피고 명의의 특허권이전등록이 같은 날 특허청 접수 제1994-000489호로 경료되었고, 피고 김영일은 같은 해 8. 4. 피고 김한호에게 이 사건 특허권을 양도하여 피고 김한호 명의의 특허권이전등록이 같은 달 5. 특허청 접수 제1994-000561호로 마쳐졌으며, 피고 김한호는 1996. 3. 19. 다시 이 사건 특허권을 피고 주식회사 에이텍코퍼레이션(이하 피고회사라고만 한다)과 피고 김경해에게 양도함으로써 피고회사, 김경해 공동명의의 특허권이전등록이 3. 21. 특허청 접수 제1994- 000216호로 경료되었고, 한편 피고 김애선은 같은 해 4. 17. 피고회사와 피고 김경해로부터 지역 대한민국 전역, 기간 같은 날부터 2008. 1. 21.까지로 하는 전용실시권을 허락받아 1996. 4. 18. 특허청 접수 제1996-000393호로 전용실시권설정등록을 마쳤다.
마. 한편 원고는 이 사건 특허권 중 2분의 1 지분에 대한 가처분등록이 이루어진 다음 소외회사에 대하여 서울지방법원 북부지원 95가합3446호로 특허권이전등록청구의 본안소송을 제기하였고, 위 소송에서 소외회사가 1996. 4. 18. 원고의 청구를 인낙하자, 같은 해 5. 10. 위 인낙조서에 기하여 특허청 접수 제1994-000551호로 원고 명의의 특허권 일부이전등록을 마쳤다. 그리고 이 사건 제1심판결 선고 후인 1997. 2. 24. 특허청에 위 가처분등록의 효력에 반하는 피고 김영일, 김한호, 김경해 및 피고회사 명의의 이전등록의 말소를 신청하였는데, 특허청에서는 위 인낙조서가 원고와 다른 특허권자의 지분을 표시한 것에 불과할 뿐 말소를 명하는 재판이 아니라는 이유로 위 신청서를 불수리하면서도, 특허등록원부상 기존의 특허권자란 9번의 피고회사 및 피고 김경해 특허권등록난에 위 피고들이 이 사건 특허권 중 2분의 1지분만을 공유하고 있으며, 같은 특허권자란 10번의 원고 특허권일부이전등록난에 원고가 나머지 2분의 1지분을 소유하고 있다는 취지로 정정 기재함으로써 결과적으로 피고회사 및 피고 김경해에 대하여는 2분의 1지분을 말소등록한 것처럼 되었다.
- 법원의 판단
"...특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 타에 이전된 경우에 있어서, 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위 내에서만 무효가 된다고 보아야 하고, 비록 특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없는 등(특허법 제99조 제2항, 제4항 참조) 특허권의 공유관계가 합유에 준하는 성질을 가졌다고 하더라도(대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111 판결 참조), 특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면, 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않는다고 할 것이다. 나아가, 가사 일부 지분의 양수인이 특허권 전체에 대하여 양도인의 처분을 금하는 가처분을 할 수 있는 경우라고 하더라도, 그러한 가처분을 하지 아니하고 자기가 양수한 일부 지분에 대하여서만 처분을 금지하는 가처분신청을 하여 그 가처분결정에 기하여 가처분등록이 되었을 뿐이라면, 이로써 그 나머지 지분의 처분에 대하여도 처분금지의 효력이 있는 것이라고 할 수는 없고, 그 가처분의 피보전권리에 다른 지분의 양도 등에 대한 동의권이 당연히 포함되어 있다고 할 수도 없다고 할 것이다. ...
특허권의 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고(특허법 제100조 제2항 참조) 그 범위 내에서는 특허권자일지라도 그 특허권을 실시할 수 없는 것이므로, 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 없는 것인바, 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하는 경우에도 그 전용실시권의 설정은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 전용실시권의 성질상 특허권의 일부 지분에 대한 전용실시권의 설정은 상정할 수 없는 것이므로, 특허권의 일부 지분에 대하여만 처분행위를 금하는 가처분등록이 경료된 후 제3자 앞으로 당해 특허권에 대한 전용실시권이 설정된 경우에, 가처분권자가 본안소송에서 승소하여 그 앞으로 위 일부 지분에 관한 이전등록이 이루어졌다면, 그 전용실시권의 설정은 그 전부가 위 가처분의 취지에 반하는 것으로서 무효가 된다고 보아야 할 것이고, 이는 전용실시권 설정 당시 가처분권자가 그 설정에 대하여 동의를 할 지위에 있지 아니하였다고 하더라도 마찬가지라고 할 것이다. ..."
사례: 공동특허권자가 생산한 특허제품을 매매의 형식으로 납품받은 경우, 서울고법 1992. 7. 23, 91나62704
1. 가. 별지 제1목록 각 기재와 같은 내용의 특허권, 실용신안권 및 의장권(이하 이 사건 "특허권 등"이라고 한다)에 대한 각 2분의 1지분의 공동등록권자인 원고와 소외 이송순(이하 "원고 등"이라 한다)은 1988.5.20. 소외 석원산업주식회사(이하 "소외 회사"라고 한다)와의 사이에, 원고와 위 이송순은 소외 회사를 위하여 이 사건 특허권 등에 관하여 5년의 기한으로 전용실시권을 설정하고 주고, 소외 회사는 그 전용실시권을 행사하여 가스밸브 개폐기를 생산 판매하는 대가로 원고와 위 이송순에게 검사품으로서 한국가스안전공사에 납품된 가스밸브 개폐기를 기준으로 일반용(25A 이하)은 1대당 금 1,400원, 공업용(32A 이상)은 1대당 금 10,000원의 각 사용료를 지급하며, 소외 회사가 위 전용실시권을 이용한 제품을 생산하기 위하여 새로운 회사를 설립하는 경우에는 위 전용실시권이 새로 설립된 회사에 자동적으로 양도되는 것으로 하고 원고 등은 그 양도에 이의 없이 동의하기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다.
나. 성립에 다툼이 없는 갑 제1호증, 갑 제3호증, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1 내지 4, 갑 제6호증의 각 기재와 원심 및 당심증인 김형기, 원심증인 이송순, 당심증인 서영수의 각 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 소외 회사가 원고 등과의 위 계약에 따라 1988.5.21. 위 전용실시권의 설정등록을 경료하였으나 그 당시 소외 회사는 가스밸브 개폐기 생산시설을 갖추지 아니하였기 때문에 한국가스기기연구소라는 영업체를 운영하며 가스밸브 개폐기를 생산하던 위 이송순으로부터 이를 납품받아 가스누설차단장치를 생산 판매하여 오다가 1989.1.경 소외 회사의 대표이사이던 소외 정석현 등이 주도하여 위 이송순 경영의 한국가스기기연구소의 영업을 인수하여 피고 회사를 설립하게 됨에 따라 피고 회사는 소외 회사로부터 위 전용실시권을 양수하여 1989.2.23. 원고 등의 동의하에 별지 제2목록 기재와 같이 피고 회사 명의의 전용실시권 설정등록을 경료한 다음(소외 회사의 전용실시권은 포기로 말소됨) 그 무렵부터 가스밸브 개폐기 등의 생산을 개시한 사실, 피고 회사는 위 전용실시권을 실시하는 대가로 원고와 소외 회사간의 계약상 기준에 의거하여 그 사용료를 지급하기로 약정하였는데 피고 회사가 1990.1.1.부터 같은 해 10.31.까지 생산하여 한국가스안정공사에 납품한 가스밸브 개폐기는 일반용 14,975대, 공업용 835대인 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없다.
다. 위 인정사실에 의하면, 피고는 원고에게 1990.1.1.부터 같은 해 10.31.까지 기간 동안의 위 전용실시권 사용료로서 원고의 지분에 상응한 금 14,657,500원{=(14,975×1,400+835×10,000)/2}을 지급할 의무가 있다 할 것이다.
2. 원고는, 피고 회사가 설립되기 전인 1988년도에 소외 회사가 전용실시권등록을 한 후에도 가스밸브 개폐기 생산시설을 갖추지 못하여 소외 회사와 원고 및 소외 이송순은 1988.5.20. 소외 회사가 생산시설을 갖출 때까지 위 이송순이 경영하던 한국가스기기연구소에서 이를 생산하여 소외 회사에 납품하되 특허권사용료는 소외 회사가 원고와 소외 이송순에게 지급하기로 약정하였던 바, 같은 날부터 같은 해 12.31.까지 소외 회사를 위하여 위 이송순 경영의 한국가스기기연구소에서 생산한 가스밸브 개폐기는 일반용 3,260대, 공업용 1,060대로서 특허권의 공유지분에 따라 원고가 지급받아야 할 전용실시권 사용료는 금 7,582,000원{=(3,260×1,400+1,060×10,000)/2}이 되나 그중 금 3,900,000원은 소외 회사를 대리하여 위 이송순으로부터 지급받고 금 3,682,000원이 남았는데 1988.5.20.자 약정에 기하여 소외 회사의 전용실시권을 자동적으로 양수한 피고 회사는 소외 회사의 위 전용실시권 사용료 채무도 자동승계함으로써 인수하였다고 주장하므로 먼저 소외 회사가 원고와 소외 이송순에 대하여 전용실시권 사용료 지급채무가 있는지 여부에 관하여 살피건대, 소외 회사가 원고 및 위 이송순에 대하여 위 이송순이 생산하여 소외 회사에 납품하는 가스밸브 개폐기에 대하여도 전용실시권 사용료를 지급하기로 약정하였다는 점에 부합하는 갑 제2호증, 갑 제7호증의 각 기재와 원심 및 당심증인 김형기의 각 증언 및 원심증인 이송순의 일부 증언은 아래에서 든 증거들에 비추어 믿지 아니하고 달리 이를 입증할 자료가 없을 뿐 아니라, 오히려 성립에 다툼이 없는 을 제1호증, 을 제4호증, 공증부분의 성립에 다툼이 없으므로 문서전체의 진정성립이 추정되는 을 제2호증, 원심증인 이송순의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 을 제3호증의 각 기재와 당심증인 서영수의 증언 및 원심증인 이송순의 일부 증언(다만 위에서 믿지 아니한 부분 제외)에 변론의 전취지를 종합하면, 소외 회사와 원고 및 소외 이송순은 1988.5.20. 위 전용실시권 설정약정 당시 소외 회사가 생산시설을 갖출 때까지는 이 사건 특허권 등의 공동등록권자로서 한국가스기기연구소를 경영하던 위 이송순이 가스밸브 개폐기를 생산하여 소외 회사에 생산원가에 영업이익을 붙여 납품하기로 하고 특허권 등의 사용료에 관하여는 특별한 약정을 하지 아니한 사실을 인정할 수 있는바, 위와 같이 특허권 등의 공동등록권자로서 다른 공동등록권자와의 사이에 특약이 없는 한(공동등록권자 사이에 특허권 등의 사용, 수익에 관한 특약을 하였다고 하더라도 이는 공동등록권자 사이의 문제일 뿐이다) 자유실시권이 있는 소외 이송순이 생산한 가스밸브 개폐기를 매매의 형식으로 납품받으면서 특별히 전용실시권 사용료에 관한 약정을 한 바 없는 소외 회사는 그 가스밸브 개폐기의 제작에 관한 전용실시권 사용료 지급의무가 있다고 할 수 없으므로 소외 회사에 위 전용실시권 사용료 지급의무가 있음을 전제로 피고가 이를 인수하였다는 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.
3. 피고는 원고 등과 소외 회사 사이의 위 전용실시권 설정계약 체결 당시 원고는 이 사건 특허권 등을 침해한 소외 우인전자주식회사, 한국벨트주식회사에 대하여 제재를 가하는 등 적절한 조치를 취하기로 약정하였는데도 원고가 위 회사들의 권리침해에 대하여 아무런 조치를 취하지 아니하여 피고가 영업개시 후 막대한 손실을 입고 있고 원고 등의 위 의무는 특허사용료 청구를 위한 선이행 의무이므로 원고가 그러한 자신의 의무를 이행하지 않는 한 원고의 특허사용료 청구에 응할 수 없다고 항변하므로 보건대, 앞서 든 갑 제1호증, 공성부분은 성립에 다툼이 없고 사문서부분은 원심증인 이송순의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 을 제8호증의 1,2의 각 기재. 원심증인 이송순, 당심증인 서영수의 각 증언(다만, 원심증인 이송순의 증언 중 뒤에서 믿지 아니하는 부분 제외)에 변론의 전취지를 종합하면, 원고 및 소외 이송순과 소외 회사는 위 계약체결 당시 작성한 합의각서에 제8항으로 "이 사건 전용실시권 설정 이전에 특허권 등을 침해한 제3자에 대한 민·형사상의 제반문제는 원고 등이 전적으로 해결하되, 이때 발생한 비용은 원고 등의 요청에 의하여 소외 회사가 원고 등에게 빌려주며, 승소의 경우에는 원고와 위 이송순이 반분하여 소외 회사에 변제하고, 패소의 경우는 원고와 위 이송순 및 소외 회사가 3분하여 부담하고, 위 각 경우 원고 등이 소외 회사에 지급할 비용은 소외 회사의 사용료에서 공제하기로 한다"는 취지의 단서조항을 넣은 사실, 위 단서조항은 전용실시권자인 소외 회사가 이 사건 전용실시권 설정 후에 이 사건 특허권 등을 침해한 자에 대하여는 제재를 가할 수 있으나 전용실시권 설정전에 이미 이 사건 특허권 등을 침해한 자에 대하여는 소외 회사가 제재조치를 가할 권리가 없으므로 이를 방치할 경우 전용실시권의 행사에 지장이 초래될 것이 분명하여 원고 등이 이에 대한 제재나 침해금지청구 등 필요한 조치를 취함으로써 이 사건 특허권 등을 보호할 의무를 부담함을 명백히 함과 아울러 원고 등이 권리침해자에 대하여 제재조치 등을 하는 경우의 비용부담을 정하기 위하여 위 합의각서에 포함시킨 것인 사실을 인정할 수 있고 이와 일부 배치되는 원심 및 당심증인 김형기의 각 일부 증언은 위에서 든 증거들에 비추어 믿지 아니하고 달리 반증이 없으나, 원고 등이 위의 특허권 등 침해자에 대하여 제재조치를 가할 의무가 원고 등이 소외 회사나 피고 회사에 대하여 전용실시권 사용료 청구를 하기 위하여는 반드시 먼저 이행하지 않으면 안 될 선행의무라는 점에 관하여는 위에서 든 증거들에 비추어 믿지 아니하는 을 제9호증, 을 제10호증의 각 기재 외에는 이를 입증할 아무런 자료가 없으므로 위의 의무가 특허사용료 지급청구를 위한 선이행의무임을 전제로 하는 피고의 위 항변은 이유 없다.
4. 다음으로, 피고는 원고에게 1989년 이후의 이 사건 전용실시권 사용료로 수차례에 걸쳐 합계 금 7,495,021원을 지급하였으므로 1989년 사용료에 충당된 5,828,400원을 공제한 나머지인 금 1,666,621원은 이 사건 1990년도분 사용료에 충당되었다고 항변하므로 살피건대, 성립에 다툼이 없는 을 제11호증의 1 내지 4, 원고가 공성부분의 성립 및 수령사실을 인정하는 을 제9호증, 을 제10호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 원고가 피고에게 1989.12.9. 1989년 6,7,9월분 특허사용료로 금 1,664,800원을, 사용기간을 특정하지 아니한 채 특허사용료로서 1989.12.26. 금 2,212,300원, 같은 달 29. 금 700,000원, 1990.12.22. 금 2,917,921원, 합계 금 7,495,021원을 지급한 사실을 각 인정할 수 있고 달리 반증이 없으며, 원고는 1989년도분 특허사용료가 금 5,478,400원임을 자인하고 있는바, 피고의 변제금 중 변제충당할 부분을 특정하지 아니한 부분은 민법 제477조 제3항에 따라 이행기가 먼저 도래한 1989년도분 특허사용료에 우선 충당되고 나머지 금 2,016,621원(=7,495,021-5,478,400)은 1990년도분 사용료에 충당되었다고 할 것이니 결국 피고가 주장하는 바에 따라 이 사건 1990년도분 사용료 중 금 1,666,621원이 변제충당으로 소멸하였다고 할 것이므로 피고의 위 항변은 이유 있다 할 것이다.
5. 그렇다면, 피고는 원고에게 1990.1.1.부터 같은 해 10.31.까지의 이 사건 특허사용료 금 12,990,879원(=14,657,500-1,666,621) 및 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장부본 송달 익일임이 기록상 명백한 1991.3.5.부터 당심 판결선고일인 1992.7.23.까지는 민법 소정의 연 5푼의(원고는 소장부본 송달 익일부터 소송촉진등에관한특례법 소정의 연 2할 5푼의 비율에 의한 지연손해금의 지급을 구하나 당심 판결선고일까지는 피고가 이행의무의 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되므로 이 부분 청구는 받아들이지 아니한다), 그 다음날부터 완제일까지는 위 특례법 소정의 연 2할 5푼의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다 할 것이므로 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 원심판결은 이와 일부 결론을 달리하여 부당하므로 원심판결의 피고 패소부분 중 위 인정 범위를 초과하여 지급을 명한 피고 패소부분을 취소하여 이에 대한 원고의 청구를 기각하고, 피고의 나머지 항소는 이유 없어 기각하며, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제96조 , 제89조 , 제92조를 적용하여 주문과 같이 판결한다.
- 생각해볼 문제
- 전용실시권이 설정되어 있는 경우, 공유특허권자라고 할 지라도 특허발명을 실시할 수 없는데, 위와 같은 법원의 견해를 타당하다고 볼 수 있는가?
법정실시권
- 직무발명에 대한 통상실시권
- 디자인권 존속기간 만료후의 통상실시권
- 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권
- 특허료 추가납부기간 경과 후에 회복한 특허권 등에 대한 통상실시권
- 선사용에 의한 통상실시권
- 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권
- 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권
- 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권
강제실시권
- 국방상 필요 등에 의한 통상실시권
- 재정에 의한 통상실시권
- 통상실시권허여심판에 의한 통상실시권
특허발명의 보호범위와 침해
제97조 (특허발명의 보호범위 ) 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.
특허발명의 보호범위
특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수 없다고 할 것이다. (대법원 1993.10.12. 선고 91후1908)
특허청구범위 기준의 원칙(법97조)
대법원 2004. 10. 28, 2003후2447 "플라스틱 백 봉합장치"
특허법원 2004. 12. 28, 2004허4518 "전제부에 기재된 구성요소도 권리범위 해석시 포함시켜 해석해야"
"...피고는, 청구범위의 기재 유형에 있어서 젭슨(Jepson) 타입의 경우에, 전제부에는 공지기술을 기재하는 것으로 인식되므로 특징부에 기재된 구성요소만이 권리범위 해석의 기준이 되는 것이라고 주장하면서, 이 사건 등록고안의 청구항은 젭슨 타입으로 기재되어 있고, '원형홈(17)'에 대한 구성을 전제부에 기재한 것은 원형홈에 대한 것이 출원 당시 공지되었는지 여부에 상관없이 출원인 입장에서 이를 실용신안권으로서 주장하지 않겠다는 의도가 반영된 것이며, 또한 이 사건 등록고안의 원형홈(17)의 구비 여부는 단 한번의 사출 성형작업으로 다이얼 손잡이몸체를 제작할 수 있도록 함으로써 부품 수를 줄이고 전체 조립공정을 단축시킨다는 이 사건 등록고안의 목적 및 작용효과에 영향을 미치지 않는 것이므로, 이 사건 등록고안의 권리범위를 해석함에 있어서는 이 원형홈(17)의 구성을 제외하여야 한다는 취지로 주장한다.
그러나 실용신안법은 실용신안 등록청구범위의 청구항은 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재하도록 규정하고 있고[ 구 실용신안법(1993. 12. 10. 법률 제4596호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제8조 제4항 제3호], 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로서 어떠한 사항을 등록청구범위에 기재할 것인지는 출원인의 자유에 맡겨져 있으며, 출원인은 출원 후에도 출원공고결정등본의 송달 전에는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 등록청구범위를 증가·감소 또는 변경하는 보정을 할 수 있으나, 출원공고결정등본 송달 후에는 등록청구범위의 확장적 변경이 허용되지 않는 점[ 구 실용신안법 제11조에 의하여 준용되는 구 특허법(1993. 12. 10. 법률 제4594호로 개정되기 이전의 것) 제47 내지 50조], 등록고안의 기술적 범위는 그러한 등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 점( 실용신안법 제29조에 의하여 준용되는 특허법 제97조) 등에 비추어 볼 때, 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항의 하나로 등록청구범위에 기재하였음에도 권리행사의 단계에서 그 사항은 당해 고안의 구성요소 중 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 이를 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다 할 것이다. 따라서 이 사건 등록고안의 청구범위에 기재된 '원형홈(17)'은 그것이 청구범위의 전제부 또는 특징부의 어느 곳에 기재되어 있는지 여부, 이 사건 등록고안에서 중요한지 여부, 이를 생략하는 것이 용이한지 여부 등에 관하여 살필 필요도 없이 이 사건 등록고안의 필수적 구성요소의 하나라 할 것이므로, ..."
발명의 상세한 설명 참작의 원칙
대법원 2007. 6. 14, 2007후883 "상세한 설명이나 도면에 의해 표현된 기술적 구성을 참작하여 '완충기'의 의미를 해석"
"...특허발명의 권리범위를 판단함에 있어서는, 특허청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도, 그 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는 그 발명의 상세한 설명과 도면의 기재를 참작하여 그 용어가 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 권리범위를 정하여야 한다.
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제5항(이하 ‘이 사건 제1항, 제5항 발명’이라 한다)에 기재된 완충기라는 용어는 인라인스케이트 등이 주행할 때 휠 액슬에 가하여지는 충격을 흡수한 후 이를 영구자석에 전달하지 않는 구성을 의미함이 분명하나, 완충기라는 용어는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없으므로, 그 발명의 상세한 설명과 도면을 참작하여 보면, 이 사건 특허발명의 ‘발명의 상세한 설명’에는 완충기의 재질에 대하여는 아무런 기재가 없고, 그 구조에 대하여는 ‘완충기의 원주상에 탄력성이 양호한 재질로 이루어진 완충날개들이 구비되고, 완충날개들과 영구자석의 사이에는 외부충격으로부터 완충작용을 확실하게 하기 위한 완충공간이 이루어진 구성’만이 기재 내지 도시되어 있어서, 이 사건 제1항, 제5항 발명의 완충기가 표현하고 있는 기술적 구성은 완충날개를 가진 구조나 그와 유사한 구조라고 할 것이다. 따라서 위와 같은 이 사건 제1항, 제5항 발명의 완충기에 해당하는 구성을 가지고 있지 않은 원심 판시의 확인대상발명은 이 사건 제1항, 제5항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이므로, ..."
특허법원 2006. 11. 29, 2006허46 "첟구항에 기재된 탄성수단에 고무줄이 포함되는 것으로 해석"
"...구성요소 3의 탄성수단은 기능적 표현인바, 이 사건 등록발명의 상세한 설명에는 "탄성밴드는 반드시 밴드타입으로 제한되는 것이 아니고, 끈이나 와이어타입 또는 코일스프링 등 탄성력과 복원력이 우수한 어떠한 재질을 사용할 수 있는 것이고, 타원형 또는 원형이나 각진 형상 등 다양한 형상이 사용될 수 있는 것이다" 및 "탄성수단을 접착되어지는 연결밴드와 신축되어지는 탄성밴드로 구분하지 않고, 신축되어지면서 접착이 가능한 재질로 일체형으로 제조하여 사용할 수 있는 것이고, 연결밴드와 탄성밴드를 구분하여 이중성형에 의하여 제조하여 사용할 수 있는 것이다"라는 기재가 있으므로, 이러한 기재들로부터 구성요소 3의 탄성수단은 연결밴드와 탄성밴드로 구분 또는 일체로 형성될 수 있고, 그 재질도 탄성력과 복원력이 우수한 다양한 재질이 사용될 수 있으며, 그 형태 또한 다양하게 형성될 수 있는 것으로 해석할 수 있으므로, 고무 재질을 끈이나 줄 모양으로 형성하여 탄성수단으로 관용되고 있는 확인대상발명의 고무줄은 이에 포함된다고 할 것이다. ..."
대법원 1998. 5. 22, 96후1088 "발명의 공헌도에 비추어 넓은 경우 상세한 설명에 의해 뒷받침되는 부분에 한정
"...특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 구 특허법 제8조 제4항에 위배되어 부적법하고, 그러한 하자가 있는 채로 특허된 경우에도 그 기술적 범위의 해석에 있어서는 특허청구범위에 기재된 발명을 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 부분에 한정하여야 할 것이다. ..."
공지기술 참작의 원칙
대법원 1998. 10. 27. 97후2095 "신규성 또는 진보성이 없는 경우"
"...실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효라고 판단할 수 없고, 다만 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 실용신안등록무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 이는 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 이른바 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 극히 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 이른바 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다(대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 참조).
따라서 이 사건 등록고안 제1항이 진보성이 없다고 인정되고, 그로 인하여 무효심판사건에서는 그 등록이 무효라는 심결이 있었다고 하더라도 그 심결이 확정되지 아니한 이상, 그러한 사정만으로 곧바로 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위를 당연히 부정할 수는 없으므로 원심이 이와 반대의 입장에서 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위를 부정한 것은 잘못이다.
그러나 이 사건에서 보면, 이 사건 등록고안 제1항의 기술적 구성의 요지는 돌조가 있는 삽입봉을 이용하여 솔을 장착하는 데 있고, 그러한 기술사상 자체가 인용고안과 동일하며, 이 사건 등록고안 제1항이 인용고안과 형태에 있어서 차이가 있지만 그러한 형태의 변경때문에 특별한 작용효과상의 진보를 가져온 것도 아니므로 이 사건 등록고안 제1항은 진보성에 앞서 신규성 자체가 인정되기 어렵고, 결국 이 사건 등록고안 제1항에 대하여는 그 권리범위를 인정할 여지가 없어, (가)호 고안은 이 사건 등록고안 제1항과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위에 속하지 아니한다. ..."
참고자료
박길채, "특허청구범위의 해석에 관한 소고", 지식재산21, 2005. 9.
장완호, "청구범위 해석의 이중성에 관한 고찰", 특허법원 개원 10주년 논문집, 특허법원 2008. 2.
- 특허성 판단시 청구범위를 상세한 설명에 의해 한정 해석할 수 없다고 한 경우
- 특허성 판단시 청구범위를 상세한 설명에 의해 한정 해석할 수 있다고 한 경우
- 침해 판단시 청구범위를 상세한 설명에 의해 한정 해석할 수 없다고 한 경우
- 침해 판단시 청구범위를 상세한 설명에 의해 한정 해석한 경우
문언침해, 구성요소완비의 원칙(All Element Rule)
사례 : 무개화차 내의 적재물을 하차하기 위한 발명, 대법원 2001.12.24, 99다31513 제조사용금지
원심은, 이 사건 특허발명(등록번호 제68292호)과 (가)호 고안을 대비하면서, 첫째, 양자는 모두 같은 무개화차 내의 적재물을 기계적 동력에 의해 하차하기 위한 것이므로 발명의 목적이 동일하고, 둘째, (가)호 고안에서 하차할 물건을 적재한 무개화차와 같은 운송수단이 진입되는 공간과 지상으로부터 일정 높이에 설치되는 양방의 가이드레일(12)상에서 통상의 이동수단에 의해 이동되는 이동프레임체(11)의 기술구성은 이 사건 특허발명에서 상부에 장치실(1a)이 형성된 하역실(1)과 상기 장치실(1a)의 횡안내간(2)에 지지되어 이동수단에 의해 구름이동하는 이동대(3)의 기술구성과 동일하고(즉, 이동장치에 있어 동일), (가)호 고안에서 이동프레임체(11) 중앙하부에 장착된 스크레이퍼 작업기구(31)의 아암브라켓(32)에 스크레이퍼아암(50)이 각도조정실린더(53)에 의해 회동가능하게 설치되고 상기 스크레이퍼아암(50)에 스크레이퍼(60)가 고정된 슬라이드아암(55)이 승강조정실린더(57)에 의해 승강가능하게 결합된 기술구성은 이 사건 특허발명에서 이동대(3)의 하단에 지지축(13)으로 힌지고정되어 승강실린더(15)에 의해 선택 승강하는 승강간(14)과 상기 승강간(14)의 하단에 힌지고정되어 회동실린더(17)에 의해 소정 구간 회동하며 그 하단에는 주삽날(19)을 고정시킨 굴절간(16)의 기술구성과 동일하며(즉, 작동장치에 있어 동일), 다만, 이 사건 특허발명과 (가)호 고안에 있어 위와 같은 이동장치와 작동장치를 이루는 구체적 구성요소와 이들 구성요소의 결합은 완전히 일치하지 않으나 이는 동일한 작용효과를 얻기 위한 균등물의 치환 내지는 단순한 설계변경에 해당한다고 볼 것이고, 또한, (가)호 고안에서는 하차작업시에 발생되는 전단력을 상기 이동프레임체(11)에 고루 분산시켜서 수명연장을 극대화하고 오동작을 배제하기 위한 여러 가지 구성을 부가하고 있고, 스크레이퍼 작업기구(31)에 가해지는 하중을 적절히 분산시켜 동력축에 전단력이 발생되는 것을 방지하고자 여러 가지 구성을 부가하고 있는 외에, 스크레이퍼 작업기구(31)가 360o 회전하도록 아암브라켓(32) 상부에 구동피니언(43)이 결합된 내륜기어(35)와 외륜(37)으로 구성된 링기어(34)가 설치된 점과 스크레이퍼(60)의 전체폭을 넓히기 위해 스크레이퍼(60) 내부에 폭조정실린더(70)에 의해 전진하는 폭조정판(67)을 설치한 점 등이 이 사건 특허발명과 다르나, 이는 이 사건 특허발명의 핵심적 구성요소에 일부 구성요소를 단순히 부가한 것이거나 이 사건 특허발명의 요지를 그대로 이용하여 새로운 기술적 요소를 부가한 것에 지나지 않아 발명의 구성에 있어서도 양자가 차이가 없으며, 셋째, 작용효과에 있어서도, 이 사건 특허발명은 승강실린더(15)에 의해 선택 승강하는 승강간(14)과 회동실린더(17)에 의해 회동하는 굴절간(16)에 고정된 주삽날(19) 등에 의한 기계적 동력에 의해 신속 용이하게 하역작업을 진행시키게 되는데 대하여 (가)호 고안은 각도조정실린더(53)에 의해 회동가능한 스크레이퍼아암(50)과 승강조정실린더(57)에 의해 승강가능한 슬라이드아암(55)에 고정된 스크레이퍼(60) 등에 의한 기계적 동력에 의해 신속 용이하게 하역작업을 하게 되어 양자가 동일하고, 다만 (가)호 고안에서는 스크레이퍼 작업기구(31)가 360o 회전할 수 있고 스크레이퍼(60)의 폭이 조정되어진다는 부가적 효과가 있으나, 이는 이 사건 특허발명의 핵심적 구성요소에 일부 구성요소를 부가한 것에 따른 효과라 할 것이어서, (가)호 고안은 이 사건 특허발명과 목적, 기술적 구성 및 작용효과가 동일한 이상 그 일부 구성요소가 부가되었다 하여도 이 사건 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하였다 할 것이어서, (가)호 고안은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 것이므로, 피고들이 원고들로부터 동의를 받지 않는 한 (가)호 고안을 실시하는 것은 이 사건 특허권의 침해에 해당한다는 취지로 판단하였다.
그러나 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 고안이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 고안은 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다(대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결, 2001. 6. 1. 선고 98후2856 판결 참조).
기록에 의하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 3항을 순서대로 '이 사건 특허발명 1, 2, 3'이라 한다)과 (가)호 고안을 대비하면, 이 사건 특허발명 1의 구성요소들 중 다른 구성요소들은 별론으로 하더라도, 상기 굴절간(16)에 고정된 배출실린더(27)에 의해 주삽날(19)의 일측 중앙에서 직교방향으로 선택 회동하는 보조삽날(25)의 구성은 (가)호 고안에서는 찾아볼 수 없고, (가)호 고안에서 이에 대응되는 기능을 하는 요소로서는 이동프레임체(11)의 중앙 상단에 돌출된 지지프레임(24) 상부에 고정된 장착공(26)을 형성한 지지판(25)과 지지원판(29)에 형성된 링기어(34)의 내륜기어(35)와 구동모터(42)에 연결된 구동피니언(43)을 사용하여 스크레이퍼(60)를 360o로 회전시켜 충분히 하역되지 않은 적재물을 하역처리하는 구성을 들 수 있지만, 그 기술적 구성이 전혀 상이하고, 이와 같은 구성상의 차이로 말미암아 이 사건 특허발명 1은 주삽날에 직교하는 방향으로 회동하는 보조삽날로 주삽날이 다 처리하지 못한 잔여 적재물을 처리하는데 반하여, (가)호 고안은 주삽날에 해당하는 스크레이퍼로 360o 회전이라는 방식을 통하여 적재물을 신속 용이하게 하역할 수 있으므로 하역작업의 효율성에 있어서도 차이가 있다 할 것이어서, 결국 (가)호 고안은 이 사건 특허발명 1의 필수적 구성요소 중 하나인 보조삽날(25)의 구성이 결여되어 있어, 이 사건 특허발명에 대한 이용발명에 해당한다고도 볼 수 없을 뿐만 아니라 서로 다른 기술적 수단에 의하여 보다 진보된 효과를 가지고 있으므로 (가)호 고안은 이 사건 특허발명 1의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이고, 나아가 이 사건 특허발명 2 및 3은 이 사건 특허발명 1을 한정하고 있는 종속항이므로 (가)호 고안이 이 사건 특허발명 1의 권리범위에 속하지 않는 이상 당연히 이 사건 특허발명 2 및 3의 권리범위에도 속하지 아니한다 할 것이다.
그럼에도 불구하고, (가)호 고안이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속함을 전제로 (가)호 고안을 실시하는 것이 이 사건 특허권의 침해에 해당한다는 취지로 판단한 원심판결에는 심리미진의 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다 할 것이다.
관련판례
대법원 2001. 6. 15, 2000후617 "자동차의 찌그러진 부위를 원상태로 복구시키는 방법"
"... 이 사건 특허발명 제1항은 그 중 일부 구성이 공지되기는 하였으나 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이고, 또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은 불가능하게 되고, 이러한 공지의 구성요소가 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 데에도 이 부분을 제외해서는 아니될 것이다. 그럼에도 불구하고, 원심은 그 설시와 같은 이유만으로 이 사건 특허발명 제1항의 구성 중 ① 광원을 찌그러진 차체 표면에 조사한 후 이로부터 반사된 빛을 작업자가 눈으로 직접 보면서 표면상태를 검사하는 구성까지 공지된 것이고, ② 끝이 뾰족하고 끝부분이 휘어진 작업공구를 차체 표면 원상복구작업에 사용한다는 구성은 나머지 신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있지 않다고 판단하여 ①, ②의 구성부분에 관한 한 권리범위를 인정할 수 없다고 하고 말았으니, 원심판결에는 이 점에서 특허발명의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다.
기록에 비추어 이 사건 특허발명 제1항과 (가)호 발명을 대비하면, 양 발명은 자동차의 찌그러진 부위를 원상태로 복구시키는 방법에 관하여, 찌그러진 부위를 쉽게 찾을 수 있고, 간단한 구조의 도구를 이용하여 금속판을 분해하지 않고 짧은 시간에 원상태로 복구시킬 수 있으며, 도장면이 벗겨지지 않도록 하기 위한 것인 점에서 유사한 면이 있다. 그러나 금속판의 찌그러진 부분의 중심부를 찾기 위한 구체적인 방법에서는, 이 사건 특허발명 제1항은 형광등 불빛을 금속판에 조사하고 작업자가 그 맞은편에서 자신의 눈높이를 조절하는 과정을 반복하여 형광등의 불빛 반사부위의 밝기 차이 또는 그림자의 형태 차이에 의해 이를 찾아내는 것인 반면, (가)호 발명은 조명장치(1) 전면에 설치된 종횡의 격자무늬가 등간격으로 투명판 위에 인쇄된 찌그러진 부위 구별판(2)을 통하여 자동차의 찌그러진 차체 표면으로 조명장치를 사용하여 빛을 조사한 다음 차체 표면의 찌그러진 부위 상태에 부응하여 나타나는 변형된 종횡격자무늬상의 선 간격이 나타난 영상을 카메라(3)로 촬영한 후 컴퓨터(4)를 통하여 모니터(5)로 전송하여 그 모니터에 나타난 변형된 격자무늬 선의 간격을 이용하여 이를 찾아내는 것으로서, 찌그러진 부위의 중심부를 찾는 방법에 차이가 있으므로, 단지 조명장치의 불빛을 이용하여 찌그러진 부위를 판별하고 작업공구로 찌그러진 부위를 복구하는 방법을 채택하고 있다는 것만으로 양 발명이 동일한 발명이라고 할 수는 없다. ..."
특허법원 2000. 8. 11, 99허8752
대법원 2000후3449;
대법원 2000후2583 "먼저 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)은 ① 도체(導體)와 같은 기재의 환경적 보호를 위해 사용되는 장치로서, ② 겔과 같은 밀봉제와 ③ 지지부재를 포함하고 있되, ④ 위 밀봉제는 지지부재에 접착되어 있고, ⑤ 100~350(10¯¹㎜)의 원뿔침입치와 ⑥ 적어도 200%의 극한 연신율을 갖고 있는데 대하여, (가)호 발명은 케이블 접속함의 일측 접속케이스(1)와 타측 접속케이스(2)를 플라스틱으로 1차 사출성형하고, 접속케이스(1) 외면에는 두 개의 밴드공(11)을 형성하고, 접속케이스(1, 2) 각각을 사출 금형 속에 투입한 다음, 겔{3, 4 ; Kraton G 1652(미국 shell사의 상품명)}을 가열하여 접속케이스(1, 2) 내면에 각각 접착시켜서 제조되는 1조의 인입케이블 접속함(10, 20)이다.
(2) 나아가 이 사건 제1항 발명과 (가)호 발명을 대비하여 보면, 우선 (가)호 발명의 인입케이블 접속함은 “① 도체와 같은 기재의 환경적 보호를 위해 사용되는” 이 사건 제1항 발명의 장치와 실질적으로 그 용도 및 사용목적이 동일하고, 다음 (가)호 발명의 “겔을 접속케이스 내면에 접착시키는 구성”은 이 사건 제1항 발명의 “② 겔과 같은 밀봉제와 ③ 지지부재를 포함하고 있되, ④ 위 밀봉제는 지지부재에 접착되어 있는 구성”과 대응되는 것인데, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에서는 위 ③의 지지부재에 대해서 아무런 한정이 없고 또 이 사건 특허발명의 명세서에 “본 발명에 있어서는 지지부재는 다양하게 사용할 수 있다. 지지부재는 어떠한 재료로 해도 좋으나, 유기물 폴리머 또는 몇 가지 기타 절연재료로 구성하는 것이 바람직하다. …… 몇 가지 경우에 사용할 수 있는 지지부재로는 종래의, 예컨대 측벽, 단부벽 및 바닥판으로 구성되는 장방형 용기를 들 수 있다. 이 용기는 …… 다수의 격실로 구분해 놓을 수도 있다”고 기재되어 있음에 비추어 볼 때, 위 ③의 지지부재는 겔과 함께 접착되어 도체를 보호할 수 있는, 구조가 한정되어 있지 않은 부재(다만 바람직한 형태는 다수의 격실이 구분되어 있는 장방형 용기임)라고 하겠으므로, (가)호 발명의 접속케이스는 이 사건 제1항 발명의 지지부재에 포함된다고 할 것이어서 (가)호 발명의 “겔을 접속케이스 내면에 접착시키는 구성”은 이 사건 제1항 발명의 위 ②, ③, ④의 구성과 동일한 것으로 보이며, 또 (가)호 발명에서 겔의 원료로 사용하는 Kraton G 1652의 물리적 특성인, 원뿔침입치 207(10¯¹㎜) 및 극한 연신율 약 1,600%~3,000%가, 이 사건 제1항 발명에서 사용되는 겔의 수치 범위인 “⑤ 100~350(10¯¹㎜)의 원뿔침입치와 ⑥ 적어도 200%의 극한 연신율” 내에 속한다는 점은 당사자 사이에 다툼이 없다.
(3) 결국 (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소 내지는 그 범위에 속하는 각 구성요소간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하면서, 거기에 “접속케이스의 외면에 밴드공을 형성하는 구성”을 부가한 것에 지나지 아니하므로, (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다.
2. 원심의 이유 설시에 다소 미흡한 점은 있으나, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 한 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 법리오해 등의 위법이 없다."
특허법원 2005. 5. 26, 2004허4785 "확인대상발명에 특허발명의 필수적 구성요소가 결여되어 있는 경우"
"특허법 제42조 제4항 제3호는 특허청구범위는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재하도록 하고 있고, 같은 법 제97조는 특허권의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있으므로, 특허청구범위에 기재된 각 구성요소는 모두 필수적 구성요소라 할 것이고, 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다(대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결).
그러므로 살피건대, 이 사건 특허발명은 가지관, 부직매트리스, 열선, 스팀가지관, 부직포, 가지밸브, 분배펌프, 메인공급배출관, 스팀가지관, 배출밸브 및 배출펌프 등과 같은 배수, 관수 및 난방을 위한 여러 필수적 구성요소들이 잔디운동장의 관리라는 목적을 위하여 유기적으로 결합되어 이루어진 것이나, 확인대상발명은 이중 유·무공관 및 부직포 등 이 사건 특허발명의 가지관 및 부직포에 대응하는 구성요소만을 갖추고 있을 뿐 이 사건 특허발명의 나머지 필수적 구성요소에 해당하는 구성요소를 결하고 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는것이 명백하다 할 것이다.
따라서, 원고의 나머지 주장에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다."
생략발명, 불완전 이용발명
특허법원 2004. 11. 19, 2003허6012 "
특허법원 2001. 3. 23, 2000허2279 "생략발명의 요건"
"...하나의 청구항에 복수의 구성요소를 기재하고 있는 경우 그 중 하나라도 결여하면 원칙적으로 그 청구항의 권리범위에 속하지 않게 된다. 어느 고안이 실용신안의 권리범위를 벗어나기 위하여 실용신안의 구성요소 중 일부를 의도적으로 생략한 것에 불과하기 때문에 그 실용신안의 권리범위에 속하는 것으로 보는 이른바 생략고안이나 불완전 이용고안에 해당한다고 하려면, 실용신안과 동일한 기술 사상을 가지고 있으면서 등록청구범위 중 비교적 중요하지 아니한 구성요소를 생략하고 그와 같이 생략하더라도 당해 실용신안이 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있는 경우이어야 한다. ...
이 사건 등록고안은 등록청구범위에 기재된 각 구성요소, 즉 청구항 제1항에 있어서, 수세미 소재를 연속적으로 공급하는 공급판, 가열 접착 방식으로는 접착이 불가능한 폴리에스텔사를 사용하여 재직한 수세미포와 스펀지 심체를 일체로 접착시키는 초음파 공구혼, 접착 부위를 절단하는 절단칼과 그 구동부, 절단된 부위를 확실하게 자동 분리시켜 주는 들림판의 각 구성요소가 유기적으로 결합된 하나의 장치가 그 기술적 특징을 인정받아 실용신안 등록된 것이지, 어느 일부분의 구성에 기술적 특징이 있다고 볼 수 없다.
이러한 이 사건 등록고안의 특징과 앞에서 본 바와 같은 들림판 구성의 작용효과, 공구혼의 초음파 파장 조절로 들림판 기능을 대체하는 것의 한계 및 이 사건 등록고안의 출원 전 공지 공용 기술의 내용 등을 아울러 고려하면, 들림판 구성이 이 사건 등록고안의 구성요소 중에서 기술적 중요도가 낮은, 단순한 부가 요소에 불과하다고 할 수 없다. 그리고 (가)호 고안에서 이 사건 등록고안의 들림판 구성과 균등한 것으로 볼만한 구성이 있다고 볼 수도 없다.
그렇다면 들림판 구성을 갖추고 있지 않은 (가)호 고안은 이 사건 등록고안과 구성 및 그에 따른 작용효과가 다른 고안에 해당되고, 따라서 (가)호 고안이 들림판 구성을 결여하고 있더라도 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 취지의 피고 주장은 이유 없다. ..."
참고자료
김영철, "특허권 침해 분쟁에 있어서 대상 발명의 특정", 특허법원 개원 10주년 기념 논문집, 특허법원 2008. 2.
이원일, 특허침해판단과 청구범위해석, http://www.ipacademy.net, 사례 : 등받이가 있는 것을 특징으로 하는 특허발명과 다리가 없는 등받이 의자
- 엉덩이를 걸치기 위한 밑판과, 상기 밑판에 부탁되어 밑판을 지면으로부터 공중에 떠받치는 다리와, 상기 밑판의 한 변에 부착되어 상기 밑판 위에 앉은사람의 등을 지지하는 등받이를 포함하는 의자
장완호, "청구범위해석에 관한 최근 대법원 판례의 의의 및 영향", 지식재산21, 2005. 11.
균등침해
사례 : 사이프로플루옥사신 제조방법, 2000. 7. 28, 97후2200
1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인의 이 사건 특허발명(특허번호 제23468호)과 심판청구인의 (가)호 발명을 대비하면서, 양 발명은 모두 항균제인 일반식(Ⅰ)의 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법으로 출발물질 및 목적물질은 동일하지만, 이 사건 특허발명은 출발물질에 일반식(Ⅲ)의 피페라진과 반응시켜 목적물질을 얻는데 반하여, (가)호 발명은 출발물질에 피페라진이 아닌 일반식(Ⅴ)의 에톡시카르보닐피페라진을 반응시켜 일반식(Ⅳ)의 1-사이클로푸로필-7-(4-에톡시카르보닐-1-피페라지닐)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산을 중간체로 제조하고 이를 다시 가수분해시켜 목적물질을 제조한다는 점에서 양 발명의 차이가 있고, 또한 이 사건 특허발명의 반응물질인 피페라진은 두 개의 관능기를 갖고 있는데 반하여 (가)호 발명의 반응물질인 에톡시카르보닐피페라진은 하나의 관능기만을 갖고 있어 통상적인 화학반응의 이론에 비추어 볼 때 (가)호 발명이 이 사건 특허발명보다 불순물인 다이머유도체를 더 적게 생성시킬 것이고 이로 인하여 수율도 (가)호 발명이 더 높을 것이므로, 이 사건 특허발명의 피페라진과 (가)호 발명의 에톡시카르보닐피페라진은 반응 메카니즘이 동일한 균등물이 아니고 따라서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 우회발명이라고 볼 수 없는바, 이와 같이 양 발명의 출발물질 및 목적물질은 동일하나 제조공정상에 차이가 있고, 이러한 구성상의 차이로 인하여 그 효과도 상이하다고 인정되므로, (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명으로서 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.
2. 기록에 의하면, 이 사건 특허발명은 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산의 제조방법에 관한 것으로서, 그 특허청구범위가 [일반식(II)의 나프티리돈-3-카복실산 또는 퀴놀론-3-카복실산을 일반식(III)의 아민과 반응시킴을 특징으로 하여, 일반식(I)의 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산 및 이의 염을 제조하는 방법 등 11개의 청구항으로 되어 있어 이 사건 특허발명의 청구범위가 포함하고 있는 물질은 상당히 광범위한 부분에까지 이른다 할 것인바, 이러한 이 사건 특허발명의 청구범위 내에서 (가)호 발명과 가장 대비하기에 적절한 것은, 그 청구범위 제1항에서 다음의 반응식과 같은 출발물질(1-사이클로프로필-7-클로로-6플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카복실산)에 반응물질(즉 피페라진)을 반응시켜 목적물질인 [1-사이클로프로필-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소-7-피페라지닐-퀴놀린-3-카르복실산](이를 '사이프로플루옥사신'이라 한다)을 제조하는 방법이라고 할 것이다.
{이는, 일반식(II)에서 A가 CR3이고, R3이 할로겐 특히 불소(F)이며, B가 C-H이고, X가 할로겐 특히 Cl이며, R이 수소인 경우의 출발물질인 1-사이클로프로필-7-클로로-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산을, 일반식(III)에서 R1 및 R2가 이들이 부착되어 있는 NR4와 함께 6원환을 형성하며, R4가 수소인 반응물질(즉 피페라진)과 반응시켜 목적물질인 일반식(I)의 1-사이클로프로필-7-(1-피페라지닐)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산(즉, 사이프로플루옥사신)을 제조하는 것임}
반면 (가)호 발명은 (가)호 설명서에 나타나 있는 바와 같이 전체적으로 8공정으로 이루어져 있는바, 그 중 이 사건 특허발명과 대비하기에 가장 적절한 것은 이 사건 특허발명과 동일한 출발물질에서 시작하여 최종적으로 동일한 목적물질을 얻는 공정인 제7공정과 제8공정의 일부로서, 다음의 반응식과 같이, 출발물질에 반응물질인 N-에톡시카르보닐피페라진을 반응시켜 중간체인 [1-사이클로프로필-7-(4-에톡시카르보닐-1-피페라지닐)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카복실산]을 얻고(제7공정), 위 반응중간체로부터 가수분해에 의하여 목적물질인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법(제8공정의 일부)이라고 할 것이다.
3. 이 사건 특허발명과 (가)호 발명을 대비하여 본다.
양 발명은 동일한 출발물질(1-사이클로프로필-7-클로로-6플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카복실산)을 사용하여 동일한 목적물질(사이프로플루옥사신)을 얻는 구성으로 이루어져 있고, 다만 이 사건 특허발명은 출발물질에 피페라진을 반응시켜 목적물질을 얻는 것임에 대하여, (가)호 발명은 출발물질에 N-에톡시카르보닐피페라진(피페라진에 N-에톡시카르보닐기가 결합된 것)을 반응시켜 중간체를 얻고 이 반응중간체를 가수분해하여 목적물질을 얻는다는 점에서 구성의 차이가 있다고 할 것이다(이 사건 특허발명은 그 청구범위에 제조공정상의 용매, 온도, 시간 등의 반응조건에 관하여 아무런 한정사항이 기재되어 있지 아니하므로, 설사 양 발명의 반응조건이 상이하다고 하더라도, 이를 양 발명의 구성의 차이로 볼 수는 없다).
그런데 이 사건과 같이(가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다.
이 사건으로 돌아와, (가)호 발명의 반응물질인 N-에톡시카르보닐피페라진이 이 사건 특허발명의 반응물질인 피페라진과 균등물인지 여부에 대하여 보건대, ① 우선 양 발명은 다 같이 종전의 항균제보다 탁월한 항균작용을 가지는 항균제를 얻기 위하여 동일한 출발물질에 반응물질을 반응시켜 동일한 목적물질인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법에 관한 발명이라는 점에서 그 기술적 사상 또는 과제의 해결원리가 동일하다고 할 것이고, ② 다음 (가)호 발명은 출발물질에 N-에톡시카르보닐피페라진을 반응시키는 과정에서 반응물질의 N-에톡시카르보닐기는 출발물질과의 주반응에 관여하지 아니하고 이 사건 특허발명과 같이 피페라진만이 출발물질과 반응하는 것이어서 양 발명은 그 반응기전(Reaction Mechanism)이 동일하고, 또 부산물(예컨대 다이머유도체)의 생성 정도, 수율 등의 작용효과에 있어서도 거의 차이가 없다고 보여지므로{심판청구인 제출의 갑 제3, 4, 10, 14, 16호증만으로는 (가)호 발명이 이 사건 특허발명보다 작용효과에 있어 우월하다고 단정할 수 없고 달리 이를 인정할 만한 자료를 기록상 찾아 볼 수 없다}, (가)호 발명의 반응물질인 N-에톡시카르보닐피페라진은 이 사건 특허발명의 반응물질인 피페라진과 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 볼 수 있으며, ③ 다음 이 사건 특허발명의 출원당시 (가)호 발명의 위 N-에톡시카르보닐피페라진은 이미 공지의 물질이고, 또 심판청구인의 주장에 의하더라도 위 반응물질의 N-에톡시카르보닐기는 보호기로서의 기능을 가진다고 볼 수 있을 것인데, 하나의 화합물 내에 여러 개의 관능기가 있는 경우, 어느 특정한 관능기만을 선택적으로 반응시키고자 할 때에는 다른 관능기를 보호기에 의해 일시 반응으로부터 차단시킨 다음 그 특정한 관능기에서의 반응이 완료되었을 때 위 보호기에 의해 보호된 관능기를 원상회복시키는 것은 이 사건과 같은 유기합성 분야에서 이미 널리 알려진 관용기술이며, 특히 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항을 보면, 반응물질로서 N-에톡시카르보닐피페라진과 같이 치환된 피페라진{반응물질의 일반식(Ⅲ)에서 R4가 수소가 아닌 C1 내지 C6 알킬 또는 C1 내지 C6 알카노일인 점 외에는 피페라진과 동일하다}을 포함하고 있어, 이러한 사정 등에 비추어 보면, 피페라진을 N-에톡시카르보닐피페라진으로 치환하여 반응물질로 사용하는 것은, 당업자이면 공지의 선행기술로부터 당연히 도출해 낼 수 있는 정도의 자명한 것에 지나지 않는다고 볼 수 있는바, 이와 같이 양 발명은 그 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 동일하고, (가)호 발명의 반응물질은 이 사건 특허발명의 반응물질과 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 볼 수 있으며, 이 사건 특허발명의 반응물질을 (가)호 발명의 반응물질로 치환하는 것 역시 당업자에게는 자명한 것으로 보여지므로, (가)호 발명의 반응물질은 이 사건 특허발명의 반응물질과 균등물이라고 할 수 있을 것이다.
결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과, 출발물질 및 목적물질이 동일하고 그 반응물질도 균등물이라고 할 수 있으며, 또 (가)호 발명에서 반응중간체를 가수분해하여 목적물질을 얻는 공정도 단순한 관용수단의 부가에 불과하므로, 양 발명은 상이한 발명이라고 볼 수 없어 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 별다른 근거 없이 양 발명은 중간체를 거치는지 여부의 제조공정상의 차이로 인하여 그 작용효과가 상이하다는 이유로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이하여 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였으니, 원심심결에는 특허의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 따라서 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
관련판례
특허법원 2006. 9. 14, 2006허411
"...확인대상고안은 조정블록이 고정자 몸체로부터 떨어져 있고 커버부재의 양쪽이 지지부재까지 연장되어 있다는 점에서 이 사건 제1항 고안과 차이가 있으나, 이 사건 제1항 고안과 학인대상고안의 대응구성의 과제 해결원리가 동일하고 그로 인한 작용효과도 동일하며 위와 같이 대응 구성으로 치환하는 것은 당업자가 극히 용이하게 생각할 수 있을 정도로 자명하므로, 확인대상고안의 위 차이나는 구성은 이 사건 제1항 고안의 해당 구성과 균등관계에 있다. 따라서 확인대상고안은 이 사건 제1항 고안의 균등물로서 그 권리범위에 속한다. ..."
특허법원 2001. 1. 11, 2000허1191
특허법원 2000. 9. 7, 99허9755 "거절이유에 대응한 보정에서 독립항을 전제부로 기재한 경우 균등물의 판단"
"...이 사건 등록고안의 출원인이 의식적으로 그 보호범위로부터 제외한 특단의 사정이 있는 경우에 해당한다고 봄이 상당하여 (가)호 고안의 슬라이드관은 이 사건 등록고안의 롤러의 균등물이 될 수 없다 할 것이다. ..."
특허법원 2000. 2. 10, 99허5289 "확인대상고안이 공지기술에 비해 진보성이 없을 경우 균등물의 판단"
"...따라서, (가)호 고안은 이 건 등록고안의 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 인용 고안 1 내지 3에 의하여 당업자가 극히 용이하게 고안할 수 있다 할 것이어서 이 건 등록고안의 등록청구의 범위 제1항의 균등 침해도 구성하지 아니한다 할 것이 고, 제1항의 종속항인 제2항의 권리범위에도 속하지 아니한다 할 것이다. ..."
미국판례
- Winans v. Denmead, 56 U.S. 330 (1854)
- Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products. Co., 339 U.S. 605 (1950)
- Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997)
- Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)
관련 자료
유영일, "특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향", 특허법원 특허소송실무연구회, 2001. 3.
이동충언, "일본에서의 균등론에 관한 최근의 판례", 산업재산권제9권, 2000.
김종택, "미국의 판례로 본 균등론의 발전방향", 지식재산21. 2006. 7.
전기억, "Festo 판결로 본 특허청구범위 해석과 그 영향", 지식재산21, 2005. 3.
주기동, "균등침해에 대한 비교법적 고찰", 특허법원 개원 10주년 기념 논문집, 특허법원 2008.2.
특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 2006. p.218 이하.
간접침해
제127조 (침해로 보는 행위)
다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나
그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나
그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
사례: 레이저 프린터의 카트리지, 대법원 2001. 1.30, 98후2580 권리범위확인(특)
1. 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고(대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 참조), 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장 입증하여야 한다.
같은 취지에서 원심이, ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전체적으로 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 꼭 맞는 구성을 취하고 있고, 현재 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전량 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에만 사용되고 있으며, 이 사건 특허발명을 채택하지 아니한 레이저 프린터 중 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지를 사용할 수 있는 것은 없는 사실, 레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나, 그 중 토너카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하고, 이 사건 특허발명을 실시하고 있는 피고는 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 각 부품을 별도로 생산하여 판매하고 있는 사실을 인정한 다음, 위 감광드럼카트리지는, 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 레이저 프린터의 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 피고측에서 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하며, 원고의 주장과 같이 ㈎호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 ㈎호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는, ㈎호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허법 제127조에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 따라서 이 점 상고이유는 모두 받아들이지 아니한다.
2. ㈎호 발명의 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, ㈎호 발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 위와 같은 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다. 따라서 이 점 상고이유도 받아들이지 아니한다.
관련 판례
대법원 1996. 11. 27, 96마365 "레이저 프린터네 사용되는 토너 카트리지"
사례 : 증명서 자동피복장치에 사용되는 합성수지 접착필름, 대법원 2002. 11. 8, 2000다27602
1. 제1점에 대하여 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명(1987. 3. 11. 출원, 1990. 6. 21. 등록, 특허번호 제33856호)은 본체의 상단 일측에 급지함(47)이 설치되고, 고정판(62, 62')에 지지되는 스크류축(33)에 끼워진 스크류나사(63)에 연결된 120°경사된 누름판(48)을 전후진 하도록 되고 증명(56, 이하 '증명서'라 한다)이 로울러(7)에 의해 공급되도록 되며, 로울러(8)에 가해지는 압력을 압력감지기(49)로 직류모우터(100)를 정·역회전시키도록 되는 것과, 압인뭉치(35)와 압인(36)이 서로 대칭되게 설치되어 편심축(28)으로 'ㄱ'자형 레버(30)를 동작시켜 압인(36)을 승강토록 되고, 합성수지 필름(2, 3) 사이에 증명서(56)가 끼워져 히이터(41, 42)를 통과시키도록 되는 것과, 크랑크축(25)과 연결되는 암(40)에 의해 절단펀치(38)가 승강토록 하여 증명서(56)를 펀칭하도록 구성된 것으로서, 위 합성수지 필름(2, 3)의 일면에 접착제가 도포되어 롤(5, 6)에 감겨 있으며 압력상한 감지기(53)와 압력하한 감지기(54)에 의해 감지되도록 되는 것을 특징으로 하는 증명서 자동피복장치이고, 피고가 실시하고 있는 (가)호 발명은 본체 상단 한쪽에 급지함(4)이 설치되고 증명서(3)가 롤러(29, 29a)에 의해 공급되면, 압인뭉치(7)와 압인(8)이 서로 대칭되게 설치되어 편심캠(23)으로 'ㄱ'자형 레버(23')를 승강토록 되고 상하필름(11, 11a)사이에 증명서(3)가 끼워져 히이터(14, 14a)를 통과되도록 되어 있고, 일면에 접착제가 도포된 합성수지(염화비닐) 필름(11, 11a)이 롤(12, 12a)에 감겨 공급되도록 되어 있으며, 히이터(14, 14a)가 탄선륜(9')을 지지하고 있는 축에 의해 회동가능한 기판(9)에 로울러(13, 15)가 설치되어 있으며 냉각장치는 회동하는 기판이 아닌 상·하부 절단칼(16, 16a)에 부착되어 있는 증명서 자동피복장치라고 인정한 다음, (가)호 발명은 이 사건 특허발명과, 그 기술적 구성 및 작용효과가 동일 또는 유사하고 그 차이는 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하며, 발명의 목적과 작용효과에 각별한 차이를 일으키지 아니하여, 결국 (가)호 발명을 이용하여 실시한 피고의 주민등록증 자동피복장치인 SML-7000HP, SML-7700HP, SML-8000HP의 제작·판매행위는 이 사건 특허발명을 침해하는 행위라고 판단하였다. 그러나 기록에 의하여 이 사건 특허발명과 (가)호 발명을 대비하여 보면, 먼저 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)과 (가)호 발명은 다 같이 증명서 자동피복장치에 관한 발명으로서, 증명서에 합성수지제 필름을 피복하기 위하여 롤 형상의 필름을 이용하는 구성, 그 필름이 증명서의 앞면과 뒷면에 씌워지도록 하는 구성, 그 증명서를 각인장치를 이용하여 각인하도록 하는 구성, 그 합성수지필름이 씌워진 증명서를 히터를 이용하여 가열하고 롤러로 압착하는 구성 및 이를 펀치에 의하여 절단하는 구성에 있어서는 동일 또는 유사하나, 증명서의 자동급지 수단에 있어서, 이 사건 제1항 발명은 120°경사진 누름판(48)이 전·후진되도록 되어 있어 증명서(56)가 급지함(47)에 경사지게 적재된 상태에서 로울러(7)의 회전에 의해 공급되는 것을 특징으로 하고 있음에 반하여, (가)호 발명은 수평으로 뉘어진 상태로 압입판(28)에 눌러져 급지함(4)에 적재된 증명서(2)가 좌측 급지로울러(29)의 회전에 의해 공급되는 것을 특징으로 하고 있어 양 발명은 증명서의 자동급지수단의 구성과 그 동작원리가 서로 상이하므로 (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 볼 것이고, 또한 이와 같이 (가)호 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상, (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항 내지 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 할 것인바, 결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없으므로, 피고가 (가)호 발명으로 구성된 주민등록증 자동피복장치인 SML-7000HP, SML-7700HP, SML-8000HP를 제작·판매하는 행위는 이 사건 특허발명의 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 할 것이다.
그럼에도 불구하고, 이와 달리 판단한 원심판결에는 특허의 권리범위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
2. 제2점에 대하여 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거들에 의하여 일면에 접착체가 도포된 합성수지필름은 이 사건 특허발명인 증명서 자동피복장치의 사용에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되도록 되어 있고, 이 사건 특허발명 및 (가)호 발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 이 사건 특허발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그 교체가 예정되어 있다고 인정하고, 이를 바탕으로 위 합성수지필름은 특허법 제127조 제1호에서 말하는 '특허물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다 할 것이어서, 위 합성수지필름을 제작·판매하는 행위 역시 이 사건 특허발명을 침해하는 행위라고 판단하였다. 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고, 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조).
그런데 기록에 비추어 관련 증거를 살펴보아도, 일면에 접착제가 도포되어 롤에 감겨 있는 합성수지필름이 이 사건 특허발명에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되는 물건이라는 점만 알 수 있을 뿐, 나아가 위 합성수지 접착필름이 오로지 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료를 찾아볼 수 없고, 오히려 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 일본국 실용신안공보 소(昭)61-26036호(을 제18호증)를 보면 위 합성수지 접착필름은 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것임을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 합성수지 접착필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없을 것이다.
그럼에도 불구하고, 원심이 앞서 본 바와 같이 위 합성수지 접착필름이 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 단정한 나머지 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 판단한 것은 간접침해에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 하지 않을 수 없다.
생각해볼 문제
- 소프트웨어관련 발명이나 비즈니스모델 발명에서의 간접침해문제
- 특허권자의 끼워팔기 등 불공정행위
기타 이용침해 등
제98조 (타인의 특허발명등과의 관계 ) 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출 원일전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다
이용침해
대법원 2001. 8. 21, 98후522 "균등발명을 이용하는 경우에도 이용발명의 관계가 성립"
대법원 2002. 5. 16, 2001허5466
대법원 99후2433
대법원 2007. 2. 8, 2005후1011 "확인대상발명 내에 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있을 것"
선택침해
대법원 90후560
우회침해
대법원 96후2135, 97후2194
특허침해주장에 대한 항변
사례 : 김치냉장고
사례 : 컷팅블레이드의 절곡장치, 서울고등법원 2002.11.26. 선고 2002나19515
특허발명의 미완성 또는 기재불비
대법원 2005. 9. 28. 2003후2003 "미생물 기탁요건을 흠결한 경우"
"...미생물의 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 이 사건 특허발명은 미완성발명에 해당하고, 미완성발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 원고의 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다."
대법원 2000후235 "자연산액세서리 및 그 가공방법"
"...'하이스'는 일반적으로 '고속도강(High Speed Steel)'의 준말로 널리 사용되는데 이는 초경금속 또는 초경합금과는 다른 종류의 금속이고, '1200방'은 금속의 강도나 경도를 표시하는 용어로 사용된다고 보기 어려우며, 면삭기의 회전속도는 제2, 3, 4항의 발명의 핵심적인 부분을 차지하는 것으로 원고 스스로 물소뿔의 가공에 적정한 회전속도를 찾아내는 데 많은 노력을 기울인 바 있고 면삭기의 회전속도가 면삭기에서 면삭되어 나오는 개수라고 하더라도 이로부터 면삭기 바이트의 회전수를 구체적으로 계산해 낼 방법이 없음에 비추어 볼 때 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 '1분당 60∼80 회전속도'라는 내용만으로 면삭공정에서 물소뿔로 된 재료가 타지 않을 정도의 면삭기 바이트 회전속도를 알아내는 것은 쉽다고 할 수 없음을 전제로 하는 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, ..."
특허법원 2006. 1. 26, 2005허1684 "피브이씨 타일용 수성 아크릴계 접착제 조성물 및 그 제조방법"
"...이 사건 제1항 발명의 조성물에서 주재료로 사용되는 아크릴 에멀젼 수지의 제조 원료 성분이 불분명함에도 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에서는 이를 구현하기 위한 구체적인 제조예의 기재가 없는바(단지 아크릴 에멀젼 수지에 여러 첨가제를 혼합 사용하여 본 실시예만을 제시해 놓고 있을 뿐이다), 위와 같은 불명료한 원료 성분으로는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 제1항 발명을 구체적으로 실시하기 어렵다 할 것이다. 따라서, 이 사건 제1항 발명 및 이를 실질적으로 인용하고 있는 이 사건 제2항 내지 제6항 발명은 주재료인 아크릴 에멀젼 수지의 유화중합에 관한 기술적 사항이 매우 불명료하여 그 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우에 해당한다고 할 것이다. ..."
대법원 2001. 12. 27, 99후1973 "실시가 불가능한 고안인 경우"
"...기록에 의하면, 이 사건 등록고안에 대한 명세서의 등록청구범위에 데이터수신표시부(LED6)에 관하여 '어드레스 디코더(1)와 신호제어부(6)를 잇는 입·출력선상에 연결되어서 데이터를 수신중임을 표시하는 데이터수신표시부(LED6)'라고 기재되어 있고, 명세서의 상세한 설명에도 '제2도에 도시된 바와 같이 상기 데이터수신표시부(LED6)는 어드레스 디코더(1)와 신호제어부(6)를 잇는 출력선에 연결되고'라고 기재되어 있으며, 도면 제2도에도 그와 같이 표시되어 있는바, 어드레스 디코더(1)는 컴퓨터 본체(110)에 접속되는 구성요소로서 번지 지정부에 해당하는 슬롯(Slot)에 연결되어 번지를 지정하는 역할을 수행하므로, 어드레스 디코더(1)는 컴퓨터가 모뎀의 번지를 찾을 수 있도록 하여 주는 번지 지정자일 뿐이고, 어드레스 디코더(1)에서 모뎀의 데이터 입·출력은 전혀 이루어지지 않아, 데이터수신표시부가 데이터를 수신하고 있는 중임을 표시하는 기능을 수행하려면 어드레스 디코더(1)와 신호제어부(6)를 잇는 입·출력선상에 연결되어서는 아니되고, 모뎀에 관련된 각종 기능을 제어하는 신호제어부(6)와 신호변·복조부(7)를 잇는 입·출력선상에 연결되어야만 하기 때문에, 이 사건 등록고안의 데이터수신표시부(LED6)는 전혀 작동을 할 수가 없음을 알 수 있는바, 명세서상의 이와 같은 기재를 이 사건 등록고안의 내용과는 관계 없는 단순한 오기라고 보기는 어렵다. 그렇다면 이 사건 등록고안은 실시가 불가능한 고안에 해당하여 구 실용신안법 제8조 제3항에 위반하여 등록된 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다(대법원 1983. 1. 18. 선고 82후36 판결, 1985. 4. 9. 선고 80후39 판결, 1989. 3. 28. 선고 85후109 판결 등 참조). ..."
cf. 대법원 2000. 11. 24, 98후2313
"...실용신안은 일단 등록이 되면 그 등록권자는 구 실용신안법(1990.1.13.법률 제4209호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제11조에 따른 등록 실용신안의 물건을 업으로 생산·판매·수입 또는 확포할 권리를 독점적으로 향유하며, 이런 등록고안에 대한 권리는 특단의 사정이 없는 한 등록무효심판에 의하여 무효로 될 때까지 존속한다고 할 것이고, 등록무효의 심결이 확정되기도 전에 등록고안이 실시할 수 없는 것이라는 사유로 그 권리범위를 부정할 수는 없다(대법원 1982.4.13.선고 80후73 판결 참조).원심이 이 사건 등록고안에 대한 등록무효의 심판이 확정되었음을 인정할 증거가 없다는 이유로, 이 사건 등록고안이 산업상 이용할 수 없어 그 권리범위를 인정할 수 없다는 피고의 주장을 받아들이지 아니한 것은 위 법리에 따른 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판단유탈이나 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. ..."
특허발명의 공지(신규성, 진보성)
신규성 : 대법원 1983. 7. 26, 81후56
진보성 : 대법원 1998. 10. 27, 97후2095 "돌조가 있는 삽입봉을 이용하여 솔을 장착"
"...실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전제로서 실용신안등록이 당연무효라고 판단할 수 없고, 다만 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우에는 실용신안등록무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없으나, 이는 등록실용신안의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 기술에 비추어 새로운 것이 아니어서 이른바 신규성이 없는 경우 그렇다는 것이지, 신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 극히 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 이른바 진보성이 없는 경우까지 다른 절차에서 당연히 권리범위를 부정할 수는 없다(대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 참조). 따라서 이 사건 등록고안 제1항이 진보성이 없다고 인정되고, 그로 인하여 무효심판사건에서는 그 등록이 무효라는 심결이 있었다고 하더라도 그 심결이 확정되지 아니한 이상, 그러한 사정만으로 곧바로 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위를 당연히 부정할 수는 없으므로 원심이 이와 반대의 입장에서 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위를 부정한 것은 잘못이다.
그러나 이 사건에서 보면, 이 사건 등록고안 제1항의 기술적 구성의 요지는 돌조가 있는 삽입봉을 이용하여 솔을 장착하는 데 있고, 그러한 기술사상 자체가 인용고안과 동일하며, 이 사건 등록고안 제1항이 인용고안과 형태에 있어서 차이가 있지만 그러한 형태의 변경때문에 특별한 작용효과상의 진보를 가져온 것도 아니므로 이 사건 등록고안 제1항은 진보성에 앞서 신규성 자체가 인정되기 어렵고, 결국 이 사건 등록고안 제1항에 대하여는 그 권리범위를 인정할 여지가 없어, (가)호 고안은 이 사건 등록고안 제1항과 대비할 필요도 없이 이 사건 등록고안 제1항의 권리범위에 속하지 아니한다. ..."
대법원 2004. 10. 28, 2000다69194 "특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 권리남용에 해당"
"...원심변론종결 후인 2004. 6. 29. 원고의 정정심판청구에 의하여 이 사건 특허발명 명세서의 특허청구의 범위 제1항의 기재 중 '실 인출림은 드럼 액슬(2)과 동축상에서 원주 방향으로 연속하는 회전성 대칭 덮개(23)' 부분을, '실 인출림은 드럼 액슬(2)과 동축상에서 원주 방향으로 연속하며, 지지대(16)가 원주표면에 방해받지 아니하는 방식으로 놓여 있는 회전성 대칭 덮개(23)'로, '경사진 원주표면(16)'을, '경사진 원주표면(24)'으로 각각 정정하고, '인접하게 되고, 지지대(16)는 저장드럼(4)' 부분을 '지지대(16)는'을 삭제하는 내용으로 정정을 인용하는 심결이 내려지고, 그 정정심결이 그 무렵 심판청구인인 원고에게 송달되었는바, 정정심결은 그 등본이 심판청구인에게 송달됨으로써 확정되고, 특허발명의 명세서에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되면 정정심결의 효력이 출원시까지 소급하여 그 정정 후의 명세서에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하므로 정정된 명세서의 특허청구범위에 따라서 이 사건 발명의 내용을 확정하여야 하며, 한편 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 할 것이다. ..."
자유실시기술의 항변
대법원 2004. 9. 23. 2002다60610
"...어느 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단함에 있어서 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 참조).
위 법리와 기록에 의하면, 주바퀴와 이동바퀴(이하 '구성요소 1'이라 한다), 진입발판과 연결발판(이하 '구성요소 2'라 한다), 회전축과 스크류회전축으로 구성되는 기계식 높이 조절장치(이하 '구성요소 3'이라 한다) 및 지게차 포크삽입용 요홈(이하 '구성요소 4'라 한다)으로 구성된 피고 제▽의 구성요소 1은 선행발명 2의 플레이트 하단에 설치된 바퀴 및 대차 하부에 설치된 바퀴와 그 구성 및 작용효과가 동일하고, 구성요소 2는 선행발명 1의 지상부(리프팅부)와 플랩의 구성과 대응되며, 다만 피고 제▽의 진입발판과 연결발판은 두 개로 분할되어 있음에 반해 선행발명 1의 지상부와 플랩은 일체형으로 구성된 미세한 차이가 있으나, 이러한 차이는 작용효과에 영향이 없는 단순한 형상변경에 불과하고, 구성요소 3은 선행발명 2의 핸들손잡이, 스크류회전축 및 스크류너트 구성으로 이루어진 승하강수단과 그 구성 및 작용효과가 동일하며, 구성요소 4는 선행발명 1, 2에는 그에 상응하는 구성이 나타나 있지는 않으나 바퀴가 달린 이동식 도크를 이동시킨다는 것은 도크를 밀거나 당기는 것을 의미한다 할 것이고 그와 같은 외력을 전달하기 위해 도크 본체에 돌기, 환형의 고리 또는 피고 제▽과 같은 요홈을 형성하는 구성 등은 그 기술분야에서의 주지관용수단에 불과하므로, 피고 제▽의 구성요소들은 선행발명 1, 2의 구성들을 단순히 한데 모아놓은 것에 지나지 아니할 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 현저한 효과가 있다고 할 수 없어, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 정도이므로, 피고 제▽은 이 사건 특허발명과 대비할 필요도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다. ..."
관련 판례
대법원 2006. 5. 25, 2005도4341;
대법원 2001. 10. 30, 99후710 "... 어느 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다."
특허법원 2000. 2. 10, 99허5289 "확인대상고안이 균등물의 범위에 속하지만, 공지기술에 비해 진보성이 없기 때문에 균등침해를 구성하지 않음"
출원경과 참작의 원칙
사례 : 엠보싱 가공을 한 부직포, 대법원 2003. 12. 12, 2002후2181
"...원고가 실시하고 있는 (가)호 발명은 1994. 1. 18. 공개된 일본국 공개특허공보 헤이(平)6-7044호에 게재된 기술(이하 '인용발명 1'이라 한다)과 대비하여 볼 때, 양 발명은 모두 농업용 부직포에 관한 것인 점에서 그 기술분야가 동일하고, 그 구성에 있어서도 합성사를 열 압착하여 부직포를 만들고, 부직포의 일면을 엠보싱 처리하는 구성이 동일하며, 엠포싱의 폭과 엠보싱 사이의 간격도 인용발명 1에 기재된 범위 내에 속하고, 다만 부직포의 원료로서 사용되는 합성사의 굵기 및 부직포의 두께에 있어 약간의 차이가 있으나, 농업용 부직포의 원료로 사용되는 합성섬유의 굵기에 관하여는 1993. 9. 24. 공개된 일본국 공개특허공보 헤이(平)5-244834호(갑 제5호증)와 1997. 3. 25. 공개된 일본국 공개특허공보 헤이(平)9-78509호(갑 제11호증)의 기술 내용에, 부직포의 두께에 관하여는 1995. 9. 3. 일본국 아사히키세이(旭化成)공업 주식회사가 발행한 제품 카탈로그(이하 '인용발명 2'라 한다)의 기술 내용에 이미 공지되어 있으므로, 당업자가 (가)호 발명에서와 같은 굵기의 합성섬유사 및 부직포의 두께를 채택하는 것은 이 사건 특허발명의 출원 전에 이미 이 분야에서 널리 알려진 기술에 해당되므로, (가)호 발명은 당업자가 인용발명 1, 2 및 갑 제5, 11호증 기재 기술로부터 용이하게 발명할 수 있다고 할 것이어서, (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.
이 사건 특허발명과 (가)호 발명은, 부직포의 재료인 합성사의 굵기, 부직포를 열 압착 구성하는 수단, 부직포에 폭과 간격이 동일하게 엠보싱 처리를 하는 구성이 동일하고, 부직포 두께에 있어서 이 사건 특허발명은 '약 0.8∼1.5mm 정도'인데 (가)호 발명은 0.1∼0.79mm로서 미세한 차이가 있으나 이는 부직포의 제조과정에서 나타날 수 있는 오차 범위 내에 해당하며, 다만 엠보싱 형성 위치에 있어서 이 사건 특허발명은 부직포의 표면과 이면의 동일한 위치에 형성하는 반면, (가)호 발명은 그 일면에만 형성하는 점에서 차이가 있으나, 피고가 이 사건 특허발명의 출원시에 단순히 '엠보싱 가공을 한 부직포'를 그 특허청구범위로 기재하였다가 특허청으로부터 '부직포의 일면 또는 양면에 엠보싱을 하는 기술'이 이미 공지되었다는 이유로 거절이유 통지를 받자 '부직포에 처리되는 엠보싱을 표면과 이면의 양측 동일한 위치에 형성되게 하는 구성'만을 특허청구범위로 기재한 보정서를 제출하여 이 사건 특허를 받은 것이므로, 이 사건 특허발명의 권리범위는 위와 같이 한정된다고 할 것이어서, 출원경과 금반언의 원칙상 부직포 일면에만 엠보싱을 형성한 (가)호 발명에 대하여는 이 사건 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다는 취지로 판단하였다..."
사례 : 안락의자, 대법원 2002. 6. 14, 2000후2712
관련 판례
대법원 2006. 6. 30, 2004다51771 "박판버저"
"...명칭을 “박판 버저”로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 제142382호)과 피고가 생산ㆍ판매하고 있는 박판버저(모델명 SMQS 8023, 이하 ‘피고 제□’이라 한다)는 그 구성이 실질적으로 동일하고, 다만 이 사건 특허발명은 ‘버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성’임에 반하여, 피고 제□은 ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하고 있는 점’에서 차이가 있지만, 이는 필요에 따라 단순히 선택할 수 있는 사항에 불과하다.
다른 한편, 출원 당시의 이 사건 특허발명은 ‘버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성’을 갖는 것이었는데, 원고는 이 사건 특허발명의 출원ㆍ심사절차에서 특허청 심사관으로부터 이 사건 특허발명이 원심 판시의 인용발명과의 관계에서 진보성이 없다는 이유로 거절이유의 통지를 받고, 그 특허청구범위를 ‘… 여자코일 둘레의 마그네트 …로 구성되는 박판버저에 있어서 양면 인쇄회로기판의 양모서리 외부연결용 터미널의 하면과 회로에 의해 하부가 상호 연결된 수직관통터미널을 형성하고 그 관통터미널의 상부에 여자코일의 코일 터미널을 납땜 용접한 것으로 구성됨을 특징으로 하는 박판버저’로 보정하였으나(이와 같은 보정으로 이 사건 특허발명은 ‘미리 자력이 부여된 부품, 즉 마그네트를 사용하여 버저를 완성하는 구성’을 취하게 되었다.), 특허청 심사관으로부터 “거절이유를 번복할 만한 사유를 발견할 수 없다.”는 이유로 거절사정을 받았다.
이에 원고는 거절사정 불복심판을 청구하고 그 절차에서 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 현재 등록되어 있는 바와 같이 다시 보정하면서 이 사건 특허발명을 “통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성”을 갖는 것으로 특정하고, 그 심판보충서에서 이 사건 특허발명의 목적은 마그네트용 금속링을 버저 조립시에 버저 내에 장착하였다가 버저 조립이 완료된 후 필요한 자력을 부여함으로써 자력 부여가 용이하도록 한 박판 버저를 제공함에 있다고 설명하고, 이와 같은 방법은 ‘자력이 부여된 부품(마그네트)을 사용하여 버저를 완성하는 구성’을 갖는 인용발명에서는 전혀 찾아볼 수 없다는 점을 주장하였고, 이에 따라 비로소 이 사건 특허발명에 대한 등록사정이 이루어졌다.
그러므로 이와 같은 과정을 통하여 특허등록을 받은 원고로서는 금반언의 원칙상 이 사건 소송에서 ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하는 구성요소’가 필요에 따라 단순히 선택할 수 있는 사항에 불과하여 이 사건 특허발명의 권리를 침해하는 것이라고 주장할 수 없다.
앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, ‘자력이 부여된 마그네트로 버저를 완성하는’ 피고 제□은 원고가 이 사건 특허발명의 출원ㆍ등록과정에서 이 사건 특허발명이 인용발명에 의하여 진보성이 부정된다는 거절이유를 극복하기 위하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였던 것에 해당하여 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다 할 것이다. 따라서 원고가 이 사건 소송절차에서 피고 제□이 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하여 피고가 원고의 특허권을 침해하고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다고 본 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 금반언의 원칙에 관한 법리오해 등의 위법이 없다..."
대법원 2002. 9. 6, 2001후171 "에리트로포이에틴(EPO)의 제조방법";
"...이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 보정은 위 청구항이 인▽발명에 비하여 신규성과 진보성이 없다는 피고의 이의신청에 대응하여 행하여진 것으로서 원고가 그 보정과 함께 제출한 특허이의답변서에서 인▽발명에는 염기서열이 전혀 기재되어 있지 않으므로 염기서열의 기재를 추가한 정정 후의 제1항은 신규성과 진보성이 있고, 삭제 전의 특허청구범위 제2항의 내용을 제1항에 결합시킴으로써 EPO를 제조하는 방법을 DNA 서열로써 더욱 특정한 것이라는 취지로 진술하고 있는 사실 및 실제로 인▽발명에는 보정에 의하여 추가된 DNA 서열과 직접 연관지을 만한 내용이 나타나 있지도 않은 사실이 인정되므로 원고가 특허청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기는 어렵고 달리 이와 같이 인정할 만한 자료가 없음에도 불구하고, 원심이 정정된 특허청구범위 제1항이 삭제된 특허청구범위 제2항의 내용을 포함시킴에 있어 제2항의 기재 내용 중 "일부"를 제외하였다는 사정만을 내세워 그 판시와 같은 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 균등관계에 있음에도 불구하고 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 균등물과 출원경과금반언의 관계에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고 이에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다..."
기재불비 등을 해결하기 위한 보정과 금반언원칙의 적용여부
특허법원 2000허6158;
"...원고는 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서에는 그 특허청구범위의 반응물질에 (가)호 발명의 반응물질인 N-에톡시카르보닐피페라진 을 포함하여 기재하였다가 거절이유 통지를 받고 N-에톡시카르보닐피페라진 을 포함하는 일부 반응물질을 삭제하는 보정을 하였다.
앞서 본 바와 같이 (가)호 발명이 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우 그것이 균등물이라고 인정되기 위하여는, 당해 특허발명의 출원 절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되지 않아야 할 것인바, 여기에서 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외한 것이 특허발명의 신규성, 진보성이 선행 기술에 의하여 부정되는 것을 피하기 위하여 제외하는 것에 한정되어야 하는 것인지 살펴본다.
특허발명의 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다(구 특허법 제57조 참조). 다만 특허발명의 보호범위를 특허청구범위의 문언 그대로 확정하여 적용하면 불합리한 결과가 생길 수 있으므로 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 공시되는 특허발명의 보호범위를 신뢰하는 일반 공중의 이익을 해하는 일이 없도록 배려하면서 특허발명의 적절한 보호를 도모하기 위하여, 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없을 것' 등을 비롯한 3.의 나. (1)항에서 기재한 요건을 갖추는 경우에 한하여 특허발명의 보호범위를 문언 그대로의 기재보다 확장하여 균등물도 해당하는 것으로 해석하는 것이다.
그런데 출원한 발명이 신규성, 진보성을 구비하지 못한 경우 뿐만 아니라 그 특허출원서에 첨부한 명세서가 구 특허법 제8조 제3항 및 제4항 소정의 기재요건을 구비하지 못한 경우는 모두 거절사정의 사유가 되거나 이미 등록된 특허의 무효사유가 된다는 것을 감안하면(구 특허법 제69조 제1항 제1호, 제82조 제1항 제1호 참조), 명세서를 보정하는 목적 내지 동기는 그 발명의 신규성, 진보성을 좌우하는 선행 기술을 회피하기 위한 경우이거나 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위한 경우이거나 가리지 않고 출원한 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서 차이가 없으며, 출원 과정에서 심사관의 거절이유 통지에 따라 제출된 보정서 등에 의하여 당해 특허청구범위의 구성요건을 좁게 한정하였다면 출원인은 심사관의 부당한 거절이유 통지에 대하여 의견서를 제출하고 그래도 거절사정이 될 경우에는 이에 대한 심판청구, 제소 등의 불복절차로 다툴 수 있음에도 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 절차적 권리를 포기한 것이므로 그 후로는 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다. 또한 이러한 측면에서 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 경우 균등물로 볼 수 없다는 소극적 요건을 특허성과 관련되고, 선행 기술에 의하여 부정되는 것을 회피하기 위한 보정에 한정하여 적용하여야 할 논리적 필연성은 없다 할 것이다..."
특허법원 2000.12.15, 98허8243 "에리트로포이에틴(EPO)의 제조방법"
소극적 권리범위확인심판의 피고는 "이 사건 특허발명의 권리범위를 해석함에 있어서 금반언의 원칙을 적용하기 위하여는 피고가 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 보정하고자 하는 진정한 의도가 어디에 있었는지를 검토하여야 할 것인바, 이 사건 특허발명에 대한 이의신청 과정에서 특허청구범위를 보정한 것은 불명확한 부분을 명확히 하고자 한 것으로 신규성 내지 진보성 판단과는 관계가 없고, 이 사건 특허발명에서 유전자를 그 염기서열로 표시하는 것은 국내 특허심사기준을 고려하여 정정한 것으로 기재방식에 관한 것이지 특허성 문제에 관한 것이 아니며, 원고는 보정 전 특허청구범위에서 "일부"만 사용하는 것을 의식적으로 제외시켰으므로, 염기서열의 일부를 사용하는 것은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것이라고 주장하고 있으나, 이 사건 특허발명과 같은 유전공학기술을 이용한 단백질 제조방법에 있어서 출발물질에 해당하는 유전자는 그 유전자로부터 유래되고 완전한 형태의 목적 단백질을 암호하는 DNA 단편까지를 의미하는 것이라는 점은 특허청구범위 해석상 명확한 것이지만, "일부"라는 표현이 이와 같은 동일성 내지 균등의 범주내의 DNA 단편뿐만 아니라 목적 단백질 획득이라는 최소한의 기능도 수행할 수 없는 무의미한 DNA 단편들까지도 특허청구하고 있는 듯이 해석되어 불명확해지는 문제점이 있을 수 있어 "일부"라는 표현을 삭제한 것으로 동일성 내지 균등의 범주내의 DNA 단편까지를 의식적으로 제외한 것이 아니다. 따라서 이 사건 특허발명의 권리범위를 해석함에 있어서 금반언의 원칙을 적용할 수 없다."고 주장하였다.
이에 대해 법원은 "피고는 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 취득하기 위하여, 최초 출원공고된 특허청구범위 제1항은 출원 전 공개된 간행물(갑10)에 의하여 공지된 내용과 동일하여 특정 DNA 염기서열로 감축하였음을 알 수 있고, 위 갑10과 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항을 대비하여 보면, 모두 인간 EPO 게놈 유전자를 분리하여 발현벡터에 삽입하여 발현한 것으로서 동일하여, 이 사건 특허발명은 위 갑10과 대비하여 신규성 또는 진보성이 없다는 이유로 거절될 수 있었으므로(유전자 염기서열을 특정하지 않은 특허청구범위 제1항은 그 발명사상이 위 갑10에 그대로 공지된 것이므로 비록 갑10이 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 구체적으로 개시하고 있지 않지만 그 발명사상이 공지된 경우에는 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 판단될 가능성이 크다고 할 것이다.), 특허청구범위 제1항에 대한 보정은 이러한 거절사유를 해소하기 위한 것으로 보아야 할 것이고, 단순히 기재불비의 문제를 해소하기 위한 것이라고 할 수 없다.
그리고 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항을 보정하면서 원래의 특허청구범위 제2항을 제1항에 포함시키면서 제2항의 표현 중 "일부"를 삭제하였으므로, 이는 별지 1의 DNA 전부를 함유한 것만을 권리범위로서 청구하고 그 DNA 일부를 함유한 것까지는 권리로 하지 않을 의사에 의한 것이라고 해석된다.
또한 원고는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항은 삭제하였으며, 특허청구범위 제3항은 별지 1의 DNA 염기서열 중 서열번호 397 내지 3330의 전부 또는 일부를 함유한 재조합 DNA 벡터를 이용한 방법을 청구하였으나, 이의신청 중에 "일부"를 삭제하였으므로, 이는 축소된 특정한 인간 EPO 게놈 DNA 중 별지 1의 염기서열 397 내지 3330만을 함유한 것만을 권리범위로서 청구하고 그 DNA 일부를 함유한 것까지는 권리로 하지 않을 의사에 의한 것이라고 해석된다.
그런데 피고는 EPO 활성이 없는 단백질을 제조하는 임의의 DNA 단편도 그 일부 에 포함될 수 있어 특허청구범위가 불명확하게 확대해석될 수 있으므로 보정에 의하여 일부 를 삭제함으로써 명확하게 하였다고 주장하나, 일부 인 경우에도 별지 1의 DNA 염기서열 397 내지 3330을 임의로 절단하여 인간 EPO 활성이 없는 단백질을 제조하는 유전자의 조각까지 일부에 포함하는 것으로 볼 수는 없고, 이 사건 특허발명이 인간 EPO를 유전공학적 방법으로 제조하는 방법에 관한 발명인 점을 고려하면 당연히 인간 EPO 활성을 갖는 단백질을 암호하는 유전자, 즉 별지 1의 DNA 염기서열 397 내지 3330 중 특히 아미노산을 암호하는 염기서열 약 616번째부터 약 2762번째 염기의 엑손부위를 반드시 함유한 DNA 만이 그 "일부"에 포함된다고 보아야 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
또한, 이 사건 특허 발명의 상세한 설명을 살펴보면, 실시례 12에는 3.4Kb gDNA 전체만을 사용하여 에리트로포이에틴을 생산하는 것만을 개시하고 있고, gDNA의 일부를 사용하여 에리트로포이에틴을 생산할 수 있는지 여부에 대하여는 전혀 언급하고 있지 않은 사실로부터도 피고가 이의신청 과정 중에 보정에 의하여 일부 를 삭제한 것은 이에 대하여 권리로 하지 않겠다는 것으로 해석된다.
따라서 피고가 스스로 특허를 용이하게 취득하기 위하여 특허청구범위를 축소보정하였다면 권리범위를 스스로 축소한 것이라고 해석하여야 할 것이고, 보정하기 전의 최초 공고된 특허청구범위에 포함된 일부 에까지 확대하여 인정할 수는 없으며, 피고가 이 일부 에 대하여 이 사건 특허발명의 권리범위라고 주장하는 것은 출원심사 과정에서 스스로 철회 또는 포기한 권리범위를 그 선행행위와 모순되게 주장하는 것으로서, 이는 금반언의 원칙상 허용될 수 없다고 할 것이다..."고 판단하였다.
Festo 판결
생각해볼 문제
- 기재불비 등을 해결하기 위한 보정의 경우에도 금반언원칙을 적용할 것인가? 일본: 오사카 고등법원 2003. 3. 29, 평6(에)제3292.. 미국: Festo 판결, 한국 : 특허법원2000허6158 (긍정), 특허법원 98허8243 (부정)
참고자료
김정중 미국변리사, "국제특허분쟁시 협상 및 라이센스 전략", http://general.ipacademy.net
이원일, 특허명세서작성(2)-보정과 침해대응, http://general.ipacademy.net
손완수, "특허침해소송에 있어서 균등론 판단에 관한 연구: Festo 판결을 중심으로", 연세대 법무대학원 석사학위논문, 2002. 8.
전기억, "Festo 판결로 본 특허청구범위 해석과 그 영향", 지식재산21, 2005. 3.
최성준, "출원경과금반언의 원칙", 정보법판례백선, 박영사, 2006.
최승재, "균등관계와 출원경과의 참작-미국연방대법원의 Festo판결과 관련하여", 변호사 제32집, 서울지방변호사회, 2002. 1.
이재홍, "특허침해소송에서의 무효항변에 관한 연구", 충남대학교 특허법무대학원 석사학위논문, 2007. 2.
특허침해소송
제126조 (권리침해에 대한 금지청구권등)
①특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지
또는 예방을 청구할 수 있다.
②특허권자 또는 전용실시권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인
경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.
제127조 (침해로 보는 행위)
다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. [개정 95·12·29, 2001.2.3]
1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의
양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의
양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
제128조 (손해액의 추정등)
①특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여
그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한
물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수
있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.
이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을
뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로
판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다. [신설 2001·2·3]
②특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여
그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은
때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.
③특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그
침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에
상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.
④제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을
청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은
손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다. [개정 2001·2·3]
⑤법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기
위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고
변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. [신설 2001·2·3]
제129조 (생산방법의 추정)
물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된
것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건
2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이
이용가능하게 된 물건 [전문개정 2001·2·3]
제130조 (과실의 추정)
타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
제131조 (특허권자등의 신용회복)
법원은 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의
신용을 실추하게 한 자에 대하여는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과
함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.
제132조 (서류의 제출)
법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로
인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할
정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니한다.
침해금지청구
서울중앙지법 2005. 9. 30, 2001가합56305 "기저귀관련 '유체투과성'을 '액체투과성'으로 제한해석"
"...특허발명 명세서에 플랩의 '유체투과성'에 관하여 별도로 정의되어 있지 아니하나 그 명세서의 도면이나 상세한 설명에 나타난 플랩의 구성 및 구조, 미국에서의 출원경과, 발명자의 인식 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 특허인 기저귀 구성부분으로서의 플랩에 관한 한 '유체투과성'은 일반적인 사전적 의미에서의 '유체투과성, 즉 액체나 기체를 투과할 수 있는 성질'이 아닌 '액체투과성, 즉 액체를 투과시키는 성질'이라고 제한하여 해석함이 타당, ..."
서울고법 2007. 10. 10, 2005라826 "특허권 침해금지소송에서 대상 발명의 특정의 정도"
대법원 2003. 11. 28, 2003다30265 "무효일 개연성이 높은 경우 가처분신청에서의 보전의 필요성 판단";
"...민사소송법 제714조 제2항에서 규정하는 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 다툼 있는 권리관계에 관하여 그것이 본안소송에 의하여 확정되기까지의 사이에 가처분권리자가 현재의 현저한 손해를 피하거나 급박한 강포를 방지하기 위하여, 또는 기타의 이유가 있는 때에 한하여 허용되는 응급적, 잠정적인 처분인바, 이러한 가처분을 필요로 하는지의 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것이며, 더구나 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 실용신안권침해의 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는, 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것이므로, 장래 그 실용신안권 등의 권리가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이다(대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결 참조).
원심이 채택하여 쓴 각 증거에 의하면, 이 사건 등록고안과 인용고안 1은 모두 변기 뒤에 수조(물탱크)가 설치되고, 상기 수조 내부에 펌프가 내장되며, 변기에 고정되어 분사노즐이 설치되어 있는 구성이 동일하나, 이 사건 등록고안은 수조의 물이 바로 노즐을 통하여 분사되는 반면에 인용고안 1은 물을 가열하는 가열기가 추가로 설치되어 있고, 온수공급관에는 세제통이 부가적으로 연결되어 있어 세제와 온수가 함께 분사되는 점 및 분뇨취 차단장치가 설치되어 있지 않는 점에서 차이가 있으며, 이 사건 등록고안의 중량추와 막이판으로 구성된 분뇨취차단장치부분은 원심판시의 인용고안 2의 대응하는 구성과 실질적으로 동일하나 인용고안 2에는 위 세척장치부분이 없는 점에서 서로 달라 이 사건 등록고안은 그 신규성이 있다고 할 것이나, 한편 이 사건 등록고안은 위 인용고안 1의 구성요소 중에서 가열기와 세제통을 제거한 나머지 세척장치의 기술 구성과 인용고안 2의 분뇨취차단장치의 기술 구성을 단순히 한데 모아 놓은 것에 불과하고, 그 기술분야도 모두 변기 세척장치에 관한 것으로 동일하므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이들을 결합하는데 각별한 곤란성이 있다고 볼 수 없고, 그 작용효과에 있어서도 인용고안 1, 2로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 보이지 아니하므로, 이 사건 등록고안은 진보성의 결여로 장래 무효로 될 개연성이 크다고 할 것이다.
그럼에도 불구하고 이 사건 등록고안이 신규성 및 진보성이 있음을 전제로 이 사건 실용신안권에 기한 침해금지가처분의 보전의 필요성이 있다고 단정한 원심판결에는 심리를 제대로 하지 아니하고 고안의 진보성에 관한 법리를 오해함으로써 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다할 것이다. ..."
대법원 1994. 11. 10, 93마2022 "보전의 필요성 판단"
"...이 사건 등록고안은 인용고안에 나타난 공지기술의 단순한 전용이 아니라 물품의 구조. 조합에 의하여 사용가치를 고양하는 기술적 진보성을 지닌 고안으로 볼 여지가 없지 않다 할 것이므로, 이와 같은 기술적 구성의 차이가 가져오는 작용효과에 대하여 더 심리하여 보지 아니하고서는 등록고안이 인용고안의 단순한 설계변경에 지나지 않는다거나 양 고안의 작용효과가 동일하다고 쉽게 단정할 수는 없다고 할 것이다.
따라서, 등록고안이 인용고안과 별도로 채택하고 있는 새로운 기술적 구성과 그 작용효과 등에 관하여 더 심리를 하지 아니한 채, 등록고안이 출원 당시 공개된 인용고안과 그 목적, 기술구성, 작용효과의 면에서 동일 내지 유사하여 그 신규성이 없어 그 권리범위를 인정할 수 없다고 판단한 원심의 조치에는 실용신안권의 신규성 내지 권리범위에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것이다.
그러나, 설사 원심결정에 소론과 같이 실용신안권의 신규성 내지 권리범위에 관한 법리오해나 심리미진의 위법이 있다고 하더라도 나아가, 이 사건 가처분에 있어서의 보전의 필요성의 유무에 관하여 한 원심의 위 사실인정과 판단은 기록상 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 소론과 같은 가처분에 있어서 보전의 필요성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없으므로, 결국 신청인의 이 사건 가처분신청을 기각한 원심의 결론은 정당하다 할 것이고, 신청인의 재항고는 이유 없음에 돌아간다. ..."
대법원 2002. 9. 24, 2000다46184 "본안소송에서 패소한 경우 가처분 채권자의 손해배상 책임"
"1. 원심은 제1심판결 이유를 인용하여, 명칭을 '다용도게시판'으로 하는 이 사건 등록고안(실용신안 등록번호 제36887호)의 전용실시권자인 피고가 1994. 11. 26. 서울지방법원에 원고를 상대로 하여 제1심판결 별지 제2, 6, 7도면에 나타나 있는 고안의 제조, 판매금지를 구하는 가처분을 신청하여 1995. 5. 18. 서울지방법원 94카합13086호로 원고에 대하여 그 고안의 제조, 판매를 금지하는 가처분결정이 발하여진 사실, 그 후 원고의 제소명령신청에 따라 피고가 원고를 상대로 하여 제기한 손해배상청구소송(서울지방법원 95가합63814)에서 이 사건 등록고안이 공지기술을 단순히 조합한 정도여서 그 권리범위를 인정할 수 없다는 이유로 피고의 청구를 기각하는 판결이 선고되고, 이에 대한 항소가 1997. 7. 8. 기각(서울고등법원 96나19958)된 후 피고가 상고를 포기함으로써 그 청구기각의 판결이 확정된 사실을 인정한 다음, ① 가처분 재판을 담당한 법원에서 6개월 가량 본안소송과 같은 정도로 원고와 피고 쌍방의 주장과 입증을 통하여 실체상의 청구권이 있는지 여부를 신중하게 심리한 후에 가처분 결정을 하였고, ② 장창호가 국내 최초로 다용도게시판을 개발하여 1988. 5. 27. 특허청에 실용신안권 등록을 한 후 피고는 전용실시권을 획득하여 가처분신청을 할 때까지 약 7년간 전용실시권을 유지하면서 제조, 판매하였으며, ③ 피고는 1988.부터 1990.경까지 이 사건 등록고안에 관한 몇 차례 동종업체와의 특허분쟁에서 승소하였고, 동종업체들은 전용실시권이 피고에게 있음을 전제로 피고와 합의를 하였으며, ④ 변리사로부터도 원고의 게시판이 다용도게시판에 대한 피고의 전용실시권을 침해하였다는 감정결론을 얻었고, ⑤ 원고의 경주대리점 대표인 길경창이 피고의 권리를 침해하지 않겠다는 각서를 쓰고 일간지에 사과문까지 게재하였으며, ⑥ 검사 역시 원고 회사의 대표이사를 실용신안법 위반으로 기소한 점 등 여러 사정을 종합하여 보면, 피고로서는 원고가 제조, 판매한 게시판이 이 사건 등록고안과 목적, 기술적 구성, 작용효과가 동일, 유사하여 이 사건 실용신안권을 침해하는 것이라고 믿었고, 그와 같이 믿을 만한 충분한 근거가 있었다고 봄이 상당하다는 이유로, 피고가 이 사건 가처분을 신청하고 그 신청을 유지한 데 대하여 고의나 과실이 있다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.
2. 그러나 이와 같은 원심의 판단은 수긍하기 어렵다.
가압류나 가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나, 그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다(대법원 1995. 4. 14. 선고 94다6529 판결, 1999. 4. 13. 선고 98다52513 판결 등 참조).
이러한 법리와 일반적으로 실용신안권에 기한 가처분이 인용되는 경우에는 채무자측 영업의 존폐에 막대한 영향을 끼치는 점을 종합하여, 원심이 피고의 과실추정을 번복하기 위하여 내세운 사유들을 살펴보면, 먼저 원심이 인정한 정도의 가처분 심리 경과나 피고가 자신의 전용실시권에 기하여 제품을 생산, 판매한 기간이 오래 되었다는 점 및 피고가 변리사로부터 침해 여부에 대한 감정을 받았다는 사정만으로는 원고가 입은 손해에 대하여 과실이 있다는 추정이 번복되었다고 단정할 수 없고, 나머지 사유들은, 기록에 의하여 알 수 있는 바와 같이, 피고가 특허분쟁에서 승소한 상대방들은 원고와 직접 관련이 없는 제3자들이고, 침해사실을 자인하였다는 길경창이 원고와 어떤 관련이 있는지가 불분명하며, 검사가 원고 회사의 대표이사를 기소한 것은 이 사건 가처분결정이 내려진 이후인 1995. 5. 31.임에 비추어 어느 것도 피고의 과실추정을 번복할 만한 사정이라고는 볼 수 없다.
그럼에도 불구하고, 그 판시와 같은 이유만으로 피고의 과실을 부인한 원심판결에는 가처분의 집행 후 본안판결에서 패소 확정된 가처분신청 채권자의 손해배상책임에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다."
eBay Inc. v. MercExchange,
참고자료
신승남, "eBay 판결 이후 한국 IT 기업들의 미국시장에서의 특허권 위험관리 전략에 대한 시사점", 비교사법 제14권 2호,
김영철, "특허권 침해 분쟁에 있어서 대상 발명의 특정", 특허법원 개원 10주년 기념 논문집, 특허법원 2008. 2.
손해배상
서울중앙지법 2007. 7. 6, 2001가합32187 "음악연출 게임기 특허침해사건"
대법원 2006. 4. 27, 2003다15006 "특허침해로 손해발생은 인정되나 손해액을 입증하는 것이 어려운 경우"
"...특허법 제128조 제3항에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며(대법원 2001. 11. 30. 선고 99다69631 판결 참조), 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다고 할 것이다.
원심은, 1996. 1. 1.부터 2001. 7. 11.까지 피고의 이 사건 특허발명에 대한 침해행위로 인한 손해배상액을 결정하면서, 그 채택 증거에 의하여, 원고가 장기간에 걸쳐 이 사건 특허발명을 비롯하여 CD의 제조에 필요한 특허발명의 실시를 허락하는 계약을 다수 체결하면서 실시를 허락하는 특허발명의 수에 관계없이 특허발명들을 실시하여 제조한 CD의 수량을 기준으로 하여 정형적으로 실시료를 정하여 온 사실과 피고가 제조·판매한 CD의 경우 실시료로 CD 1장당 미화 3센트를 받아 온 사실을 각 인정한 다음, 피고에 대해서도 위 실시계약의 내용을 그대로 유추적용하여 피고가 제조·판매한 CD의 수량에 위 실시료 및 위 기간 중 달러에 대한 원화의 월별 최저기준 환율을 곱하여 8억 32,129,970원을 위 기간에 대한 손해배상액으로 산정하였다.
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 특허발명에 대한 침해가 시작된 이래 원심 변론종결 당시까지도 이 사건 특허발명의 잔여 보호기간이 줄어듦에 따라 실시료가 큰 폭으로 감액되었다거나 그 밖에 위 기간 동안 피고의 특허침해에 대하여 위 실시료를 유추적용함이 현저하게 불합리하다는 사정에 관한 입증이 부족한 이 사건에서 원심의 위와 같은 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 채증법칙 위배나 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. ...
대법원 2003. 3. 11, 2000다48272 "지관가공장치고안, 기여율,등록된지 6년 가량 지난 후에 권리 행사"
"...원심은 그 채용증거를 종합하여, 피고 삼▽실업이 (나)호 고안에 의한 지관가공장치를 사용하여 생산·판매한 연간매출액을 그 판시와 같이 산출하고, 이 사건 실용신안권의 통상실시료는 이 사건 등록고안을 사용하였을 경우 매출총액의 3% 상당이라고 할 것인데, 이 사건 등록고안을 사용하지 않을 경우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하될 것임은 명백하므로 그 기여도를 100%라고 인정한 다음, 그 판시의 연간매출액에 위 3%를 곱한 금액이 피고들이 배상할 손해액이라고 판단하였다.
기록에 의하면, 이 사건 등록고안은 지관가공장치의 전체 공정을 자동화한 것이 아니고 그 중 후로킹 공정, 건조공정 등 성형된 지관에 대한 일련의 마무리 가공작업을 자동화한 것으로서, 이 사건 등록고안을 사용하지 않을 경우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하되기는 하지만, 그러한 사정만으로 이 사건 등록고안의 제품 전체(완성품)에 대한 기여도를 100%라고 단정하기는 어려우므로 원심이 이 사건 등록고안의 기여도를 100%라고 인정한 것은 적절하지 않고 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있으나, 이 사건 등록고안에 관하여 원고 임동순이나 원고들이 체결한 기존의 각 실시허락계약을 보면 매출금액의 3%를 통상실시료로 지급하기로 약정하였고 위 실시료율 3%는 이 사건 등록고안의 기술내용과 기여도 등을 고려하여 정한 것으로 보이며, 달리 위 실시료율이 부당하다고 볼 만한 자료를 기록상 찾아보기 어려운 이상, 통상실시료 상당의 금액을 손해배상으로 구하는 이 사건에 있어서 피고들이 배상할 손해액은 위 실시료율에 의하여 산정함이 상당하다고 할 것이므로, 원심이 그 판시의 연간매출액에 위 3%를 곱한 금액이 피고들이 배상할 손해액이라고 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미치는 채증법칙 위배 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
원고들이 이 사건 등록고안이 등록된 지 6년 가량 지나서야 그 권리를 행사하였다 하여 원고들이 고의로 그 권리행사를 게을리하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 원고들이 권리행사를 게을리함으로써 피고들의 이 사건 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 원고들이 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 원고들이 그 권리행사를 게을리한 것이 피고들의 위 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수는 없을 것이고, 원고들이 위와 같이 권리행사를 게을리하였다는 사유를 들어 피고들의 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다. 따라서 원심이 피고들의 이 사건 손해배상액을 산정함에 있어 과실상계를 하지 아니한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다. ..."
대법원 2002. 1. 11, 99다59320 "형식적으로 확정된 심결을 특허침해소송에서 배척한 경우"
"...민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 당해 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있는 것이라 할 것이다.
기록에 의하여 이 사건을 살펴보면, 소외 장□원은 1997. 10. 24. 인용고안과 극히 유사한 자신의 도배용 작업대가 원고의 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부를 확인받기 위해 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구(97당1790)하였고, 이에 특허심판원은 1998. 8. 31. 위 청구를 기각하여 소외 장□원의 제품이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 심결을 하였는데, 장□원이 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 청구(98허8816)하자, 특허법원은 1999. 5. 13. 위 청구를 인용하여 소외 장□원의 제품이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니하므로 심결을 취소한다는 판결을 선고하였으며, 원고 또한 위 특허법원의 판결에 불복하여 대법원에 상고를 제기(99후1577)하였으나, 상고심 계속중 쌍방의 합의에 의해 심결취소소송과 상고가 각기 취하됨으로써 위 특허심판원의 심결이 확정되었음을 알 수 있는바, 이와 같이 특허심판원의 심결이 비록 형식적으로 확정되기는 하였으나, 그 확정된 경위가 특허법원에서는 오히려 그 심결이 취소되었다가 상고심 계속중 쌍방의 합의에 의해 심결취소소송과 상고가 각기 취하됨으로써 비로소 확정된 것인 점 등을 감안하면, 원심이 피고의 인용고안 사용행위의 원고의 이 사건 실용신안권 침해 여부를 판단함에 있어서 이와 배치되는 위 확정심결을 배척한 것은 위와 같은 법리에 따른 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 확정된 권리범위확인심판의 심결의 효력에 배치되는 위법이 없다. ..."
부산고법 2000. 9. 1, 99나2485 "특허권자의 정당한 권리행사의 범위를 벗어난 위법행위에 대한 손해배상"
"...피고 이▽호가 제기한 소에 대하여 특허법원은 1999. 4. 15.XX호XXXX 로 원고의 자동여과기는 이물질의 배출과 관련된 구성이 피고의 위 특허와는 상이하다는 이유로 피고 이▽호의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 이에 피고 이▽호는 대법원에 상고하였다.
나. 판단
(1) 위 특허법원의 판결과 같은 이유로 원고의 이 사건 자동여과기는 피고 이▽호의 위 특허권을 침해하지 않는다고 판단된다.
(2) 피고 이▽호가 피고 회사의 대표이사로서 행한 위 일련의 행위들 중 원고를 특허법위반죄로 고소한 것 등까지는 자신의 권리행사로서 허용될 수 있는 행위라고 볼 수도 있겠으나, 자신의 손해를 에방하기 위한 방법으로 원고에 대하여 그 침해물의 제조나 판매를 금지시키는 가처분신청 등 법적구제절차를 취하지는 아니하고, 사회단체와 언론을 이용하여 불이익을 줄 수도 있음을 암시하고, 나아가 그 구매자인 효성산업에 대하여도 법률적인 책임을 묻겠다는 취지의 경고와 함께 역시 사회단체와 언론을 통한 불이익을 암시하고, 형사고소에 대한 합의조건으로 원고와의 계약을 해제하고 자신과 다시 계약을 체결할 것을 지속적으로 강요하여 마침내 이에 견디다 못한 효성산업으로 하여금 원고와의 기존계약을 해제하고, 기왕 설치되어 있던 원고의 자동여과기까지 철거되도록 하는 등 일종의 자력구제행위를 한 것은 결국 특허권을 빙자하여 원고의 계약상의 경제적 이익을 탈취한 셈이 된다 할 것인바, 이러한 위 피고의 일련의 행위들은 정당한 권리행사의 범위를 벗어난 행위로서 위법행위라 아니할 수 없다.
(3) 그리고 원고의 자동여과기의 구성이 피고 이▽호의 특허와 똑같은 것이 아니라, 어느 정도의 차이가 있음은 명백하여 특허권침해 여부가 불명확한 점을 고려하여 본다면 피고 이▽호가 위에서 본 바와 같은 대한변리사회의 감정결과만을 신뢰하여 특허권침해 여부에 대하여 보다 더 주의 깊은 조사를 하지 않은 채 원고의 이 사건 자동여과기가 피고 이▽호의 특허권을 침해하는 것이라고 믿은 점에 과실도 있다고 할 것이다(피고들은, 원고와 피고들은 위 대한변리사회의 감정결과에 전적으로 승복하기로 합의하였다는 취지의 주장을 하나, 을제10호증의 9, 을제13,14호증의 각 기재, 당심증인 정순두의 증언만으로는 이를 인정하기에 부족하다).
(4) 따라서 피고들은 연대하여 원고에게 위 불법행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다. "
대법원 2002. 9. 24, 2000다46184 "가처분 집행후 본안판결에서 패소한 채권자의 손해배상책임"
대법원 2004. 10. 28, 2000다69194 "특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 경우 침해금지와 손해배상등의 청구는 권리남용에 해당"
참고자료
안원모, "특허권침해로 인한 손해액의 산정에 관한 연구", 연세대학교 박사학위논문, 2005.
배대헌, "미국 특허법상 시장점유율에 기한 손해배상액 산정-경제적 분석을 중심으로-", 상사판례연구 제15권, 2003.
생산방법의 추정
대법원 2005. 10. 27, 2003다37792 "니이들 구멍이 천공된 발열성 보온팩의 니이들 방법"
과실의 추정
대법원 2006. 4. 27, 2003다15006 "CD복제용 기계를 구입하여 사용"
대법원 2003. 3. 11, 2000다48272 "지관가공장치"
심판 및 심결취소소송
심판절차 일반
제139조 (공동심판의 청구등)
①동일한 특허권에 관하여 제133조제1항·제134조제1항 및 제137조제1항의 무효심판 또는 제135조제1항의 권리범위확인심판을
청구하는 자가 2인이상이 있는 때에는 그 전원이 공동으로 심판을 청구할 수 있다.
②공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다.
③특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이
공동으로 청구하여야 한다.
④제1항 또는 제3항의 규정에 의한 청구인이나 제2항의 규정에 의한 피청구인중 1인에 관하여 심판절차의 중단 또는
중지의 원인이 있는 때에는 전원에 관하여 그 효력이 발생한다.
제140조 (심판청구방식)
①심판을 청구하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. [개정 95·1·5, 2001·2·3]
1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
1의2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의
소재지 및 지정된 변리사의 성명)
2. 심판사건의 표시
3. 청구의 취지 및 그 이유
②제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 보정을 하는 경우에는 그러하지 아니하다. [개정 2007.1.3]
1. 제1항제3호의 규정에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우
2. 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는
피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는
경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우
③제135조제1항의 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다. [개정 2001·2·3]
④제138조제1항의 통상실시권 허여의 심판의 심판청구서에는 제1항 각호의 사항외에 다음 사항을 기재하여야 한다.
1. 실시를 요하는 자기의 특허의 번호 및 명칭
2. 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안이나 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록의 연월일
3. 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가
⑤제136조제1항의 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다. [개정 2001·2·3]
심판의 주체
제148조 (심판관의 제척) 심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판 관여로부터 제척된다. [개정 2001·2·3, 2006.3.3] 1. 심판관 또는 그 배우자나 배우자이었던 자가 사건의 당사자 또는 참가인인 경우 2. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 친족의 관계가 있거나 이러한 관계가 있었던 경우 3. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 법정대리인 또는 이러한 관계가 있었던 경우 4. 심판관이 사건에 대한 증인·감정인으로 된 경우 또는 감정인이었던 경우 5. 심판관이 사건의 당사자 또는 참가인의 대리인인 경우 또는 이러한 관계가 있었던 경우 6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우 7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우 제149조 (제척신청) 제148조에서 규정하는 제척의 원인이 있는 때에는 당사자 또는 참가인은 제척신청을 할 수 있다. 제150조 (심판관의 기피) ①심판관에게 심판의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 당사자 또는 참가인은 이를 기피할 수 있다. ②당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 심판관을 기피할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 때 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 때에는 그러하지 아니하다. 제153조의2 (심판관의 회피) 심판관이 제148조 또는 제150조의 규정에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 당해 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다.
특허법원 1998. 8. 27, 98허3484 "심사관이었던 자가 심판에 참여한 경우"
"...이 건 고안의 출원에 대하여 심사관 윤 병삼이 1991. 11. 19. 출원공고결정을 한 후 1992. 3. 26. 등록사정을 한 사실 및 위 윤병삼은 이 건 심판에 심판관으로 참여하여 심결을 한 사실을 각 인정할 수 있고 반증이 없다. 위 인정사실에 의하면 심판관 윤병삼은 이 건 고안에 대한 심사를 하여 등록사정 을 하였으므로 이 건 심판에 관여할 수 없음에도 불구하고 이 건 심판에 심판관으 로서 관여하여 심결을 하였다 할 것이어서 이 건 심결은 심판관의 제척에 관한 규 정을 위반하여 그 자체로 위법함이 명백하다. ..."
특허법원 1998. 9. 3, 98허1822 "동일한 특허에 대한 무효심판과 정정심판의 경우 심판관의 제척여부"
"...특허법 제148조 제6호는 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 사정 또는 심결에 관여한 경우에는 심판 관여로부터 제척된다고 규정하고 있는바, 위 규정에서 사건이라 함은 동일사건을 의미한다 할 것이다. 특허에 대한 무효심판과 같은 특허에 대한 정정심판은 서로 동일사건이라 할 수 없으므로 정정심판에 관여한 심판관이 같은 특허에 대한 무효심판에 관여하였다 하 더라도 특허법 제148조 제6호의 심판관 제척사유에 해당한다고 할 수 없다. ..."
심판의 당사자
대법원 2007. 4. 26, 2005후2861 "특허취소결정에 대한 불복심판청구시 심판청구기간이 도과한 후 누락된 공유자의 추가";
"... 원심이 그 판시와 같은 이유로 이 사건 특허발명에 대한 심사관합의체의 취소결정에 대하여 그 특허권의 공유자 중 1인인 원고 씨엔씨엔터프라이즈 주식회사만이 심판청구를 제기하였다가 그 심판의 계속중 심판청구기간이 도과된 후에 비로소 나머지 공유자인 원고 주식회사 국민은행을 심판청구인으로 추가하는 보정이 심판청구서의 요지의 변경이어서 허용할 수 없다는 취지로 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 심판청구서의 요지변경 여부 판단 등에 관한 심리미진, 판단누락 및 법리오해 등의 위법이 없다. ..."
대법원 2005. 5. 27, 2003후182 "심판청구기간 도과전 공동출원인의 추가"
"... 원심이 그 판시와 같이 심판의 계속중에 이루어진 심판청구인의 변경이 요지의 변경에 해당된다고 본 것에는 잘못이 없으나, 이 사건의 경우 거절결정등본의 공시송달이 앞에서 본 바와 같이 부적법하여 그 효력이 발생하지 않아 이를 기준으로 심판청구기간을 따질 수는 없다 할 것이므로 적법한 송달일시를 더 규명하여 보고 만일 원고를 심판청구인으로 추가하는 보정서가 심판청구기간 안에 제출되었다면 그 보정은 허용될 여지가 있다 할 것인데도, 그에 관해 심리하지도 아니한 채 심판청구인을 김지태 1인에서 원고로 변경하는 것은 요지의 변경에 해당되어 부적법하다고 단정한 원심 판단은 이 점에 있어서도 위법하다 할 것이다. ..."
cf. 특허법원 1999. 5. 28, 98허7110 "공유자 중 1인이 무효심결에 대한 취소소송을 청구한 경우"
"...(1) 피고들이 본건 발명에 대한 등록무효심판을 청구할 당시에는 위 기초사실에서 본 바와 같이 본건 발명은 원고와 황◎숙 2인 공유였고, 따라서 피고들도 원고와 황◎숙을 상대로 등록무효심판을 청구하였으며, 이 사건 심결에 있어 피청구인 명의도 원고와 황◎숙이었다.
(2) 특허법은 제139조 제3항에서 "특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다."고만 규정하고 있을 뿐 심결취소소송의 제기에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않으므로, 이 사건과 같이 특허권의 공유자가 패소한 경우에 그 심결취소소송을 심판청구와 같이 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 하는지 아니면 공유자 중의 1인만이라도 제기할 수 있는지가 문제가 된다. 그러나 이러한 경우의 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있기 때문에 고유필요적 공동소송으로 보아 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 해석함이 상당할 것이다.
(3) 그런데 갑 제16호증의 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 본건 발명의 공유자인 원고와 황◎숙은 이 사건 심판에서의 소송대리인을 통하여 이 사건 심결을 1998. 7. 8. 송달받았음에도 그 제소기간 내인 1998. 8. 3. 원고만이 이 사건 소송을 제기하였고, 위 황◎숙은 그 제소기간 내에 이 사건 소송을 제기하지 아니한 사실을 인정할 수 있는바, 우리 민사소송법은 제63조의2 제1항에서 "법원은 제63조 제1항의 규정에 의한 공동소송인 중 일부가 탈루한 경우에는 제1심의 변론종결시까지 원고의 신청에 의하여 결정으로 원고 또는 피고의 추가를 허가할 수 있다. 다만, 원고의 추가는 그 추가될 자의 동의가 있는 경우에 한하여 이를 허가할 수 있다."고 규정하고 있고, 제3항에서 "제1항의 규정에 의한 공동소송인의 추가가 있는 때에는 처음의 소가 제기된 때에 추가된 당사자와의 사이에 소가 제기된 것으로 본다."고 규정하고 있으므로, 이러한 민사소송절차가 준용되는 이 사건 소송절차에서 만일 원고가 황◎숙의 동의를 얻어 황◎숙에 대한 원고 추가신청을 하였다면 당원으로서는 이를 허가할 수밖에 없고, 그러할 경우 원고가 처음 이 사건 소를 제기한 때에 황◎숙도 이 사건 소를 제기한 것으로 보게 되므로, 결국 위에서 본 이 사건 원고적격의 흠결은 치유된다 할 것이다. 그런데 위 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 변론종결 전인 1998. 10. 26. 황◎숙은 본건 발명에 관한 그의 지분권을 원고에게 모두 양도하고 권리이전등록을 마쳐 원고만이 특허권의 단독 소유자가 되어 그 자신이 단독으로 원고적격을 갖게 되었으므로, 원고로서는 더 이상 위 민사소송법에 따른 원고 추가신청을 할 필요가 없게 되었고, 이러한 경우에는 필요적 공동소송인의 추가를 허용한 민사소송법의 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 원고적격의 흠결이 치유되었다고 보아야 할 것이다. ..."
특허법원 2004. 7. 9, 2004허875 "피청구인으로 기재된 망인을 그 상속인으로 정정"
"...(1) 구 실용신안법(1995. 12. 29. 법률 제5081호로 개정되기 전의 것) 제35조에 의하여 준용되는 구 특허법(1995. 12. 29. 법률 제5080호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제140조 제2항에 의하면, 실용신안에 관한 심판청구서를 보정할 경우 그 요지를 변경할 수 없다고 규정하고 있으나, 단순한 당사자표시의 보정은 이에 해당되지 아니하고, 이 경우 당사자표시의 보정은 심판청구서상의 당사자표시만에 의하는 것이 아니라 청구의 취지와 그 이유 등 심판청구서의 전취지를 합리적으로 해석하여 당사자를 확정한 다음 그 확정된 당사자와 동일성이 인정되는 범위 내에서 심판청구서상의 당사자표시를 정정하는 것을 의미한다(대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371 판결 참조).
(2) 그러므로 최초 심판청구서상 피청구인으로 기재된 망 구◇상을 그 상속인인 피고들로 정정하여 달라는 원고의 2003. 10. 10.자 심판청구보정서가 단순한 당사자표시의 보정인지 여부에 관하여 보건대, 앞서 본 기초사실에 의하면 원고는 2003. 7. 25. 최초 심판청구서를 제출하면서 이미 사망한 망 구◇상이 확인대상고안을 실시하였다는 이유로 망인을 피청구인으로 기재하여 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판청을 청구하였음을 알 수 있고, 이러한 적극적 권리범위확인심판의 청구는 피청구인이 확인대상고안을 실시하였거나 실시하려고 하고 있음을 전제로 하므로 만일 확인대상고안을 실시한 적이 없거나 실시하려고 하지도 않는 자를 피청구인으로 하고 있다면 그 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하게 되며, 피상속인이 확인대상고안을 실시한 적이 있다고 하더라도 이는 단순한 사실행위로서 상속인들이 당연히 실시자의 지위에 서게 된다고도 보기 어려운 점 등을 종합적으로 감안하여 보면, 원고의 최초 심판청구서는 확인대상고안을 실제로 실시한 망 구◇상을 피청구인으로 하였다고 보아야 할 것이고, 그 상속인인 피고들을 피청구인으로 하였다고 볼 수는 없으므로, 원고가 2003. 10. 10.자 심판청구보정서를 통하여 이 사건 적극적 권리범위확인을 구하는 심판청구서상 피청구인을 망 구◇상에서 피고들로 정정하여 달라는 것은 단순한 당사자표시의 보정이 아니라 심판청구서상 당사자의 동일성의 범위를 넘는 것으로서 최초 심판청구서의 요지를 변경하는 것이라고 할 것이므로 구 특허법 제140조 제2항에 의하여 허용될 수 없다. ..."
심판청구서의 기재 및 보정, 심판의 대상
특허법원 2007. 1. 19, 2006허6310 "확인대상발명에 대한 보정"
"...특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이다. 따라서 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않으려면, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 인정되어야 한다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 참조). ...
피고는 위 3. 가. 기재와 같이 확인대상발명에 대한 보정은 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지의 결론에 영향을 주지 않는 사항내지는 이 사건 특허발명의 보호범위와 관계가 없는 사항을 변경한 것이어서 요지변경에 해당하지 않는다고 주장한다. 그러나 확인대상발명에 대한 보정이 요지변경에 해당하는지를 판단함에 있어서는, 대비되는 특허발명과의 관계를 고려할 것이 아니고 보정 전후의 확인대상발명 자체가 발명의 동일성이 유지되는지를 기준으로 하여 그 보정이 요지변경에 해당하는지를 판단하여야 할 것이며, 피고의 주장과 같이 확인대상발명이 대비되는 특허발명의 권리범위에 속하는지의 결론에 영향을 미치는 사항 내지 특허발명의 보호범위에 관련되는 사항이 변경되는 경우에 한하여 그 보정이 요지변경에 해당한다고 할 것은 아니므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. ..."
대법원 2007. 6. 1, 2007후609 "거절결정 불복심판 청구시 보정서를 제출하고 보정의 적법성에 관해 주장한 경우"
"...위와 같은 보정각하결정 및 심사전치절차에 관한 관련 법 규정에 의하여 현재 심사전치보정에 대한 보정각하결정에 대하여는 별도의 불복절차를 마련하지 아니하고 거절결정 불복심판절차에서 다투도록 되어 있는 점, 그러나 그 다투는 방법 및 시기에 관하여는 한정하고 있지 아니한 점, 거절결정 불복심판절차에서 그 선결문제로서의 보정각하결정의 적법 여부에 관하여 심판하는 것이 절차상 큰 부담으로 보이지 아니하는 한편, 보정서를 제출한 심판청구인으로서는 보정각하결정에 대한 심판이 없을 경우 이를 다툴 수 있는 방법이 없어 사실상 입는 불이익이 중대한 점 등에 비추어 보면, 특허출원인이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서를 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여도 이미 주장한 이상, 그러한 당사자의 의사는 보정된 명세서대로의 특허출원에 등록거절사유가 있는지 여부에 관한 판단을 구하는 것이므로, 비록 특허출원인이 심사전치절차에서의 보정각하결정에 대하여, 거절결정 불복심판절차에서 별도로 이를 다툰다는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아 특허법 제51조 제3항 단서의 ‘다투는 경우’에 해당된다고 해석함이 합리적이다.
원심이 적법하게 인정한 사실 및 기록에 의하면, 원고는 이 사건 출원발명(출원번호 제2004-7758호)에 관하여 특허청의 거절결정이 있자 이에 대하여 불복·심판청구를 하고 2004. 11. 11.자로 원심 판시의 이 사건 보정서를 제출하면서 “본원의 특허청구범위에 관한 보정은 최초 출원시 제출된 명세서 및 청구범위에 기재된 발명 사상 내의 것으로서 특허법에서 정한 적법한 보정입니다”, “심사전치의 요건을 구비하였습니다”, “본원의 보정된 청구항들에 기재된 발명이 인용발명들에 비추어 진보성이 인정되는 발명들입니다”는 요지의 주장을 하였음을 알 수 있는바, 그와 같이 원고가 거절결정 불복심판을 청구한 이후 이 사건 보정을 하면서 보정의 적법성에 관한 주장도 이미 개진한 이상, 다른 특별한 사정이 없는 한, 원고의 의사는 특허법 제51조 제3항 단서의 특허거절결정에 대한 심판에서 ‘다투는 경우’에 해당하는 것으로 보아야 할 것이다. ..."
대법원 1998. 5. 26, 97후1603 "실시발명과 확인대상발명이 다른 경우"
"...피심판청구인은 제1심에서 ㈎호 발명이 실시 불가능한 것이고 심 판청구인이 실제로 이 사건 특허발명{1984. 3. 9. 출원하여 1986. 3. 13. 특허번호 제20870호로 등록된 악세서리용 비드(bead)의 도장방법 에 관한 발명} 과 같은 방법을 사용하고 있다고 주장하였음에도, 원심이 ㈎호 발명의 실시 가능 여부에 대한 판단을 생략하고 ㈎호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판 단하였음은 상고이유의 주장과 같다.
그러나 ㈎호 발명이 실시 불가능한 것이라고 보기 어려울 뿐만 아니라, 심판청구인이 실제로 사용하는 방법이 ㈎호 발명과 다르다 하더라도 그 때문에 ㈎호 발명의 사용 가능 성이 없다는 이유로 심판청구인이 이해관계인이 아니라 하여 그 청구의 적법 여부가 문 제로 될 수는 있지만, 이 경우에도 그 심판대상은 ㈎호 발명이라 할 것이므로, 원심의 위와 같은 조치는 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 심리미진, 판단유탈 등으로 심결에 영향을 미친 위법이 없다. 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다. ..."
대법원 2002. 10. 22, 2001후1549 "권리범위확인심판의 판단대상- (가)호 도면 및 설명서에 기재된 발명"
직권심리, 의견제출의 기회
제158조 (심판의 진행) 심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간내에 절차를 밟지 아니하거나 제154조제4항에서 규정한 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다. 제159조 (직권심리) ①심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다. [개정 2001.2.3] ②심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여는 심리할 수 없다. [신설 93·12·10] 제170조 (심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용) ①제47조제1항제1호·제2호·제51조·제63조 및 제66조의 규정은 특허거절결정에 대한 심판에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제51조제1항중 "제47조제1항제2호"는 "제47조제1항제2호 또는 제3호"로, "보정"은 "보정(동항제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"으로 보며, 제63조제1항 단서중 "제47조제1항제2호에 해당하는 경우"는 "제47조제1항제2호 또는 제3호에 해당하는 경우(동항제2호에 의한 경우에는 제132조의3의 특허거절결정에 대한 심판청구전에 한 것을 제외한다)"로 본다. [개정 2001·2·3, 2007.1.3] ②제1항의 규정에 의하여 준용되는 제63조의 규정은 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한하여 이를 적용한다. [개정 2001·2·3]
대법원 2006. 6. 27, 2004후387 "의견제출의 기회"
"...특허심판원의 심판절차에서 당사자 또는 참가인에게 직권으로 심리한 이유에 대하여 의견진술의 기회를 주도록 한 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제159조 제1항의 규정은 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하지 않으면 안 된다는 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이므로, 특허심판원이 직권으로 심리한 이유에 대하여 당사자 또는 참가인에게 의견진술의 기회를 주지 않은 채 이루어진 심결은 원칙적으로 위법하여 유지될 수 없지만(대법원 1990. 11. 27. 선고 90후496 판결 참조), 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다(대법원 1996. 2. 9. 선고 94후241 판결 참조).
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 특허심판원이 이 사건 심판절차에서 심리를 한 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부가 특허이의신청절차에서 제출된 특허이의신청서나 적법한 보정기간 내에 제출된 보정서에 기재된 이유에 해당하지 아니함에도 특허심판원이 아무런 조치 없이 그에 대하여 심리를 하였다면 형식적으로는 직권심리이유에 대하여 원고에게 의견진술의 기회를 주지 아니한 것처럼 보이지만, 피고 보조참가인이 특허이의신청절차에서 특허이의신청의 보정기간이 지난 후에 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부를 다투는 내용의 서면을 제출함으로써 특허이의신청절차와 연속선상에 있는 이 사건 심판절차에도 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부가 이의신청의 이유 중 하나로 드러나 있었고, 원고가 특허이의신청절차에서 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부에 대하여 피고보조참가인의 주장에 대한 답변 형식으로 의견을 진술하였으며, 이 사건 심판절차에서 원고가 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비 여부에 대하여 새로이 의견진술의 기회를 부여받았더라도 특허이의신청절차에서와 같은 취지의 의견을 진술하는 것 이외에 정정청구 등의 다른 방어수단이 있는 것도 아니어서, 이 사건 심판절차에서 이 사건 특허발명의 명세서의 기재불비를 이유로 원고의 청구를 기각하더라도 원고에게 예측할 수 없었던 불의의 타격을 주는 것은 아니므로, 실질적으로는 의견진술의 기회가 주어졌다고 보아야 한다. ..."
특허법원 2006. 4. 13, 2005허4720 "의약의 용도발명에서 약리효과에 대한 거절이유"
"...그러므로 피고가 이 사건 소송에서 새로이 주장하는 위 거절이유가 이 사건 출원발명에 대한 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것인지에 관하여 살펴보기로 한다.
위 ① 거절이유통지와 거절결정 및 이 사건 심결에서의 이 사건 출원발명에 대한 거절이유와 ② 이 사건 소송에서 피고 소송수행자가 주장하는 위 거절이유는, 모두 이 사건 출원발명은 그 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없어서 특허법 제42조 제3항에 위배된다는 점에서는 차이가 없으나, 세부적인 내용으로 들어가 보면, ①은 실험예 1이 그 대상 조성물이 무엇이든 간에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 없는 정도의 것이어서 이 사건 출원발명의 명세서에 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터 자체가 없다는 것이고, ②는 실험예 1이 일반적으로는 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터라고 할 수 있는 정도이지만 그 대상 조성물이 이 사건 출원발명의 한방 조성물이 아니어서 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 출원발명의 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터가 없다는 것이라는 점에서 차이가 있다.
그런데 앞에서 본 바와 같이 거절이유를 통지하는 이유가 출원인에게 의견제출의 기회와 보정의 기회(구 특허법 제47조, 제170조 제1항)를 주어 거절이유를 해소할 수 있도록 하는 데 있다는 점에 비추어 보면, ①과 ②의 위와 같은 공통점에도 불구하고 ①과 ②의 거절이유에 대한 출원인의 의견제출 내용이나 보정 내용이 완전히 달라질 수 있다는 면에서 볼 때, ②는 거절결정의 이유인 ①과는 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것이라고 보아야 한다. 즉 출원인은, ①의 거절이유에 대하여는 실험예 1 정도의 기재이면 약리효과에 관한 정량적인 약리데이터로 충분하다는 의견을 제출하면서 경우에 따라서는 그 약리데이터를 보충하는 자료를 제출하려 할 것이고(실제로 원고는 2003. 4. 18.자 거절이유 통지에 대하여 2003. 6. 10. 위와 같은 취지로 의견서와 별도의 시험성적서를 제출하였다), ②의 거절이유에 대하여는 메트로니다졸이 첨가된 한방 조성물도 이 사건 제1항 발명에 포함되는 것으로 특허청구범위를 해석하여야 한다는 의견을 제출하거나 또는 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 자체에 메트로니다졸을 구성성분으로 추가하는 등의 방법으로 명세서를 보정하였을 것이다. ..."
증거 및 입증책임
제157조 (증거조사 및 증거보전) ①심판에서는 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다. ② 「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정은 제1항의 규정에 의한 증거조사 및 증거보전에 관하여 이를 준용한다. 다만, 심판관은 과태료의 결정을 하거나 구인을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다. [개정 95·1·5, 2006.3.3] ③증거보전신청은 심판청구전에는 특허심판원장에게, 심판계속중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다. [개정 95·1·5] ④특허심판원장은 제1항의 규정에 의하여 심판청구전에 증거보전신청이 있는 때에는 증거보전의 신청에 관여할 심판관을 지정한다. [개정 95·1·5] ⑤심판장은 제1항의 규정에 의하여 직권으로 증거조사나 증거보전을 한 때에는 그 결과를 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
심결 및 심결의 효력
제162조 (심결)
①심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 이를 종결한다.
②제1항의 심결은 다음 각호의 사항을 기재한 서면으로 하여야 하며 심결한 심판관은 이에 기명날인하여야 한다. [개정 95·12·29, 2001·2·3]
1. 심판의 번호
2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
2의2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭,
사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명) [신설 2001.2.3.]
3. 심판사건의 표시
4. 심결의 주문(제138조의 심판에 있어서는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)
5. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)
6. 심결연월일
③심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.
④심판장은 필요하다고 인정할 때에는 제3항의 규정에 의하여 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여
또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.
⑤심결은 제3항의 규정에 의한 심리종결통지를 한 날부터 20일이내에 한다. [개정 93·12·10]
⑥심판장은 심결 또는 결정이 있는 때에는 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다. [개정 95·1·5]
제163조 (일사부재리) 이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다. [개정 2001·2·3]
특허법원 2003. 10. 10, 2002허7421 "소극적 권리범위확인심판과 적극적 권리범위확인심판"
"...구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제147조는 같은 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다고 하여 일사부재리의 원칙에 관하여 규정하고 있고, 여기에서 '동일 사실'이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일 증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하는 것이다(대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결, 2000. 10. 27. 선고 2000후1412 판결 등 참조).
(2) 동일 사실 여부 : 이 사건 심결과 확정된 종전 심결에서 이 사건 특허발명과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일한지 여부에 대하여 보건대, 이 사건 심결은 적극적 권리범위 확인심판 청구에 대한 심결이고 확정된 종전 심결은 소극적 권리범위 확인심판 청구에 대한 심결로서 심판청구인이 구하는 내용이 적극적인 권리범위의 확인인지 아니면 소극적인 것인지의 점에서 심결의 종류는 다르지만, 위 각 확인심판에서 이 사건 특허발명과의 관계에서 확정이 요구되는 사실은 결국 권리범위에 속한다고 주장되는 (가)호 발명의 각 구성요소가 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 포함하여 그 결과로 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부로서 완전히 일치하는 것이므로, 일사부재리의 원칙을 적용하기 위한 동일 사실 여부는 이 사건 심결에서의 (가)호 발명과 확정된 종전 심결에서의 (가)호 발명이 동일한지 여부에 달려 있다고 할 것이다.
(3) 동일증거 여부 : 이 사건 심판청구 사건에서 새로이 제출된 증거와 이 법원에서 새로이 제출된 증거가 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한지 여부에 대하여 보건대, ..., 어느 것이나 이 사건 (가)호 발명과 확정된 종전 심결의 (가)호 발명이 동일한지 여부나 이 사건 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부와는 직접 관련이 없는 것들로서 위에서 든 각 증거는 그 단독으로는 물론 위 각 증거를 종합한다고 하더라도 확정된 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니하다. ..."
특허법원 2005. 4. 29, 2004허5245 "새로이 제출된 비교대상발명이 확인대상발명이 자유실시기술임을 인정할 수 있는 경우"
"...그렇다면 비◈대상발명에는 확인대상발명의 특징적인 구성인 일체로 이루어져 있던 얀가이드부재를 얀가이드부재와 중간부재로 나누고, 얀가이드부재는 잘 마모되지 않도록 세라믹재로 만든 구성이 나와 있어서, 일부 구성상의 차이에도 불구하고 확인대상발명은 비◈대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 자유실시기술이라고 할 것이므로, 이 사건 특허발명과 비교할 필요 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다.
따라서 비록 이 사건 심판청구가 2001. 9. 9. 확정된 2000당246호 권리범위확인 사건과 동일사실에 의한 것이기는 하나, 이 사건 심판에서 새로이 제출된 비◈대상발명이 확인대상발명이 자유실시기술임을 인정하여 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거여서, 이 사건 심판청구가 일사부재리에 반하여 부적법하다고 볼 수 없으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. ..."
특허법원 2000. 3. 10, 98허4739 "기재불비 사건에서의 일사부재리"
"...우선 일사부재리 원칙은 종전에 확정된 심결에서 구체적으로 거론되고 판단된 사실 및 증거에 한하는 것이므로 종전 심결문에 이 사건 특허발명이 명세서 및 특허청구범위의 기 재불비로 무효로 되어야 한다는 주장은 받아들일 수 없다. 라고 기재되어 있다 하더라도, 이러한 기재만으로 이 사건 소송에서 원고가 주장하는 모든 기재불비 사유가 일사부재리 원칙에 위배된다고 볼 수는 없다.
그러므로 이 사건 소송에서 원고가 주장하는 이 사건 특허발명의 기재불비 사유가 위 종전 심결에서 구체적으로 판단되었는지를 살펴 보건대, ..., 원고의 주장 ①, ③ ,⑤에 대하여는, 위 확정된 종전 심결에서 구 체적으로 판단되었으므로, 이를 다시 주장하는 것은 일사부재리의 원칙에 위배되는 것으로 허용될 수 없다. 그러나 원고의 이 사건 특허발명의 기재불비 주장 사유 ②, ④에 대하여는 위 확정된 종전 심결에서 판단된 바가 없어 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니하므로 다 음에서 이를 판단하여 보기로 한다. ..."
참고자료
특허심판원, 특허분쟁 및 특허심판원 안내 동영상
무효심판
제133조 (특허의 무효심판) ①이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다. 다만, 특허권의 설정등록이 있는 날부터 등록공고일 후 3월 이내에 누구든지 다음 각 호(제2호를 제외한다)의 어느 하나에 해당한다는 이유로 무효심판을 청구할 수 있다. [개정 98·9·23, 2001.2.3, 2006.3.3] 1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제42조제3항·제4항의 각 규정에 위반된 경우 2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조의 규정에 위반된 경우 3. 제33조제1항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우 4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반되는 사유가 발생한 경우 5. 조약의 규정에 위반되어 특허를 받을 수 없는 경우 6. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우 7. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우 8. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우 ②제1항의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다. ③특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호의 규정에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다. ④심판장은 제1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 당해 특허권의 전용실시권자 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다. 제133조의2 (특허무효심판절차에서의 특허의 정정) ①제133조제1항의 규정에 의한 심판의 피청구인은 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단의 규정에 의하여 지정된 기간 이내에 제47조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항의 규정에 따라 지정된 기간 후에도 청구인의 증거서류의 제출로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. [개정 2007.1.3] ②제1항의 규정에 따른 정정청구를 하는 때에는 해당 무료심판절차에서 그 정정청구 전에 수행한 정정청구는 취하된 것으로 본다. [신설 2007.1.3 ③심판장은 제1항의 규정에 의한 정정청구가 있는 때에는 그 청구서의 부본을 제133조제1항의 규정에 의한 심판의 청구인에게 송달하여야 한다. [개정 2007.1.3 ④제136조제2항 내지 제5항·제7항 내지 제11항, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항의 규정은 제1항의 정정청구에 관하여 이를 준용한다. 이 경우 제136조제9항중 "제162조제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전(동조제4항의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 동조제3항의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에"는 "제136조제5항의 규정에 의한 통지가 있는 때에는 지정된 기간 이내에"로 본다. [개정 2007.1.3] ⑤제4항의 규정을 적용함에 있어서 제133조제1항의 규정에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제4항의 규정을 준용하지 아니한다. [신설 2006.3.3] [개정 2007.1.3] [본조신설 2001·2·3]
이해관계인
대법원 1984. 3.27. 선고 81후59 "이해관계인의 의미"
"...실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 당해 등록실용신안과 동종의 물품을 제조 판매하거나 제조 판매할 업자로서 당해 등록실용신안의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하나 이에는 장래 제조 판매할 것을 현실로 희망하는 자도 포함한다 할 것이다. 원심결이 적법하게 확정한 바에 의하면, 심판청구인들은 이 사건 심판청구전에 피심판청구인들에게 이 사건 등록실용신안은 공지의 고안을 등록대상으로 한 것이어서 무효이며 심판청구인들은 이와 동종의 쥐틀을 제작하기 위하여 준비하고 있으니 그 제작에 피심판청구인들이 동의해 줄 것과 그렇지 아니할 경우 그 무효심판을 청구할 뜻을 통지하였고 이에 대하여 피심판청구인들로부터 권리침해의 경우 의법조치 하겠다는 경고를 받았다는 것이므로 심판청구인들은 이 사건 등록실용신안과 동종의 물품을 장차 제조 판매할 것을 현실로 희망하는 자로서 그 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 할 것이고 더구나 이해관계인인 여부는 심결당시를 기준으로 판단할 것인데 기록에 의하면 심판청구인들은 원심결전인 1981.4.29 이 사건 고안과 동종물품인 쥐틀제작사업을 개업하고 있었음이 분명하니 그 설시이유는 이와 다르나 심판청구인들이 이 사건 등록실용신안의 무효심판을 구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 본 원심결의 판단은 정당하고, ..."
특허법원 2004. 9. 3, 2004허783 "무효심판청구인으로서의 대표이사 개인과 회사"
"...원고는 피고가 등록무효심판을 청구한 것과 같은 종류의 수정액도포구 등을 개발하여 이를 제조ㅤ판매하는 개인기업체를 운영하여 오다가 1998. 12. 31. 이를 법인체로 전환하여 주식회사 동▽실업을 설립하고 종전과 동일하게 회사를 운영하여 온 사실, 원고는 위 등록번호 제223501호 수정액도포구 이외에 이 사건 등록고안과 유사한 종류의 액상물질 도포기구를 1999. 12. 13. 자기 개인 명의로 출원하여 2000. 2. 17. 등록번호 제180465호로 실용신안등록을 받은 사실, 원고는 위 회사의 대표이사이자 사실상 1인 주주로서 위 회사의 모든 제품을 개발하였는데, 피고는 원고가 개발하여 별도의 출원ㅤ등록절차 없이 위 회사에서 제조ㅤ판매하고 있는 수정액도포구에 대하여 이 사건 등록고안을 침해하였다며 위 회사에게 내용증명을 보낸 사실 등을 인정할 수 있다. 그렇다면 원고는 이 사건 등록고안으로 인하여 자기가 등록한 실용신안권이 등록무효심결을 받기도 하고 자신이 개발한 미등록의 수정액도포구가 이 사건 등록고안을 침해하였는지 여부에 관하여 분쟁이 발생하는 등의 불이익을 당하고 있고, 앞으로도 자신이 등록받은 액상물질 도포기구에 관한 고안이 이 사건 등록고안과 유사하다는 이유로 등록무효심판청구를 당할 수도 있어서, 이 사건 등록고안의 권리존속으로 인하여 피해를 받을 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있다고 할 것이므로, 원고는 이 사건 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 할 것이고, ..."
cf. 특허법원 2004. 10. 22, 2004허905 "소극적 권리범위확임심판 청구인으로서의 대표이사 개인과 회사"
"...이 사건 등록고안의 존재로 말미암아 피고가 대표이사로 있는 동□실업이 확인대상고안을 비롯한 각종 수정액도포구를 제조ㅤ판매하는데 상당한 지장을 받을 우려가 있다고 할 것이고, 그로 인하여 피고 역시 위 동□실업의 대주주이자 대표이사로서 상당한 경제적 손실을 입을 우려가 있다고 하겠으나, 확인대상고안은 피고 명의로 등록되어 있는 것도 아니고 피고는 단지 그 개발자일 뿐이며 그 제조ㅤ판매업도 피고가 아닌 동□실업이 영위하고 있어서 확인대상고안의 제조ㅤ판매에 지장이 초래되더라도 피고는 동□실업의 대주주이자 대표이사로서 받을 수 있는 배당이나 보수 또는 주식가치의 하락에 의한 손실을 입을 뿐인바, 이러한 이해관계는 사실상의 경제적인 이해관계에 불과하고 확인대상고안의 권리범위에 관한 직접적인 법률상의 이해관계라고 볼 수 없으므로, 피고는 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인이 아니라고 할 것이다. 따라서 이 사건 심판청구는 이해관계 없는 자에 의한 청구로서 부적법하여 각하되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하다. ..."
특허법원 2004. 8. 26, 2003허6524 "감광드럼 제조업체가 카트리지 특허에 대해 무효심판을 제기할 수 있는가"
"...피고는, 원고는 감광드럼만을 제조할 뿐 처리 카트리지를 제조하지 않고 있으므로 처리 카트리지에 관한 이 사건 제5, 37항 발명에 대하여는 등록무효심판을 청구할 이해관계가 없고, 그에 따라 위 청구항에 대한 원고의 이 사건 소는 심결의 적법 여부에 관하여 더 살필 필요 없이 부적법하므로 각하되어야 한다고 주장한다. 살피건대, 특허법 제133조 제1항에 의하여 특허등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 등록된 특허와 동종의 물품을 판매하거나 판매할 업자로서 당해 등록된 특허의 권리존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계인을 말한다고 할 것인바, 이 사건 제5, 37항 발명은 전자사진 화상형성장치의 주조립체에 장착되는 처리 카트리지를 대상으로 하는 발명인 반면, 원고는 단지 감광드럼만을 제조, 납품하고 있는 회사일 뿐 처리 카트리지를 직접 제조하여 판매하지 않고 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 비록 감광드럼이 처리 카트리지의 조립을 위하여 반드시 필요한 부품의 하나라고 하더라도 감광드럼과 처리 카트리지 자체는 그 물품의 종류, 용도 및 제조방법 등을 달리하는 것이어서 동종의 물품으로 보기 어려울 뿐 아니라, 피고가 원고의 이해관계를 다투고 있는 이 사건에 있어서 감광드럼만을 제조·판매하고 있는 원고가 처리 카트리지에 관한 피고의 이 사건 제5, 37항 발명으로 인하여 권리의 대항을 받는 등의 특별한 사정이 있다고 인정할 만한 증거도 없으므로, 원고는 이 사건 제5, 37항 발명의 존속으로 인하여 그 피해를 받는 직접적이고도 현실적인 이해관계인에 해당한다고 볼 수 없다.
그러나 원고에게 등록무효심판을 청구할 만한 이해관계가 없다고 하여 곧바로 이 사건 심결의 취소를 구할 만한 소의 이익도 없다고 볼 것인지 여부를 살펴보면, 이해관계가 없다는 사정은 원칙적으로 심판청구만을 부적법하게 하는 것에 그칠 뿐 소의 이익까지 당연히 소멸시키는 것으로 볼 수 없고, 만일 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익도 없다고 보아 원고의 이 사건 소를 각하할 경우 이 사건 심결은 원고의 심판청구를 기각하는 내용 그대로 형식적으로 확정됨으로써 그 후에는 특허법 제163조에 의하여 원고를 포함하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 등록무효심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력을 발휘하게 되므로, 원고로서는 이 사건 심결이 형식적으로 확정되는 것을 막기 위해서는 이 사건 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 보아야 할 것이고, 따라서 피고의 위 본안전 항변은 이유 없다. ..."
대법원 1984. 5. 29, 82후30 "통상실시권에 수반하는 의무이행을 해야 할 경우의 실시권자"
"...원심은 심판청구인이 1980.11.5 특허청으로부터 이 사건 특허의 통상실시권을 허여받았다 하여도 동 허여처분에는 제품순판매액의 3퍼센트에 해당하는 대가의 지급조건이 붙여있어 통상 실시권에 수반하는 의무이행을 하여야 하므로 위 실시권 허여자체에 의하여 당사자간의 모든 이해관계가 소멸되었다고는 볼 수 없다고 판시하고 있는바, 이는 정당하다고 인정되고 소론이 들고 있는 당원 1981.7.28 선고 80후77 판결은 이 사건과 사안을 달리하는 것이므로 논지는 채용할 수 없다. ..."
대법원 1981. 7. 28, 80후77 "전용실시권을 허여받은 자"
"...이해관계인이라 함은 특허권자로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 있는 자를 포함한다고 할 것이며, 특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간 안에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 해석되고, 특허의 무효심판을 구할 이와 같은 이해관계의 유무는 직권조사 사항이라고 하는 것등은 당원의 일관한 판례이다.(당원 1963.2.28 선고, 62후14 판결, 1974.3.12 선고,73후37 판결, 1977.3.22 선고, 76후7 판결, 1971.4.28 선고, 70후68 판결 참조) 그런데 원심결 기재에 의하면, 원심은 심판청구인과 피심판청구인 쌍방간에 체결된 기본계약서 및 필터의 구매시방서에 의하면 피심청구인은 이 사건특허에 의하여 에어콘용 방진필터를 제조하여 심판청구인에게 공급 사용케 한 것이고 당사자간에 본건 특허에 의하여 에어콘용 방진필터를 제조하여 심판공급자와 사용자간의 구매계약을 체결한 것이므로 이 사건 청구는 이해관계인에 의한 적법한 청구라고 판시하였는바, 기록에 편철되어 있는 이 사건 특허의 등록등본 기재에 의하면 심판청구인은 이 사건이 원심에 계속중인 1979.1.23 이 사건 특허의 전용실시권을 허락받았음을 알 수 있어 그렇다면 심판청구인은 위에서 설시한 이해관계인의 범주에 속한다고 할 수 없다고 하겠으니 원심결은 심판청구의 적법여부에 관하여 심리를 다하지 아니하였다는 비의를 면할 수 없다고 하겠으므로 이 점 상고논지는 그 이유가 있다. ..."
특허의 정정
대법원 2006. 7. 28, 2004후3096 "정정의 취지 및 허용범위"
"...실용신안법 제49조의2 제1항에 의하면 “무효심판의 피청구인이 되는 실용신안권자는 제27조 제2항 각 호의 1에 해당하는 경우에 한하여 등록실용신안의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 청구할 수 있다.”고 규정되어 있고, 같은 법 제27조 제2항 각 호의 1에는 “1. 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우, 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우”가 각 규정되어 있으며, 한편 위 제49조의2 제4항에 의하여 준용되는 같은 법 제51조 제2항, 제3항에 의하면 위 정정청구의 경우 그 정정은 실용신안등록출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항(잘못된 기재를 정정하는 경우에는 실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항에 한한다)의 범위 이내에서 이를 할 수 있고(제2항), 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(제3항)고 규정되어 있는바, 위 규정들의 취지는 무효심판의 피청구인이 된 실용신안권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 실용신안권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용할 수 없고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 실용신안등록청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 오류의 정정에는 실용신안등록청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 고안의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이며(대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63 판결 참조), 실용신안등록청구범위를 정정하는 것이 그 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 고안의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면의 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이다(대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결 참조). ..."
대법원 2004. 9. 13, 2000후2545 "무효심결 확정전 정정심결이 확정된 경우 재심사유에 해당"
권리범위확인심판
제135조 (권리범위 확인심판)
①특허권자·전용실시권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. [개정 2006.3.3]
②제1항의 규정에 의한 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다.
제140조 (심판청구방식)
①심판을 청구하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. [개정 95·1·5, 2001·2·3]
1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
1의2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인인 경우에는 그 명칭, 사무소의
소재지 및 지정된 변리사의 성명)
2. 심판사건의 표시
3. 청구의 취지 및 그 이유
②제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 보정을 하는 경우에는 그러하지 아니하다. [개정 2007.1.3]
1. 제1항제3호의 규정에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우
2. 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는
피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는
경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우
③제135조제1항의 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다. [개정 2001·2·3]
④제138조제1항의 통상실시권 허여의 심판의 심판청구서에는 제1항 각호의 사항외에 다음 사항을 기재하여야 한다.
1. 실시를 요하는 자기의 특허의 번호 및 명칭
2. 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안이나 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록의 연월일
3. 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가
⑤제136조제1항의 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다. [개정 2001·2·3]
이해관계인
대법원 2004. 11. 26, 2002후2105 "전용실시권자의 권리범위확인심판청구- 2006. 법개정"
특허법원 2004. 10. 22, 2004허905 "대표이사 개인과 회사";
"...이 사건 등록고안의 존재로 말미암아 피고가 대표이사로 있는 동□실업이 확인대상고안을 비롯한 각종 수정액도포구를 제조ㅤ판매하는데 상당한 지장을 받을 우려가 있다고 할 것이고, 그로 인하여 피고 역시 위 동□실업의 대주주이자 대표이사로서 상당한 경제적 손실을 입을 우려가 있다고 하겠으나, 확인대상고안은 피고 명의로 등록되어 있는 것도 아니고 피고는 단지 그 개발자일 뿐이며 그 제조ㅤ판매업도 피고가 아닌 동□실업이 영위하고 있어서 확인대상고안의 제조ㅤ판매에 지장이 초래되더라도 피고는 동□실업의 대주주이자 대표이사로서 받을 수 있는 배당이나 보수 또는 주식가치의 하락에 의한 손실을 입을 뿐인바, 이러한 이해관계는 사실상의 경제적인 이해관계에 불과하고 확인대상고안의 권리범위에 관한 직접적인 법률상의 이해관계라고 볼 수 없으므로, 피고는 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인심판을 청구할 수 있는 이해관계인이 아니라고 할 것이다. 따라서 이 사건 심판청구는 이해관계 없는 자에 의한 청구로서 부적법하여 각하되어야 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하다. ..."
특허법원 2000. 11. 24, 99허7025;
대법원 1990. 10. 16, 89후568 "대표이사가 기소되고 형사재판이 진행중인경우"
"...심판청구인이 소외 국△나이론주식회사의 대표이사로 재직할 때 이 사건등록고안의 권리를 침해하였다고 하여 실용신안법 위반으로 기소되고 현재 그 형사재판이 진행중이라면 이 사건 권리범위확인심판을 구할 이해관계인에 해당한다 할 것이므로 같은 취지의 원심결은 정당하고 거기에 지적하는 바와 같은 법리오해의 위법이 없다. ..."
심판의 이익
특허법원 2004. 4. 30, 2003허3020, "확인대상발명과 실시발명이 다른 경우";
"...직권으로 이 사건 심판청구가 적법한 것인지 여부에 대하여 살피건대, 특허법 제135조가 정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권의 효력의 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 것(대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 참조)으로서 심판청구의 이익이 있는 경우에 한하여 심판을 제기할 수 있다고 할 것이고, 이 사건 심판청구와 같이 특허권자가 아닌 이해관계인이 자신의 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 기술에 관하여 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이고, 따라서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상 발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설령 발명의 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이라고 볼 수 있다 한들 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 하며(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결 참고), 더욱이 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상 발명의 실시자에 해당하기 때문에 확인대상 발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서 피심판청구인의 실시 발명에 대하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정하여야 하는 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다고 할 것이다.
돌아와 이 사건에 관하여 보건대, 피고는 제1차 변론준비절차에서 현재 피고가 실시하고 있는 발명은 확인대상 발명이 아니라 그보다 더 진보된 유형이며 확인대상 발명은 앞으로도 실시할 계획이 없음을 스스로 자인하고 있는바{피고는 그 후 현재 실시하고 있는 발명과 확인대상 발명 사이에 넥(neck) 부분에 미세한 차이가 있다는 것을 진술한 것이지 확인대상 발명을 실시하지 않는다거나 앞으로도 실시할 가능성이 없다는 것은 아니며, 피고가 실제로 실시하고 있는 발명은 넥 부분에 단이 형성되고 하단의 두께보다 얇게 성형되어 있으며 이러한 내용은 공지·공용의 기술에 불과한 것이므로 확인대상 발명은 실질적으로 피고가 실시하고 있는 발명과 동일한 것이라고 주장하나 이를 인정할 증거가 없을 뿐 아니라, 설령 확인대상 발명과 자기 자신이 실시하는 발명이 실질적으로는 크게 다를 바가 없다고 하더라도 심결의 대상은 피고가 최초에 특정한 확인대상 발명에 한정된다고 할 것이다.}, 그렇다면 피고가 제기한 이 사건 심판청구는 피고가 현재 실시하지 아니하고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상 발명으로 삼아 제기한 소극적 권리범위확인심판으로서 설령 피고가 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 피고가 실시하거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 피고의 법적 불안을 해소하는 데 아무런 도움이 되지 않아 그 심판청구의 이익이 없는 부적법한 것인바, 이 사건 심결은 이를 간과하고 본안에 나아가 이 사건 등록고안과 확인대상 고안을 대비하여 판단한 위법이 있다. ..."
대법원 2003. 6. 10, 2002후2419 "가호발명과 나호발명이 다른 경우"
"...실용신안권자가 어떤 물품이 자신의 등록실용신안권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 등록고안의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 한다(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결 참조). 원심은, 원고가 실제 실시하고 있다는 "진동형 선별기의 망체(網體, 이하 '망체'라고만 한다)"의 실물을 육안으로 살펴본 다음, 이 사건 등록고안의 실용신안권자인 피고가 원고를 상대방으로 하여 적극적 권리범위확인심판청구를 하면서 원고가 실시하고 있는 것으로 특정한 망체는 이를 원고가 실시하고 있음을 인정할 증거가 없고, 피고가 특정한 망체와 원고가 실제 실시하고 있는 망체를 비교하여 그 판시와 같은 이유로 피고가 특정한 망체는 상부망판과 하부망판 사이에 적층간격을 두고 있고 망체 프레임의 상부면 내측으로 개재된 실리콘 고무링과 은납땜부와의 사이에 공간부가 형성되어 있는 데 비하여, 원고가 실제 실시하고 있는 망체는 상부망판과 하부망판을 납땜에 의하여 접착하는 것으로서 납땜에 의한 접합에 있어서 적층간격을 둘 필요가 없는 데다가 두 망판을 밀착하여 접착함에 따라 피고가 특정한 망체와 같은 적층간격이 있다고 할 수 없고 그에 따라 효과에 있어서도 차이가 있으며, 원고가 실제 실시하는 망체는 하부망판을 프레임의 상부면에 밀착한 후 납땜으로 접착시키는 것으로서 프레임의 상부면 내측에 주입되는 실리콘은 그 재질의 특성상 상부망판과 하부망판 사이에 채워지기 때문에 피고가 특정한 망체와 같은 공간부가 형성되지도 않으므로, 피고가 특정한 망체와 원고가 실제 실시하는 망체는 동일성이 없는 것이고 그에 따라 피고의 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법한 것으로 각하되어야 한다고 판단하였다.
기록에 비추어 살펴보면, 피고가 특정한 망체에서 말하는 '적층간격'과 '공간부'는 아무리 미세하더라도 물리적으로 존재하기만 하면 되는 것이 아니라, 그와 같은 구성에 의하여 얻고자 하는 효과를 달성하는데 필요한 정도는 되어야 하는 것인데, 원심이 원고가 실시하고 있는 망체에 이러한 간격이나 공간이 있는지를 검증함에 있어 이를 전문적인 감정기관에 따로 의뢰하지 않고 육안으로 실물을 살펴보는 방법을 사용한 것이 잘못이라고 보기 어렵고, 달리 원고가 실시하고 있는 망체에 위와 같은 의미의 간격이나 공간이 있다고 볼 만한 자료도 없으므로, 원심의 사실인정과 판단은 앞에서 본 법리에 따른 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 심리미진 또는 채증법칙 위반 등의 위법이 없다. ..."
특허법원 1999. 11. 11, 99허4170 "당사자 사이에 합의가 있는 경우"
"...(가)호 고안에 따라 주방기구 설치대를 제조·판매하여 오던 원고는, 피고로부터 실용신안법위반으로 형사고소를 당하고 이 건 등록실용신안권이 침해당하였음을 이유로 가압류, 민사소송 을 제기당하는 한편, (가)호 고안이 이 건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 취 지의 권리범위확인심판에서 1999. 4. 30. 심판청구 기각의 심결을 받자 이에 불복하여 이 사건 심결취소소송을 제기하여 그 진행중인 1999. 10. 2. 피고와 사이에 원고가 피 고의 이 건 등록실용신안권을 침해하여 피고에게 피해를 입혀 온 것을 인정 하면서, 피고와 사이에, 피고의 이 건 등록실용신안권 침해보상금으로 피고에게 금 14,000,000 원을 지급하되 그 중 금 10,000,000원은 1999. 10. 2. 소 취하서 제출과 가압류 해지서 제출후 지급하고 나머지 금 4,000,000원은 1999. 11. 16. 지급하며, 원고가 이미 생산하 여 보유하고 있는 이 사건 주방용 선반 2000여개는 그 소진될 때까지 원고가 판매하 되 2000. 6. 30.까지 이를 판매하고, 그 대신 피고는 원고에 대하여 더 이상 이 건 제 품(등록실용신안권의 침해)으로 인한 민·형사상의 책임을 묻지 아니하며, 피고는 원 고와 사이의 이 건 등록실용신안권의 침해로 인한 손해배상청구소송과 형사고소사건 을 즉시 취하하고 원고는 피고와 사이에 특허심판원에 계속중인 무효심판청구사건(심 판번호 99당 960호)을 취하하기로 한다 는 취지의 합의서를 작성한 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으며, 위 합의 당시 원고는 앞으로 더 이상 (가)호 고안에 따른 주방기구 설치대를 제조하지 않기로 약정하였으며 위 합의서에 기재된 이 사건 주방 용 선반이나 이 건 제품이 (가)호 고안의 실시품인 사실은 스스로 인정하고 있다.
위 인정 사실에 의하면, 원고는 피고에게 이 건 등록고안을 피고의 실용신안권을 침 해하였음을 인정하고 지금까지 (가)호 고안을 실시함에 따라 피고에게 발생한 손해에 대하여 배상까지 하기로 하며 위 합의를 한 이후로는 (가)호 고안에 따른 주방기구 설 치대는 이미 생산된 재고품은 판매를 허용하되 더 이상은 제조·판매하지 않기로 함 으로써, 원고는 이제는 (가)호 고안을 실시할 의사가 없음을 명백히 나타내었을 뿐만 아니라, 나아가 이 건 권리범위확인심판청구사건에 대하여는 그 취하여부에 관하여 위 합의서에 명시적으로 기재하지 않았다 하더라도 권리범위확인심판청구는 결국 등록실 용신안권의 침해여부를 둘러싼 민사소송이나 형사사건에서의 유리한 결과를 얻기 위 한 것으로서 민사소송 등에서의 선결문제로 작용할 것인데 위 합의에 의해 피고측에 서도 원고를 상대로 한 민사소송 등을 즉시 취하하고 더 이상 민·형사상의 책임을 묻지 않기로 약정까지 하였으므로, 어느모로 보나 위 합의로 인하여 원고가 (가)호 고 안을 앞으로 실시할 가능성이나 이를 둘러싼 원고와 피고사이의 분쟁의 가능성은 소 멸하였다 할 것이고 따라서 이러한 가능성이 아직도 남아 있을 것을 전제로 하여 (가) 호 고안에 관한 이 건 심결에 대하여 그 취소를 구할 원고의 법률상이익은 소멸하였 다 할 것이다. ..."
대법원 1996. 12. 6, 95후1050
대법원 2002. 4. 12, 99후2853 "침해가 되는 물품을 생산하지 않겠다는 약속을 한 경우"
"...피고가 원고의 의뢰를 받고 이 사건 등록고안 제품을 제작하여 원고에게 납품을 하여 오다가 원고와 거래가 중단되어 1996. 1. 11. 위 제품의 제작금형을 반납하고 거래비용을 정산하였으며 1996. 1. 17.에는 이 사건 등록고안의 침해가 되는 물건에 대하여는 생산하지 않을 것을 약속한 서약서를 원고에게 교부한 사실, 원고는 그 이후 피고가 이 사건 등록고안을 침해하는 물건을 생산, 판매한다는 이유로 제주지방법원에 손해배상청구소송을 제기하여 현재에 이르기까지 이 사건 등록고안에 관한 분쟁이 있어온 사실을 각 인정한 후, 위 서약서의 취지는 피고가 이 사건 등록고안의 침해가 되는 물품을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것에 불과할 뿐, 이 사건 등록고안이 공지공용의 고안으로서 그 권리범위를 인정할 수 없거나 (가)호 고안이 공지공용의 고안이어서 이 사건 등록고안의 침해로 되지 아니하는 경우에까지 (가)호 고안을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것으로 볼 수는 없으므로 결국 위와 같은 사정만으로 동종의 영업에 종사하고 있는 피고에게 이 사건 권리범위확인심판을 청구할 이해관계가 없다고 할 수는 없다. ..."
특허법원 2004. 3. 12, 2003허1598 "확인대상고안의 구성의 일부가 실시불능인 경우"
특허법원 2006. 10. 20, 2005허9442 "특허권이 소멸된 경우(소급효가 있는지의 여부에 따라)"; 대법원 2002. 2. 22, 2001후2474 "존속기간 만료에 의한 소멸"
확인대상발명의 특정과 보정
특허법원 2007. 6. 1, 2006허10661 "설명란에 생략되었거나 설명이 없는 구성을 추가하거나 변경하는 보정"
"...구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 이전의 것) 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이다. 따라서 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않으려면, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발♡의 동일성이 유지되는 것으로 인정되어야 한다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결, 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 등 참조).
그런데 심판청구서 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 발♡의 동일성은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있는가라고 하는 견지에서 파악되는 것이므로, 특허요건인 신규성이나 확대된 선출원에서의 발♡의 동일성과는 다른 개념으로 보아야 하고, 명세서의 보정이나 정정의 요건인 신규사항 즉, ' 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위'를 벗어나는 사항과도 구별되어야 할 것 이다. 따라서 권리범위확인심판에서 심판청구서의 설명란에 확인대상발♡의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성에 관한 기재가 생략되었거나 확인대상발명과 대비되는 특허발♡의 특허청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성에 대한 상세한 설명이 없었음에도, 이러한 구성에 관한 기재를 추가하거나 변경하는 보정은, 설사 특허요건에서의 발♡의 동일성의 범위를 벗어나거나 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니 하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발♡의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 않는다고 할 것이다. ..."
특허법원 2004. 4. 30, 2003허3020 "소극적권리범위확인심판에서의 특정의무가 적극적권리범위확인심판의 경우보다 높음"
"...특허권자가 아닌 이해관계인이 자신의 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 기술에 관하여 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이고, 따라서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상 발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설령 발명의 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이라고 볼 수 있다 한들 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다. ...
소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상 발명의 실시자에 해당하기 때문에 확인대상 발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서 피심판청구인의 실시 발명에 대하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정하여야 하는 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다. ..."
특허법원 2006. 12. 14, 2006허5263 "소송단계에서 확인대상발명의 보정"
"... 피고는, 이 사건 소송절차에서 2006. 11. 6.자 준비서면으로 확인대상발명의 명백한 오기를 바로 잡는 등으로 보정하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 대응구성과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 주장하나, 심결취소소송은 심결의 위법 여부를 판단하는 것으로 확인대상발명에 대한 보정은 심판절차에서만 가능할 뿐 소송단계에 이르러서는 허용되지 아니하고, 피고가 보정을 하고 있는 것이 앞서 본 바와 같은 핵심적 구성들인 상부캡 돌기, 지지판의 기술적 구성과 지지대의 개방된 일측 모서리 부위를 결합하는 기술구성에 관련된 것들로서 이 사건 특허발명과의 대비 결과에 영향을 미칠 수 있어서 단순히 명백한 오기에 지나지 않는 것으로 볼 수도 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다. ..."
관련 판례
특허법원 2007. 2. 28, 2006허2905 "후방의자에 않은 사람의 발을 올려놓을 수 있는 큰 직경의 횡봉"
특허법원 2006. 10. 20, 2006허1438 "확인대상고안을 선택적으로 기재한 경우"
대법원 2005. 11. 25, 2004후3478 "확인대상발명의 특정은 설명 부분을 기준으로 파악해야 하며, 첨부된 도면에 의해 변경하는 것은 허용되지 않음"
참고자료
권오희, "권리범위확인심판에서의 심판대상물에 관한 고찰", 특허법원 개원 10주년 기념 논문집, 특허법원 2008. 2.
권리 대 권리의 권리범위확인심판
대법원 2002. 6. 28, 99후2433 "권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 허용여부"
"...후 출원에 의하여 등록된 고안을 (가)호 고안으로 하여 선 출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고(대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920 판결 등 참조), 다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로 전문 개정되기 전의 것) 제11조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있어 (가)호 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다. ..."
심결취소소송과 주요 쟁점
제186조 (심결등에 대한 소) ①심결에 대한 소 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다. [개정 2001·2·3] ②제1항의 규정에 의한 소는 당사자, 참가인 또는 당해 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에 한하여 이를 제기할 수 있다. ③제1항의 규정에 의한 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일이내에 제기하여야 한다. ④제3항의 기간은 불변기간으로 한다. ⑤심판장은 원격 또는 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여는 부가기간을 정할 수 있다. [신설 98·9·23] ⑥심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다. ⑦제162조제2항제4호의 규정에 의한 대가의 심결 및 제165조제1항의 규정에 의한 심판비용의 심결 또는 결정에 대하여는 독립하여 제1항의 규정에 의한 소를 제기할 수 없다. ⑧특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다. [전문개정 95·1·5] 제187조 (피고적격) 제186조제1항의 규정에 의한 소제기에 있어서는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항·제134조제1항·제135조제1항·제137조제1항·제138조제1항 및 제3항의 규정에 의한 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소제기에 있어서는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다. [전문개정 95·1·5] 제188조 (소제기통지·재판서정본송부) ①법원은 제186조제1항의 규정에 의한 소의 제기 또는 동조제8항의 규정에 의한 상고가 있는 때에는 지체없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다. [개정 2001.2.3] ②법원은 제187조 단서의 규정에 의한 소에 관하여 소송절차가 완결된 때에는 지체없이 그 사건에 대한 각 심급의 재판서 정본을 특허심판원장에게 송부하여야 한다. [전문개정 95·1·5] 제188조의2 (기술심리관의 제척·기피·회피) ①제148조, 「민사소송법」 제42조 내지 제45조, 제47조 및 제48조의 규정은 「법원조직법」 제54조의2의 규정에 의한 기술심리관의 제척·기피에 관하여 이를 준용한다.[개정 2002.1.26. 법률 제6626호, 2006.3.3] ②제1항의 규정에 의한 기술심리관에 대한 제척·기피의 재판은 그 소속 법원이 결정으로 하여야 한다. ③기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정할 경우에는 특허법원장의 허가를 얻어 회피할 수 있다. [본조신설 95·1·5] 제189조 (심결 또는 결정의 취소) ①법원은 제186조제1항의 규정에 의하여 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다. ②심판관은 제1항의 규정에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다. ③제1항의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다. [전문개정 95·1·5]
심결취소소송의 성격, 소송물, 소송요건
특허법원 1998. 7. 3, 98허768 "심리 무제한설"
"...현행 특허법 및 이를 준용하는 실용신안법에는 그 구제절차로서 심판절차와 심결 취소소송으로 구별하여 규정하고 있으나 심판과 심결취소소송의 관계 및 법원의 심 리범위에 관하여는 아무런 규정을 두지 아니하고 있으므로 이를 해석에 의하여 보 완할 수 밖에 없다 할 것인데, 통상의 경우에 있어 법원이 기술내용이 다종다양한 발명 또는 고안에 관련된 신규성 및 진보성 등의 유무를 판단함에 있어 심판절차를 거치지 아니하고 소송단계에서 이를 처리하는 것은 그 사안의 기술적 난이도 등에 비추어 곤란하거나 부적절한 면이 없지 않다할 것이나, 우리나라 특허법원에는 소 송의 심리에 관여하여 기술적 사항에 관하여 소송관계인에게 질문하고 재판의 합의 에서 의견을 진술할 수 있는 전문기술적 지식을 갖고 있는 기술심리관제도를 채택 하고 있으므로 기술적 난이도를 이유로 소송단계에서 소송관계인으로 하여금 새로 운 공격방어방법을 사용하지 못하도록 제한하는 것은 국민의 정당하고 신속한 재판 을 받을 권리를 침해하는 결과가 된다 할 것이고, 또한 심판은 특허청에서의 행정 절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이어 서 심결취소소송의 법원은 그 사실심리에 아무런 제한없이 스스로 심리하여 판결할 수 있다 할 것이며, 특히 이 사건과 같은 권리범위확인심판은 사실상 당사자간 실 용실안권의 침해를 둘러싼 민사분쟁의 성격을 띄고 있다 할 것이므로 특허법원에서 의 사실심리에 어떠한 제한을 가할 합리적인 이유가 없다 할 것이어서 원고는 심판 절차에서의 주장·입증과는 관계없이 이 사건 소송에서 이 사건 등록고안이 공지되 었다는 주장과 그에 대한 입증자료를 제출할 수 있다 할 것이니 이를 탓하는 피고 들의 위 주장은 이유없다. ..."
대법원 2002. 6. 25, 2000후1290 "심결취소소송의 성격"
"...심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이며 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다. 따라서 원심이 심판절차에 제출되지 않았던 공지기술에 관한 자료를 증거로 채택하여 심리·판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 제1점에서 주장하는 바와 같은 심급에 관한 이익이나 심결취소소송의 심리범위에 대한 법리오해의 위법이 없다. ..."
특허법원 2000. 11. 3, 2000허2620 "심결취소소송에서 특허등록결정을 구하는 청구"
"...거절사정에 대하여 불복하는 경우에는 특허심판원에 거절사정에 대한 심판을 청구한 후 그 심결에 대하여 특허법원에 그 취소를 구하는 소를 제기할 수 있을 뿐, 특허법원에 직접 출원발명의 특허를 구하는 소를 제기할 수 없다 할 것이므로, 이 사건 소 중 이 사건 출원발명의 특허를 구하는 부분은 부적법하여 각하를 면할 수 없다 할 것이다. ..."
대법원 2001. 6. 29, 99후1331 "무효심판 계속중 당사자 사이의 합의"
"...기록에 의하면 원고와 피고 사이의 합의서에는 원고가 의장등록 제품을 제작한 것에 대하여 사과하고, 추후 의장등록 제품을 제작하지 않겠으며, 기존 의장등록 제품을 폐기하겠다는 내용만 포함되어 있을 뿐 이 사건 무효심판청구사건의 처리에 관하여는 아무런 기재가 없음을 알 수 있고, 여기에 위 합의의 내용과 합의에 이르기까지의 경위 등을 종합하여 보면, 위 합의는 원고가 자신이 제작하였던 물품이 피고의 이 사건 등록의장권의 권리범위에 속한다는 사실을 인정한 것일 뿐 이 사건 등록의장권의 효력에 대하여도 무효심판절차를 통하여 일체 다투지 않겠다는 취지까지 포함된 것으로 보기 어렵고, 비록 피고가 위 합의 당시 이 사건 무효심판의 청구사실을 몰랐다고 하더라도 그러한 사정만으로 위 합의의 내용에 무효심판청구의 취하도 포함된 것으로 보기 부족하며, 나아가 의장등록의 무효심판은 원래 등록되지 않았어야 할 의장을 무효화시키기 위한 것으로서 무효로 되어야 할 등록의장에 의하여 일반 수요자나 거래자가 부당한 피해를 보는 일이 없도록 하는 공익적 성격을 지닌 것이라는 점까지 고려하여 보면, 무효심판 계속중에 그 심판에 관하여 다투지 않겠다는 명시적 약정도 없고, 무효심판까지 포함하여 합의하였다고 볼만한 특별한 사정이 있다고도 보이지 않는 이 사건에 있어서 원고와 피고 사이의 위와 같은 합의만으로는 이 사건 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 당사자 간의 합의에 의하여 원고가 무효심판을 청구할 수 있는 당사자 적격을 상실하였고, 그에 따라 소의 이익도 없다는 이유로 이 사건 소를 각하하고 말았으니, 이는 구 의장법 제68조 제1항 소정의 이해관계인에 대한 법리를 오해하였거나, 그에 대한 심리를 다하지 아니하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. ..."
심결취소소송의 당사자
특허법원 1999. 5. 28, 98허7110 "공유자 중 1인이 무효심결에 대한 취소소송을 청구한 경우"
"...(1) 피고들이 본건 발명에 대한 등록무효심판을 청구할 당시에는 위 기초사실에서 본 바와 같이 본건 발명은 원고와 황◎숙 2인 공유였고, 따라서 피고들도 원고와 황◎숙을 상대로 등록무효심판을 청구하였으며, 이 사건 심결에 있어 피청구인 명의도 원고와 황◎숙이었다.
(2) 특허법은 제139조 제3항에서 "특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 한다."고만 규정하고 있을 뿐 심결취소소송의 제기에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않으므로, 이 사건과 같이 특허권의 공유자가 패소한 경우에 그 심결취소소송을 심판청구와 같이 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 하는지 아니면 공유자 중의 1인만이라도 제기할 수 있는지가 문제가 된다. 그러나 이러한 경우의 심결취소소송은 그 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있기 때문에 고유필요적 공동소송으로 보아 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 해석함이 상당할 것이다.
(3) 그런데 갑 제16호증의 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 본건 발명의 공유자인 원고와 황◎숙은 이 사건 심판에서의 소송대리인을 통하여 이 사건 심결을 1998. 7. 8. 송달받았음에도 그 제소기간 내인 1998. 8. 3. 원고만이 이 사건 소송을 제기하였고, 위 황◎숙은 그 제소기간 내에 이 사건 소송을 제기하지 아니한 사실을 인정할 수 있는바, 우리 민사소송법은 제63조의2 제1항에서 "법원은 제63조 제1항의 규정에 의한 공동소송인 중 일부가 탈루한 경우에는 제1심의 변론종결시까지 원고의 신청에 의하여 결정으로 원고 또는 피고의 추가를 허가할 수 있다. 다만, 원고의 추가는 그 추가될 자의 동의가 있는 경우에 한하여 이를 허가할 수 있다."고 규정하고 있고, 제3항에서 "제1항의 규정에 의한 공동소송인의 추가가 있는 때에는 처음의 소가 제기된 때에 추가된 당사자와의 사이에 소가 제기된 것으로 본다."고 규정하고 있으므로, 이러한 민사소송절차가 준용되는 이 사건 소송절차에서 만일 원고가 황◎숙의 동의를 얻어 황◎숙에 대한 원고 추가신청을 하였다면 당원으로서는 이를 허가할 수밖에 없고, 그러할 경우 원고가 처음 이 사건 소를 제기한 때에 황◎숙도 이 사건 소를 제기한 것으로 보게 되므로, 결국 위에서 본 이 사건 원고적격의 흠결은 치유된다 할 것이다. 그런데 위 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 변론종결 전인 1998. 10. 26. 황◎숙은 본건 발명에 관한 그의 지분권을 원고에게 모두 양도하고 권리이전등록을 마쳐 원고만이 특허권의 단독 소유자가 되어 그 자신이 단독으로 원고적격을 갖게 되었으므로, 원고로서는 더 이상 위 민사소송법에 따른 원고 추가신청을 할 필요가 없게 되었고, 이러한 경우에는 필요적 공동소송인의 추가를 허용한 민사소송법의 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 원고적격의 흠결이 치유되었다고 보아야 할 것이다. ..."
대법원 2004. 12. 9, 2002후567 "상표권 공유자 1인이 심결의 취소를 구하는 경우"
"...상표권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없고 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수도 없는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지는 점은 원심이 설시한 바와 같지만, 이러한 제약은 상표권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.
한편, 상표법 제77조는 상표권이 공유자 전원에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 심판절차에 관하여 고유필수적 공동심판을 규정한 특허법 제139조를 준용하고 있으나, 그 심결취소소송절차에 대하여는 아무런 규정을 두고 있지 아니하다. 그러나 심결취소소송절차에 있어서도 공유자들 사이에 합일확정의 요청은 필요하다고 할 것인데, 이러한 합일확정의 요청은 상표권의 공유자의 1인이 단독으로 심결취소소송을 제기한 경우라도 그 소송에서 승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조 제1항에 의해 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 전원과의 관계에서 심판절차가 재개됨으로써 충족되고, 그 소송에서 패소하더라도 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 아니하므로, 어느 경우에도 합일확정의 요청에 반한다거나 다른 공유자의 권리를 해하지 아니하는 반면, 오히려 그 심결취소소송을 공유자 전원이 제기하여야만 한다면 합일확정의 요청은 이룰지언정, 상표권의 공유자의 1인이라도 소재불명이나 파산 등으로 소의 제기에 협력할 수 없거나 또는 이해관계가 달라 의도적으로 협력하지 않는 경우에는 나머지 공유자들은 출소기간의 만료와 동시에 그 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버려 그 의사에 기하지 않고 재산권이 침해되는 부당한 결과에 이르게 된다.
따라서 상표권의 공유자가 그 상표권의 효력에 관한 심판에서 패소한 경우에 제기할 심결취소소송은 공유자 전원이 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1인이라도 당해 상표등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있는 때에는 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다 할 것이고, 위와 같이 공유자 1인에 의한 심결취소소송의 제기를 인정하더라도 위에서 본 바와 같이 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 할 수 없다.
그렇다면 피고가 제기한 이 사건 등록상표에 관한 권리범위확인심판에서 패소한 원고들로서는 이 사건 등록상표권의 권리행사를 방해하는 위 심결의 확정을 배제하기 위하여 보존행위로서 이 사건 심결취소소송을 제기할 수 있다고 할 것이다. ..."
특허법원 2007. 3. 14, 2006허5287 "무효심판 심결취소소송 도중 누락된 공동심판청구인을 당사자로 추가신청하는 경우"
"...공동소송인 중의 일부가 누락된 때에 제1심 변론종결시까지 누락된 당사자의 추가를 신청할 수 있는 필수적 공동소송은 공동소송인 중 일부가 누락됨으로써당사자적격에 흠이 생기는 필수적 공동소송의 경우만을 의미하는 것이지, 단지 판결의 효력이 제3자에게 확장되기 때문에 판결이 합일확정될 필요성만 인정될 뿐인 유사필수적 공동소송의 경우까지 포함하는 것은 아니라고 할 것인바, 동일한 특허권에 관하여 2인 이상이 공동으로 무효심판을 청구함으로써 이루어진 1개의 심결에 대한 심결취소소송은 공동소송인 간의 소송의 공동까지 강제되는 고유필수적 공동소송이 아니므로, 공동소송인 중 일부가 누락된 경우 소송 도중에 누락된 당사자의 추가신청은 부적법하다. ..."
대법원 2005. 11. 24, 2003후2515 "청산종결의 등기가 경료된 경우"
"...당해 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있는 회사가 제기한 특허무효심판의 심결취소소송 계속중에 그 회사에 대하여 청산종결의 등기가 경료되었다고 하여도 청산종결의 등기 당시 계속중인 소송은 청산인이 현존사무의 종결로서 처리하여야 하므로 그 소송이 종결되기까지는 회사의 청산사무는 종료되지 아니하고 회사는 청산의 목적범위 내에서 여전히 존속하고 있고, 특허권자는 회사를 상대로 특허권침해를 이유로 하여 손해배상청구소송을 제기하는 등 필요한 조치를 취할 수도 있다. 따라서 다른 특별한 사정이 없는 한 특허무효심판의 심결취소소송 계속중 특허무효심판을 청구한 회사에 대하여 청산종결의 등기가 경료된 사정만으로는 당사자능력이 상실된다거나 특허무효심판의 심결취소를 구하는 소의 이익이 부정된다고 할 수 없다.
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고 회사는 명칭을 '화물차 적재함덮개의 자동개폐장치'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제209824호)의 권리자인 피고로부터 권리의 대항을 받고 이 사건 특허발명의 특허무효를 구하는 심판을 청구하였는데, 그 심판에서 원고 회사의 청구를 기각하는 심결이 이루어지고 그 취소를 구하는 이 사건 소송에서 원고 회사의 청구가 일부는 인용되고 일부는 기각되어 쌍방의 상고로 이 법원에 이르게 되었는바, 그렇다면 비록 이 사건 심판의 심결취소소송의 상고심 계속중에 원고 회사에 대하여 청산종결의 등기가 경료되었다 하더라도 이러한 사정만으로는 원고 회사의 당사자능력이 상실된다거나 이 사건 심판의 심결을 취소할 이익이 소멸하였다고 할 수 없으므로, ..."
대법원 1999. 1. 26, 97후3371 "주식회사 A의 정리절차개시와 관리인"
"...회사정리법에 의한 정리절차개시결정이 있는 때에는 회사 사업의 경영과 재산의 관리 및 처분을 하는 권리는 관리인에게 전속하며(회사정리법 제53조 제1항), 회사의 재산에 관한 소에서는 관리인이 원고 또는 피고가 되는 것인바(같은 법 제96조), 여기에서 말하는 회사의 재산에 관한 소송 가운데는 회사 명의의 상표등록취소를 구하는 심판도 당연히 포함되므로, 정리회사가 상표권자인 상표에 대한 등록의 취소를 청구하는 심판에서 정리회사는 피심판청구인이 될 수 없고 오로지 관리인만이 피심판청구인적격이 있는 것이다. ..."
심결취소소송의 심리범위
대법원 2003. 10. 24, 2002후1102 " 당사자계 심결취소소송의 심리범위"
"...행정처분인 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부라 할 것이므로, 당사자는 심결이 판단하지 아니한 것이라도 그 심결을 위법하게 하는 사유를 심결취소소송절차에서 새로이 주장·입증할 수 있고 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있는 것이므로(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결), 원심이 이 사건 등록고안의 '고정판에 축공을 형성하는 구성'과 (가)호 고안의 '축봉용 축공이 중앙부에 형성된 장착구를 볼트로 고정판의 하면에 부착하는 구성'을 대비하여, (가)호 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 없다. ..."
특허법원 2000. 8. 24, 99허4187 "소송에 이르러 새로이 명세서 기재불비를 주장하는 경우"
"...원고는 피고들이 이 사건 소송에 이르러 주장하고 있는 명세서 기재불비는 심판단계에서 주장된 바가 없어 이 법원에서는 심리판단할 수 없다고 주장하나, 심결취소소송에 있어서의 심리범위는 심결의 위법성 일반으로서 심판에서 주장되고 심결에서 판단된 사항에 한정되는 것이라고는 할 수 없으므로 위 주장은 이유 없다.
또한 원고는 피고들이 이 사건 소송에 이르러 명세서 기재불비를 주장하는 것은 소송상 금반언의 원칙에 위배된다고 주장하나, 피고들이 명세서 기재불비를 무효사유의 하나로 주장하는 것은 공격방어방법의 선택 내지 추가에 불과하여 소송상 금반언의 원칙에 위배될 아무런 근거가 없으므로 위 주장 또한 이유 없다.
나아가 원고는 이 사건 특허발명의 심사과정에서 명세서의 보정을 명하는 거절이유가 없었음에도 불구하고 무효심판에 있어서 명세서의 기재불비를 이유로 무효로 하는 것은 명세서의 보정기회를 박탈하는 것이므로 부당하다고 주장하나, 명세서의 잘못된 기재를 보정하는 것은 기본적으로 출원인의 책임이라 할 것이고 명세서의 기재불비를 무효사유로 규정하고 있는 특허법 규정의 적용은 같은 이유로 거절이유의 통지가 있었던 경우에 한정되는 것은 아니므로 위 주장은 그 자체로서 이유 없다. ..."
특허법원 2006. 4. 13, 2005허4720 "거절결정불복 심결에서 새로운 거절이유를 제시하는 경우"
"...(1) 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제62조는 심사관은 특허출원이 소정의 거절이유에 해당하는 경우에는 거절결정을 하여야 한다고, 같은 법 제63조는 심사관은 제62조의 규정에 의하여 거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고, 같은 법 제170조 제2항은 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 제63조의 규정을 준용한다고 각 규정하고 있고, 이들 규정은 이른바 강행규정이므로, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절결정의 이유와 부합하여야 하고, 거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 한다(대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 참조).
위와 같이 의견서 제출의 기회를 주는 취지는, 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하므로 특허 받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절결정하는 것은 출원인에게 지나치게 가혹하다는 데 있다(대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결).
(2) 그리고 당사자는 심결이 판단하지 아니한 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송절차에서 새로이 주장·입증할 수 있고, 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있음이 원칙이다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결).
(3) 위의 (1)의 입장과 (2)의 입장을 종합하면, 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고, 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있지만, 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유로서 심결에서 판단되지 않은 것은 위 심결취소소송에서 심리·판단될 수 없다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결 참조). ..."
특허법원 2007. 7. 11, 2006허9197 "보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 않은 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장"
"...피고는 이 사건 소송절차에 이르러 이 사건 각 보정각하결정에 붙인 이유 외에도 제2차 보정은 구 특허법 제47조 제3항 각 호 소정의 청구범위를 보정할 수 있는 경우에 해당하지 아니하고, 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다는 이유를 추가하여 제2차 보정이 부적법하다고 주장하므로, 피고가 심결취소소송의 단계에서 보정각하결정에 붙인 이유 및 거절결정불복심판에서 추가로 다루어진 이유와 다른 이유로 보정이 부적법함을 주장할 수 있는지 여부에 관하여 본다.
살피건대, 특허청이 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 그 이유를 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 주도록 하는 특허법 규정이 없고, 심결취소소송 단계에 이르러 특허청이 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서는 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 관하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없다고 할 것이어서, 특허청은 거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 붙이거나 심판절차에서 다루어지지 아니한 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있다고 보아야 할 것이다. ..."
특허법원 2003. 7. 4, 2002허6299 "주지관용에 관한 기술자료의 추가";
심결취소소송에서의 주장입증책임과 자백
특허법원 2007. 6. 13, 2006허8705 "적극적 권리범위확인심판에서 가호발명과 나호발명이 일치한다는 주장의 입증책임"
"...특허권자가 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 대비되는 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조).
그리고 적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피심판청구인이 대비되는 발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 심판청구인에게 있고, 대비되는 발명이 피심판청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 특허심판원이나 법원이 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다. ..."
특허법원 2004. 5. 21, 2002허3962 "출발물질과 목적물질이 동일한 경우 반응경로가 다르다는 주장의 입증책임"
대법원 2005. 7. 28, 2003후922 "석명의무"
"...심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 행정소송에 해당한다 할 것이며, 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제136조 제1항은 재판장은 소송관계를 명료하게 하기 위하여 당사자에게 사실상과 법률상의 사항에 관하여 질문하거나 입증을 촉구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항은 법원은 당사자가 명백히 간과한 것으로 인정되는 법률상의 사항에 관하여 당사자에게 의견진술의 기회를 주어야 한다고 규정하고 있으므로, 법원으로서는 계쟁사실을 입증하기 위하여 제출한 증거가 당사자의 부주의 또는 오해로 인하여 불완전·불명료한 경우에는 당사자에게 그 제출된 증거를 명확·명료하게 할 것을 촉구하거나 보충할 수 있는 기회를 주어야 하고, 만약 이를 게을리 한 채 제출된 증거가 불완전·불명료하다는 이유로 그 주장을 배척하는 것은 석명의무 또는 심리를 다하지 아니한 것으로서 위법하다고 할 것이다.
위 법리에 비추어 원심판결 이유를 살펴보면, 선행의장들이 이 사건 등록의장과 대비가 가능할 정도로 파악·특정되지 않았다는 이유로 그 주장을 배척하려면, 원심법원으로서는 피고들에 대하여 이 점을 지적하여 선행의장들의 정면도·사시도 외의 다른 방향에서 본 모양이 나타난 사진이나 실물 등을 제출·보정하는 등의 방법으로 선행의장들의 모양이 전체적으로 파악이 가능하도록 보충할 기회를 주어야 하고, 더구나 이 사건 심판절차에서 선행의장들이 이 사건 등록의장과 유사하다는 판단을 받은 바 있는 피고들로서는 선행의장들이 대비가 불가능할 정도로 특정되지 않았다는 점을 전혀 예측하지 못할 상황이었을 것이므로, 원심법원으로서는 변론기일에 이러한 점에 대하여 피고들에 대하여 질문 내지 석명을 하였어야 할 것이고 한편, 의장은 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말하므로, 그 외관이 아닌 혁대의 내부에 패드를 집어넣었는지 여부 및 패드를 집어넣은 후 가공한 후의 단면도의 모양은 의장의 유사 여부 판단에 있어 고려할 사항은 아니라 할 것이다.
따라서 피고들이 제2차 변론기일에 선행의장들이 게재된 을 5호증 내지 을 11호증을 제출하자 아무런 조치를 취하지 아니한 채 바로 결심하여, 선행의장들이 제대로 파악되지 않아 특정할 수 없다는 이유로 그 유사 여부 판단에 나아가지 아니한 원심은, 그 심리를 다하지 아니하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다. ..."
판결의 효력
대법원 2002. 6. 14, 2000후3365
참고자료
특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사 2006.
