출원경과금반언의 원칙
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목차 |
서론
균등론과 출원경과금반언
균등론
특허발명의 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다(구 특허법 제57조 참조). 다만 특허발명의 보호범위를 특허청구범위의 문언 그대로 확정하여 적용하면 불합리한 결과가 생길 수 있으므로 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 공시되는 특허발명의 보호범위를 신뢰하는 일반 공중의 이익을 해하는 일이 없도록 배려하면서 특허발명의 적절한 보호를 도모하기 위하여, 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없을 것' 등을 비롯한 3.의 나. (1)항에서 기재한 요건을 갖추는 경우에 한하여 특허발명의 보호범위를 문언 그대로의 기재보다 확장하여 균등물도 해당하는 것으로 해석하는 것이다. (특허법원 2000허6158)
(가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다. (대법원 2000. 7. 28, 97후2200)
출원경과금반언
"... 그렇다면 출원인 스스로 전제부의 기재사항인 "등받이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 하는 구성"을 공지의 기술로 한정한 것이라고 하겠고, 나아가 다시 특징부에서 위 안내부를 "한쌍의 롤러"로 한정한 것은 출원인이 이와 균등관계에 있는 구성에 대해서는 그 군리범위를 주장하지 않겠다는 취지로 볼 것이므로, 결국 출원경과금반언의 원칙상 등받이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 함에 있어서 그 안내부를 (확인대상고안과 같은) 슬라이드관으로 구성하는 것은 이 사건 등록고안의 출원인이 의식적으로 그 보호범위로부터 제외한 것으로 봄이 상당하여, 확인대상고안의 슬라이드관은 이 사건 등록고안 제1항의 롤러의 균등물이 될 수 없다" (대법원 2002. 6. 14, 2000후2712)
출원경과금반언의 적용범위
신규성과 진보성을 극복하기 위한 보정
대법원 2003. 12. 12, 2002후2181
이 사건 특허발명과 (가)호 발명은, 부직포의 재료인 합성사의 굵기, 부직포를 열 압착 구성하는 수단, 부직포에 폭과 간격이 동일하게 엠보싱 처리를 하는 구성이 동일하고, 부직포 두께에 있어서 이 사건 특허발명은 '약 0.8∼1.5mm 정도'인데 (가)호 발명은 0.1∼0.79mm로서 미세한 차이가 있으나 이는 부직포의 제조과정에서 나타날 수 있는 오차 범위 내에 해당하며, 다만 엠보싱 형성 위치에 있어서 이 사건 특허발명은 부직포의 표면과 이면의 동일한 위치에 형성하는 반면, (가)호 발명은 그 일면에만 형성하는 점에서 차이가 있으나, 피고가 이 사건 특허발명의 출원시에 단순히 '엠보싱 가공을 한 부직포'를 그 특허청구범위로 기재하였다가 특허청으로부터 '부직포의 일면 또는 양면에 엠보싱을 하는 기술'이 이미 공지되었다는 이유로 거절이유 통지를 받자 '부직포에 처리되는 엠보싱을 표면과 이면의 양측 동일한 위치에 형성되게 하는 구성'만을 특허청구범위로 기재한 보정서를 제출하여 이 사건 특허를 받은 것이므로, 이 사건 특허발명의 권리범위는 위와 같이 한정된다고 할 것이어서, 출원경과 금반언의 원칙상 부직포 일면에만 엠보싱을 형성한 (가)호 발명에 대하여는 이 사건 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다는 취지로 판단하였다.
기재불비를 극복하기 위한 보정
강기중(대법원판례해설 제43호 2002년 하반기, 지적재산소송실무 232면 재인용)
"명세서가 소정의 기재요건을 구비하지 못한 경우도 특허법에서 규정한 거절결정의 사유가 되거나 이미 등록된 특허의 무효사유가 되는 것이고, 명세서를 보정하는 목적 내지 동기 또한 그 발명의 신규성, 진보성의 결여를 치유하기 위한 경우이거나 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위한 경우이거나 양자 모두 출원된 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서는 차이가 없으며, 나아가 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위해 출원인이 의식적으로 특허청구범위를 삭제 내지는 감축하였다고 하여도 제외된 부분에 대해서 출원인은 특허받을 의사를 포기한 것이 명백한 것이고, 이와 같은 출원경과를 본 제3자는 출원인에 의해 의식적으로 제외된 부분에 대해서 제3자가 자유롭게 사용할 수 있는 공중의 자산으로 인식할 것이 명백하다는 이유로, 명세서 기재불비의 이유에 대한 보정이 실질적인 의미의 변화 없이 불명료한 부분을 명확하게 하기 위한 것에 지나지 않는 "표면적인 것"이 아닌 한, 명세서 기재불비의 이유에 대한 보정이 더 나은 설명을 위한 목적이라고 하여도 특허청구범위를 감축,삭제시키는 경우에는 금반언이 적용되어야 한다"
외국판례
대판고재 2000. 3. 29. 평6(에)3292
Warner-Jenkinson
Festo
우리나라
특허법원 2000허6158
그런데 출원한 발명이 신규성, 진보성을 구비하지 못한 경우 뿐만 아니라 그 특허출원서에 첨부한 명세서가 구 특허법 제8조 제3항 및 제4항 소정의 기재요건을 구비하지 못한 경우는 모두 거절사정의 사유가 되거나 이미 등록된 특허의 무효사유가 된다는 것을 감안하면(구 특허법 제69조 제1항 제1호, 제82조 제1항 제1호 참조), 명세서를 보정하는 목적 내지 동기는 그 발명의 신규성, 진보성을 좌우하는 선행 기술을 회피하기 위한 경우이거나 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위한 경우이거나 가리지 않고 출원한 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서 차이가 없으며, 출원 과정에서 심사관의 거절이유 통지에 따라 제출된 보정서 등에 의하여 당해 특허청구범위의 구성요건을 좁게 한정하였다면 출원인은 심사관의 부당한 거절이유 통지에 대하여 의견서를 제출하고 그래도 거절사정이 될 경우에는 이에 대한 심판청구, 제소 등의 불복절차로 다툴 수 있음에도 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 절차적 권리를 포기한 것이므로 그 후로는 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다. 또한 이러한 측면에서 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 경우 균등물로 볼 수 없다는 소극적 요건을 특허성과 관련되고, 선행 기술에 의하여 부정되는 것을 회피하기 위한 보정에 한정하여 적용하여야 할 논리적 필연성은 없다 할 것이다.
특허법원 2000.12.15, 98허8243 "에리트로포이에틴(EPO)의 제조방법"
법원은 "피고는 위에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명에 대하여 특허를 취득하기 위하여, 최초 출원공고된 특허청구범위 제1항은 출원 전 공개된 간행물(갑10)에 의하여 공지된 내용과 동일하여 특정 DNA 염기서열로 감축하였음을 알 수 있고, 위 갑10과 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항을 대비하여 보면, 모두 인간 EPO 게놈 유전자를 분리하여 발현벡터에 삽입하여 발현한 것으로서 동일하여, 이 사건 특허발명은 위 갑10과 대비하여 신규성 또는 진보성이 없다는 이유로 거절될 수 있었으므로(유전자 염기서열을 특정하지 않은 특허청구범위 제1항은 그 발명사상이 위 갑10에 그대로 공지된 것이므로 비록 갑10이 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 구체적으로 개시하고 있지 않지만 그 발명사상이 공지된 경우에는 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 판단될 가능성이 크다고 할 것이다.), 특허청구범위 제1항에 대한 보정은 이러한 거절사유를 해소하기 위한 것으로 보아야 할 것이고, 단순히 기재불비의 문제를 해소하기 위한 것이라고 할 수 없다.
등록 후 특허청구범위의 정정
대법원 2004. 11. 26, 2002후2105
"... 이 사건 제1항 발명의 정정 전의 제1구동부의 구성은 간행물 4 게재 발명의 받침대를 회전시키는 구성, 원고 실시발명의 제1구동부의 구성, 정정 후의 이 사건 제1항 발명ㅈ의 제1구동부의 구성을 모두 포함하는 개념이었는데 피고가 이 사건 특허발명에 대한 무효심판절차에서 공지기술로 제시된 간행물 4게재 발명의 받침대를 회전시키는 구성과 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성을 차별화하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성을 정정에 의하여 위에서 본 바와 같은 구성으로 구체적으로 특정하였고, 원고 실시발명의 제1구동부의 구성은 위와 같은 정정절차에 의하여 제외된 구동장치에 속하는 것이므로, 피고가 위 정정이 있은 후에 원고 실시발명의 제1구동부의 구성이 정정된 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성과 균등관계에 있다는 이유로 원고 실시발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 법리에 의하여 허용되지 아니한다..."
대법원 2004. 11. 26. 선고 2003다1564
가. 명칭이 "컷팅블레이드의 절곡장치"인 이 사건 특허발명(특허번호 제182069호)의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)의 제1구동부는 "회전축과 회전축에 고정된 제1치형부, 절곡용회전체의 외주연에 형성된 제2치형부 및 서보모터(M)로 이루어져 제1치형부와 제2치형부가 서로 맞물리도록(치합, 치합)" 되어 있고, 채무자가 실시하는 발명(이하 '채무자 실시 발명'이라 한다)의 제1구동부는 "회전축과, 회전축의 양단 부분에 고착 설치된 제1치형부와, 한 쌍의 절곡용회전체의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부와, 제1치형부와 제2치형부 사이에 결합되는 타이밍벨트와, 회전축에 동력을 제공하는 서보모터(M)"로 이루어져 있는바, 이 사건 제1항 발명의 제1구동부는 제1치형부와 제2치형부가 직접 치합하는 구성인 데 비해 채무자 실시 발명은 제1치형부와 제2치형부가 일정 거리 떨어져 타이밍벨트로 연결되는 구성인 점에서 차이가 있다. 나. 다만, 위와 같은 차이는 위 각 제1구동부의 구성이 해결하려는 과제가 동일하고 위 각 제1구동부가 나타내는 작용효과도 동일하며, 기어를 맞물려 동력을 전달시키는 구성이나 타이밍벨트를 이용하여 동력을 전달하는 구성은 모두 이 사건 특허발명의 출원 전부터 각 기술분야에서 흔히 사용되어 오던 동력전달방식으로서 이 사건 제1항 발명과 같은 동력전달방식을 채무자 실시 발명의 타이밍벨트에 의한 동력전달방식으로 상호 치환하는 것은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 용이한 일로서 자명한 것이므로 결국 양 구성은 균등수단이라고 할 것이다. 그러나 이 사건 특허발명의 출원 및 등록 당시의 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성은 "절곡용회전체를 회전구동하기 위한 제1구동부"라고만 되어 있다가, 채무자 회사의 대표이사인 박홍순에 의하여 제기된 이 사건 특허발명에 대한 무효심판절차에서 그 무효의 증거로 일본국 공개특허공보 1987181835호에 기재된 '띠판 재료 벤딩장치'에 관한 발명(이하 '간행물 4 게재 발명'이라 한다)이 개시된 소 을 제85호증의 3이 제출되자 채권자 송병준의 정정심판청구에 따라 현재와 같이 "절곡용회전체를 회전구동하기 위한 회전축과 회전축에 고착 설치된 제1치형부와 제1치형부와 치합 작동되게 결합하는 한 쌍의 절곡용회전체의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부와 회전축에 동력을 제공하는 서보모터(M)로 이루어진 제1구동부"로 한정하는 내용으로 정정되었는바, 간행물 4 게재 발명의 받침대를 회전시키는 수단은 "상하 받침대에 각각 형성된 기어와 유압실린더에 연결된 래크 및 유압실린더로 이루어져 기어와 래크가 서로 맞물리도록" 되어 있는 구성으로서 문언적으로 보아도 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성의 범위에 포함되는 것이고, 채권자 송병준이 정정심판을 청구하게 된 경위에 비추어 보면 채권자 송병준의 이 사건 제1항 발명에 대한 위와 같은 한정은 이 사건 제1항 발명이 간행물 4 게재 발명에 의하여 무효로 되는 것을 피하기 위하여 의식적으로 한정한 것으로 보이므로, 채권자 송병준이 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 권리를 포기한 것으로서 그 후로는 금반언의 원칙에 의하여 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다고 할 것이므로, 채권자들은 이 사건 제1항 발명의 회전축, 제1, 2치형부 및 서보모터로 이루어진 구성 이외의 구성에 대하여 위 구성의 균등물임을 내세워 채무자 실시 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.
의견서 등의 제출
특허법원 2002. 7. 26, 2002허635 "유압 써레 장치"
출원경과금반언 적용의 효과
absolute(complete) bar v. flexible bar
Festo(연방대법원)
출원시에 그러한 균등물을 예측할 수 없는 것이었다든가, 보정을 한 이유가 균등물과 아주 미미한 관련성만을 갖는 경우 등
판례
대법원 2002. 9. 6, 2001후171
"삭제 전의 특허청구범위 제2항의 내용을 제1항에 결합시킴으로써 EPO를 제조하는 방법을 DNA 서열로써 더욱 특정한 것이라는 취지로 진술하고 있는 사실 및 실제로 인▽발명에는 보정에 의하여 추가된 DNA 서열과 직접 연관지을 만한 내용이 나타나 있지도 않은 사실이 인정되므로 원고가 특허청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기는 어렵고 달리 이와 같이 인정할 만한 자료가 없음에도 불구하고, 원심이 정정된 특허청구범위 제1항이 삭제된 특허청구범위 제2항의 내용을 포함시킴에 있어 제2항의 기재 내용 중 "일부"를 제외하였다는 사정만을 내세워 그 판시와 같은 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 균등관계에 있음에도 불구하고 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 균등물과 출원경과금반언의 관계에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고"
입증책임
특허법원 2000.12.15, 98허8243 "에리트로포이에틴(EPO)의 제조방법"
소극적 권리범위확인심판의 피고는 "이 사건 특허발명의 권리범위를 해석함에 있어서 금반언의 원칙을 적용하기 위하여는 피고가 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 보정하고자 하는 진정한 의도가 어디에 있었는지를 검토하여야 할 것인바, 이 사건 특허발명에 대한 이의신청 과정에서 특허청구범위를 보정한 것은 불명확한 부분을 명확히 하고자 한 것으로 신규성 내지 진보성 판단과는 관계가 없고, 이 사건 특허발명에서 유전자를 그 염기서열로 표시하는 것은 국내 특허심사기준을 고려하여 정정한 것으로 기재방식에 관한 것이지 특허성 문제에 관한 것이 아니며, 원고는 보정 전 특허청구범위에서 "일부"만 사용하는 것을 의식적으로 제외시켰으므로, 염기서열의 일부를 사용하는 것은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 것이라고 주장하고 있으나, 이 사건 특허발명과 같은 유전공학기술을 이용한 단백질 제조방법에 있어서 출발물질에 해당하는 유전자는 그 유전자로부터 유래되고 완전한 형태의 목적 단백질을 암호하는 DNA 단편까지를 의미하는 것이라는 점은 특허청구범위 해석상 명확한 것이지만, "일부"라는 표현이 이와 같은 동일성 내지 균등의 범주내의 DNA 단편뿐만 아니라 목적 단백질 획득이라는 최소한의 기능도 수행할 수 없는 무의미한 DNA 단편들까지도 특허청구하고 있는 듯이 해석되어 불명확해지는 문제점이 있을 수 있어 "일부"라는 표현을 삭제한 것으로 동일성 내지 균등의 범주내의 DNA 단편까지를 의식적으로 제외한 것이 아니다. 따라서 이 사건 특허발명의 권리범위를 해석함에 있어서 금반언의 원칙을 적용할 수 없다."고 주장하였다.
결론
Draft of the Patent Law Treaty Article 21 (2) Equivalents
