권리범위심결취소소송의 소의 이익
From ITnLAW
목차 |
특허법원 '08.10.10. 선고 2008허6406 판결(상고중, 2008후4486)
1.사실관계
민사 침해소송은 상표 등록 제290748호 및 제522414호를 근거로 하여 제기되었고, 각 등록상표에 대한 권리범위심판이 전자에 대해서는 07당719 사건, 후자에 대해서는 07당720 사건으로 청구되었다. 양 심결에서는 모두 속한다고 심결하였고 모두 특허법원에 각각 2008허5779 및 2008허6406 사건으로 제소되었다. 두 권리범위 확인 심판에서의 쟁점은 공통적으로 핫윙이 매운 닭날개 튀김의 보통명칭인가의 여부였다. 수원지법에서는 보통명칭으로 봐서 무속한다고 판단하였고, 특허법원 2008허5779 사건(제4부)에서는 보통명칭이 아니라고 봐서 속한다고 판단하였으며, 2008허6406사건 (제1부)에서는 소의 이익을 부정하였다. 동일한 사안에 대해서 3개 재판부가 모두 다르게 판단하였다.
날짜 경과 06. 7. 11. 수원지법 06가합12384 제소 07. 3. 21. 권리범위확인심판청구(07당720) 08. 4. 28. 권리범위심결(속한다) 08. 5. 20. 심결취소소송제기(2008허6404) 08. 7. 25. 수원지법 판결(무속한다) 08. 9. 4. 서울고법 항소(08나79625) 08. 10. 10. 심결취소소송 소각하 판결
2.판결요지
상표권의 권리범위확인심판은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 대비대상 상표와의 관계에서 당해 등록상표의 효력이 미치는 범위에 관하여 현실적인 다툼이 계속되고 있고, 동일한 심판 대상에 대하여 가장 유효·적절한 분쟁해결수단인 침해금지청구나 손해배상청구와 같은 민사 본안소송의 판결이 내려지기 전에 그 권리범위의 속부를 확정할 실익이 있는 경우에 확인의 이익이 있다 할 것이고, 만약 이와 달리 당사자 사이에 현실적인 다툼이 없거나, 그 다툼을 해결하기 위한 가장 유효·적절한 분쟁해결 수단인 민사 본안소송이 먼저 제기되어 이미 판결까지 선고되었고, 그 과정에서 전문 국가기관의 공적 판단인 권리범위확인심판의 심결이 먼저 내려져 위 본안판결에 고려될 수 있었던 사정까지 있었다면, 계속 중인 위 본안판결의 상소절차를 통하여 분쟁을 해결하는 것이 가장 유효·적절한 수단이 될 뿐, 굳이 위 심결의 취소소송을 통하여 위 분쟁해결의 중간적 수단에 불과한 심결의 당부를 확정할 실익은 없다고 봄이 상당하다.
다른 취지의 특허법원 판결(99.11.25. 선고 99허413 판결)
1.사실관계
침해1심에서 속한다고 판단한 이후에 침해2심으로 불복하여 계류중, 권리범위심판이 청구되어 특허심판원이 속한다는 취지의 심결을 함. 이에 특허법원에 심결취소소송을 제기되었고 심결취소소송 진행중 침해2심에서는 속한다고 판단함. 그 후에 특허법원에서는 속하지 않는다고 판결함. 이에 침해소송과 심결취소소송이 모두 대법원에 상고된 상태에서 대법원은 특허법원의 속하지 않는다는 판단대로 침해2심 판결을 파기하고, 심결취소소송의 상고를 기각함.
날짜 경과 97. 11. 21. 서울지법 96가합34035 판결(속한다) 98. 2. 9. 권리범위확인심판청구(98당125) 98. 11. 30. 권리범위심결(속한다) 99. 5. 19. 서울고법 98나3841 판결 항소기각(속한다) 99. 11. 25. 권리범위심결취소소송(99허413) 판결(무속한다) 01. 12. 24. 대법원 99다31513 파기환송, 대법원 99후2983 상고기각
즉, 권리범위 심결이 침해2심에서 참고된 상황에서 심결취소소송의 소의 이익이 문제되었음.
2.특허법원에서 소의 이익을 문제 삼은 당사자의 주장
이 건에 대해서는 민사소송이 제기되어 서울고법에서 이건 발명의 권리범위에 속한다는 판결이 있었고 현재 대법원에 상고중인 상태인바, 이와 같이 통상적인 재판절차를 밟아 사실심의 최종심인 고등법원에서 판결이 난 상태에서는 권리범위심판을 통하여 침해 여부를 확인할 이익이 없다고 보아야 할 것이므로 이건 소는 소의 이익이 없는 부적법한 소로서 각하되어야 한다. 당시 피고측의 본안전 항변이었음.
3.특허법원의 판단
권리범위확인 심판을 청구하고 그 심결에 불복하여 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하는 것은 특허법에 근거한 것으로서 심판청구의 이익이나 소의 이익을 부정할 수는 없다 할 것이고, 피고의 주장에 의하더라도, 원·피고간의 이건 발명에 관한 특허침해소송에서 고등법원까지 판결이 있었을 뿐 대법원에 상고심이 계류중에 있으므로 이와 같이 특허침해소송의 판결이 아직 확정되지 아니한 이상 이건 권리범위확인심판과 심결취소소송을 제기할 이익이 없다 할수 없어 이에 관한 피고의 주장은 이유 없다. 당시 재판장은 현재 박일환 대법관임.
4.대법원의 판단(99후2983)
소의 이익을 문제 삼은 피고 측이 상고를 하였으나, 대법원 판결에서는 소의 이익에 대해서 아무런 설시를 하지 않고 특허법원 판결이 정당하다고 하여 본안을 살피고 상고기각을 하였음. 소의 이익은 직권조사사항으로써 설사 상고인이 상고이유로 주장하지 않았다 하더라도 문제가 있었다면 대법원에서 원심판결을 파기하고 이 사건 소를 각하하는 파기자판 소각하를 하였을 터인데 아무런 설시 없이 본안 판결을 한 것으로 보아, 소의 이익을 부정하지 않는 것으로 보임.
다른 분야에서의 유사 사례
1.부당 해고 구제 절차
근로자가 사용자로부터 부당해고를 당하면 지방노동위원회 및 중앙노동위원회에 부당해고 구제 재심판정을 청구할 수 있고, 중앙노동위원회의 재심판정에 불복하여 행정소송을 제기할 수 있다. 또한, 별개로 근로자는 사용자를 상대로 민사소송으로써 해고무효확인소송을 제기하여 다툴 수도 있다.
2.행정소송과 민사소송의 중첩 문제
대법원 1992. 7. 28. 선고 92누6099 판결에 의하면 "근로기준법 제27조의 3의 규정에 의하여 사용자의 근로자에 대한 해고가 정당한 이유가 없음을 이유로 구제신청을 하여 구제절차가 진행 중에 근로자가 별도로 사용자를 상대로 같은 사유로 해고무효확인청구의 소를 제기하였다가 청구가 이유 없다 하여 기각판결을 선고받아 확정되었다면, 부당해고가 아니라는 점은 이미 확정되어 더 이상 구제절차를 유지할 필요가 없게 되었으므로 구제이익이 소멸한 것으로 보아야 할 것이다.”와 같이 판시하고 있다. 같은 취지로 대법원 92. 11. 24. 92누9766 판결, 대법원 2004. 9. 13. 선고 2004두5126 판결
이는 민사소송인 해고무효확인소송에서 청구기각 판결이 확정되면 부당해고가 아니라는 점이 확정되었으므로, 부당해고를 전제로 중앙노동위원회는 부당해고라 하여 구제명령을 발할 수 없으므로 이에 대한 취소소송은 소의 이익이 없다는 것이다.
대상 판결에 대한 논의점
① 일단, 우선 임시의 지위를 정하는 가처분과 같은 신청사건은 권리범위심결의 취소소송에 아무런 영향을 미칠 수 없다.
② 침해소송여부에 관계 없이 권리범위확인심결에 대한 취소소송은 특허법에 근거한 것이므로 소의 이익이 없다 할 수 없고, 가사 영향을 미친다 하여도 침해소송에서 침해라고 확정이 된 것을 전제로 한 상태에서나 사안별로 소의 이익을 문제 삼을 수 있다. 즉, 침해소송이 진행중이면 권리범위심결이 침해소송의 한 심급에서 참고되었다 하여 이의 심결취소소송의 소의 이익을 부정할 수는 없다.
③ 그리고 침해소송의 확정된 것을 전제로 한 경우에 소의 이익이 문제가 된다고 하여도 침해소송에서 비침해로 확정이 될 경우에는 권리범위확인심결에 대한 취소소송의 소의 이익은 침해소송의 사안을 살펴봐야 한다. 권리범위확인심판에서 선사용권의 항변과 같은 실시권의 항변은 대법원 74. 8. 30. 선고 73후8 판결에 의하면 침해소송에서 논할 것이지 권리범위심판에서 논할 대상이 아니라고 하고 있다. 즉, 권리범위에는 속하지만 적법한 실시권한이 있다는 점 때문에 침해가 아닐 수도 있기 때문이다.
④ 또한, 소극적 권리범위확인 심판에서는 확인대상발명이 침해소송에서의 침해대상물과 다를 경우도 존재하기 때문에 이러한 경우는 특허·실용신안 사건에서 많이 발생한다. 이러한 경우라면 침해소송의 확정여부에 관계없이 심결취소소송의 소의 이익은 존재한다.
- 2008허6406 판결은 현재 대법원에 상고되어 있는데, 권리범위확인심판을 불복이 불가능한 일본의 판정제도와 같은 효과를 가지게 하려는 판결이다. 그러나 특허법원 99허413 판결의 논리에 대한 상고심에서 소의 이익을 문제 삼지 아니한 점 및 부당해고 절차에서의 행정소송의 소의 이익은 민사소송이 확정되었을 때에나 논할 수 있다는 점을 고려할 때 특허법원 원심판결은 타당하지 않다고 사료된다. 그리고 침해소송이 확정되면 권리범위심결 취소소송의 소의 이익이 없다고 판단할 수도 있으나 이러한 판단은 침해소송에 권리범위심결이 핵심 역할을 하게 한다는 권리범위확인심판의 역할에 큰 문제를 야기하지 않는다. 현실적으로 침해소송이 끝났는데 특허법원으로 권리범위심결에 대해 소로서 다투는 절차를 계속할 의지가 당사자 간에는 없기 때문이다.
권리범위확인 심판의 법적 성질
권리범위 확인 심결이 확정되었을 때, 심결의 내용이 민사소송에 구속력을 가지는가의 문제이다. 권리범위 심결이 침해소송에 구속력을 가지는 구성요건적 효력을 가진다면 권리범위 심결에 대한 취소소송의 소의 이익은 전혀 문제를 삼을 수가 없다.
침해법원에서 권리범위 심결의 구속력을 부정하는 이유로는 첫째, 명문의 규정도 없이 권리범위 심결에 대한 형성적 효력을 인정할 수 없고, 둘째, 특허권의 침해 해석은 사법부의 관할인데 행정부에서 이를 처리하는 것이 문제라는 것이고, 셋째는 권리범위심결이 설령 특허법원으로 제소되어 특허법원에서 판단을 한다고 하여도 특허법원에서는 심결의 위법성을 판단하여 심결을 취소하는 형식을 취하지 권리범위라는 법률관계에 대해서 직접 주문에 판단을 하지 않기 때문에 침해소송에 기판력이 미치지 못하여 구속력을 인정할 수 없다는 것이다.
권리범위심결의 형성적 효력에 대해서는 특허법 제181조제1항을 보면 권리범위에 무속한다는 심결이 확정된 이후에 선의 수입 또는 국내에 생산한 물건에 대해서는 추후 재심으로 무속한다는 심결이 번복되어 속한다고 되어도 특허권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있다. 이는 권리범위 심결이 분명히 특허권의 효력에 직접적으로 또한 대세적으로 영향을 미친다는 것을 전제로 하는 것이다. 따라서 권리범위심결의 형성적 효력을 특허법에서는 이미 규정한 것이 아닐까 생각된다.
그리고 가사 침해법원에 권리범위 심결에 대해 형성적인 구성요건적 효력을 인정될 수 없다 하여도 앞서 논의한 바와 같이 권리범위심결에 대한 취소소송의 소의 이익은 최소한 침해소송이 확정되지 아니한 이상 이를 부정할 수는 없다고 생각된다.
- 대한변리사회 특허와상표 '09. 2. 20. 게재
