공유특허권의 활용방안

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공유자 1인에 의한 심결취소소송청구의 가부

• 공유자 중 1인에 의한 심결취소소송을 심판절차에 준하여 고유필수적 공동소송으로 볼 것인지, 아니면 보존행위로 볼 것인지의 문제

공유자 중 1인의 청구는 부적법하다는 견해

• 공유자 전원에 대하여 획일적으로 확정되어야 한다는 점
• 합유에 준하여 보아야 한다는 점

공유자 중 1인의 청구가 적법하다는 견해

• 조합재산에 있어서의 합유와 같이 공동목적이 존재하지 않고, 다만 특허권이라는 무체재산의 특수성에서 기인한 것이므로 그 성질은 민법상의 공유
• 1인에 의한 심결취소소송을 긍정하더라도 다른 공유자에게 부당한 결과를 가져오지 않음
• 소제기에 있어서 다른 공유자의 협력을 얻을 수 없는 경우
• 지분 양도를 받고도 그 사이 이전 등록을 하지 못한 경우

법원의 견해

• 특허법원 : 소송의 목적이 공유자 전원에게 합일적으로 확정될 필요가 있기 때문에 고유필요적 공동소송으로 보아 공유자 전원이 공동으로 제기하여야 한다고 해석함이 상당, 공동소송인 중 일부가 탈루한 경우제1심 변론종결시까지 원고의 신청에 의해 결정으로 원고 또는 피고의 추가를 허가, 변론종결전에 지분권을 원고에게 모두 양도하고 권리이전등록을 마친 경우 원고적격의 흠결이 치유.

• 대법원 : 상표권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 상표권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 상표법에 상표권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 상표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 수 있음... 공유자 1인이 소제기한 경우에도 합일확정의 요청에 반하거나 다른 공유자의 권리를 해하지 아니하는 반면, 공유자 전원이 제기해야 한다면 합일확정의 요청은 이룰지언정, 공유자 1인이 소재불명이나 파산 등으로 송의 제기에 협력할 수 없는 경우 또는 이해관계가 달라 의도적으로 협력하지 않는 경우에는 부당한 결과에 이르게 됨. 따라서 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고... 보존행위로서 이 사건 심결취소소송을 제기할 수 있을 것이다.

심판에서의 공유특허 적격문제

• 청구인의 입장 : 공동특허권인데 특허권자중 1인만이 적극적권리범위심판을 청구한 경우에는 특허법 제139조에 의해 부적법한 심판청구로서 심결각하됨.(나중에 청구인 추가를 해도 심판청구 요지변경으로 인정되지 않음) 공동출원인의 경우에는 거절결정되어 거절불복심판청구시 일부만이 심판청구하면 역시 특허법 제139조에 의해 부적법한 심판청구로 심결각하됨(역시 청구인 추가 인정되지 않음). 단, 불복심판청구기간 30일내에 누락된 출원인을 추가하는 것은 심판경제를 고려하여 적법한것으로서 대법원 판례에 의해 인정됨.
• 피청구인의 입장 : 심판청구인이 공동특허권을 상대로 심판청구시(무효심판 및 소극적권리범위확인심판등)에는 피청구인을 공동특허권자 모두로 특정해야 하나(특허법 제139조) 실수로 일부만 특정한 경우; 피청구인 추가가 심판청구 요지변경이 되어 허용되지 않는가에 대해서가 논란이 되고 있음.(실무는 요지변경으로 보아서 피청구인 추가를 허용하지 않아 부적법한 심판청구로 하고 있으나, 이에 대해 특허법원에 제소하여 판단 받은 사례가 없음. 심판청구 다시 하면 되므로 굳이 시간과 경비를 들여 특허법원까지 갈 현실적 이유가 없음)

심결취소소송에서의 공유특허 적격문제

• 원고의 입장 : 불리한 심결을 받아 공동특허권자가 특허법원에 제소를 해야 하는데, 일부만이 원고가 되어 제소를 하면? 현재 당사자계소송은 보존행위설에 따라 적법한 제소로 보고 있음. 이는 제소기간이 각각 심결문은 송달받은 날로부터 개별적으로 진행되는 것을 의미함.(일부 제소가 적법하므로 소송도중 다른 공유자가 원고로 추가되는것은 허용되지 아니함. 원고 추가는 고유필수적 공동소송에서만 가능함)그러나 결정계소송은 아직까지 판례가 없으나 일본 최고재판결에서는 모두 제소해야 적법하다는 고유필수적 공동소송으로 보고 있음.(일반적인 고유필수적 공동소송에서는 변론종결전까지 원고추가 신청을 통해 하자를 치유할수 있는데,제소기간이 정해져 있는 심결취소소송에서도 적용되는지 여부에 대해 논란이 됨.)
• 피고의 입장 : 공동특허권자가 심판에서 승소하고, 공동특허권자의 심판 상대방이 공동특허권자를 상대로 심결취소소송을 제소했는데, 일부만을 피고로 특정해서 제소했다면? 특허법언 2004허4693 판결에서 공동특허권자를 상대로 심결취소소송제기할때 모두를 피고로 해야 한다고 판시하여 고유필수적공동소송을 택하였기 때문에, 추후에 나머지 공유자를 피고로 추가할수 있음
• 즉, 심결취소소송에서는 공동특허권의 입장에서 능동소송/수동소송의 여부와 당사자계소송인가 결정계소송인가에 따라 그 적격여부가 달라짐.

• 공동무효심판청구인의 경우 : 갑 특허권자를 상대로 을과 병이 공동으로 무효심판청구(07후1510사례에서는 을과 병의 심판을 병합심판한 것이 아니라, 처음부터 공동심판청구한 사안임) 하여, 무효심결이 내려진 상태에서 갑이 을만을 피고로 하여 제소한 경우 09. 5. 28. 선고 2007후1510판결에 따르면 을만을 피고로 특정하여 제소(심결취소소송에서 병을 추가시킬수는 없다고 판시함)하여도 병까지도 심결의 확정이 차단되는 것이라고 판시함. 이때 을과 병의 공동무효심판의 성질은 유사필수적공동심판이라고 함. "심판사건에서 패소한 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 공동심판청구인에 대하여 모두 확정이 차단된다고 할 것이며, 이 경우 그 제소기간의 도과로 심결 중 취소소송이 제기되지 않은 공동심판청구인에 대한 부분만이 그대로 분리 확정되었다고 할 수 없다."

산학공동연구과정에서의 공유특허문제

• 권리의 귀속형태

특허받을 권리는 원시적으로 발명자에게 발생함. 발명자가 특허받을 권리를 양도하면 양수인이 출원인이 되어 출원후 등록되어 특허권이 발생함. 공동발명인 경우에는 특허받을 권리는 공동발명자들이 공유하며 타방의 동의없이 자신의 권리를 타인에게 양도할수 없음. 즉 공동발명인 경우에는 공동발명자 명의 모두로 출원을 하던가 아니면 공동발명자 모두 합의된 상태에서 특허받을 권리를 일부/전부 양도후 양수인의 명의로서 출원해야 적법함. 발명자는 실제 발명하는데에 기술적으로 기여한자를 의미하는 것으로써, 자본을 대주었을뿐 실제 발명에 참가하지 않은자는 발명자가 아님. 아이디어를 실제상의 물건등으로 현실화하기 쉬운 기술이면 착상자만이 발명자가 되고, 현실화하는데 복잡한 과정을 거치거나 새로운 오류를 고치면서 최초 아이디어가 변경이 되는 어려운 기술이라면 최초 착상자 뿐만 아니라 현실화 과정에서 기여를 한자도 공동발명자의 지위를 가진다.

산학공동연구의 경우에서 발명자는 실제 연구한자와 행정/금전 지원등의 지원자를 구분해서 실제 연구한자만을 발명자로 인정해야 한다. 그리고 공동연구시에는 필수적으로 연구 결과물의 지적재산권에 귀속에 대한 약정이 들어가는데, 그 당시 정한 약정에 의해서 지재권을 가지기로 한자가 특허받을 권리를 발명자로부터 양수받는 형식이 된다. 문제는 공동발명을 해서 실제로 발명에 기여한 자가 있는데 그 사람이 전혀 배제된 상태에서 특허받을 권리가 타인에게 양도되어 출원후 등록된 경우라 하겠다. 이런 경우에는 해당 특허는 공동발명 출원 위배로 무효가 되고 만다. 따라서 공동발명에서는 실제 발명자 모두로부터 적법한 권리 양수를 받아야만 하는 것이 핵심이다. 하나라도 빠지면 특허법상 등록특허는 무효이다.

공동특허일 경우 권리자가 직접 실시할때는 타방 동의없이 각자 실시가능하나, 라이센스를 허여 내지 지분 양도시에는 반드시 다른 공유자의 동의를 얻어여만 한다.

• 비용의 부담
• 합리적인 보상
• 대학을 위한 안전장치
• 대학교수의 발명자 실적의 문제
• 기술이전의 범위